T.S.J.MADRID CON/AD SEC

Roj: STSJ MAD 13174/2011 Id Cendoj: 28079330022011101689 Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso Sede: Madrid Sección: 2 Nº de Recurso: 446/2008 Nº de Resolución: 1623/2011 Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO Ponente: FRANCISCO BOSCH BARBER Tipo de Resolución: Sentencia T.S.J.MADRID CON/AD SEC.2 MADRID SENTENCIA: 01623/2011 RECURSO 446/2008 SENTENCIA NÚMERO 1623 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SECCION SEGUNDA ----- Ilustrísimos Señores: Presidente: D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez. Magistrados: D. José Daniel Sanz Heredero Dª Elvira Adoración Rodríguez Martí D. Miguel Ángel García Alonso. D. Francisco Bosch Barber ------------------- En la Villa de Madrid, a veintisiete de octubre de dos mil once. Vistos por la Sala, constituida por los Señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos del recurso contencioso-administrativo número 446/2008, interpuesto por Hijos de Esperanza Vallina, S.L, representada por el Procurador D. Javier Ungría López, contra resolución, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de fecha 10 de diciembre de 2007, estimatoria de recurso de alzada, denegando el registro de la marca denominativa solicitada, frente a resolución de 3 de octubre de 2006, que concedió el registro de la citada marca, nº 2. 676.766, denominativa, Esperanza Vallina, en clase 29, a dicha solicitante. Han sido partes demandadas la Oficina Española de Patentes y Marcas, representada por el Abogado del Estado, y, como codemandada, la oponente Embutidos Vallina, S.A., representada por la Procuradora Dª María del Carmen Pérez Saavedra. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- Que previos los oportunos trámites, la parte recurrente formalizó su demanda mediante escrito de fecha 24 de septiembre de 2008, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho 1

que estimó pertinentes, terminó suplicando sentencia estimatoria del recurso interpuesto y las declaraciones correspondientes en relación con la actuación administrativa impugnada, y no solicitando el recibimiento a prueba del presente recurso. SEGUNDO.- Que asimismo se confirió traslado a la representación de la parte demandada, para contestación a la demanda, lo que se verificó por escrito, de fecha 27 de abril de 2009, en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró pertinentes, terminó suplicando el mantenimiento de la actuación administrativa recurrida; la parte codemandada, oponente a la marca solicitada y denegada, presentó contestación a la demanda en fecha 9 de junio de 2009, oponiéndose a la demanda e interesando su desestimación, así como el recibimiento del pleito a prueba, en caso de negarse la autenticidad y veracidad de los documentos aportados. TERCERO.- Que no habiéndose acordado el recibimiento del pleito a prueba, ni vista, por Auto de 8 de julio de 2009, se acordó tramite de conclusiones, que se llevo a efecto, reiterándose por las partes sus alegaciones, y se dejaron las actuaciones pendientes de señalamiento, señalándose para la votación y fallo del presente recurso el día 27 de octubre de 2011, a las 10 horas de su mañana, en que tuvo lugar. VISTOS.- Siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. Francisco Bosch Barber. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- El presente recurso contencioso-administrativo tiene por objeto la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de fecha 10 de diciembre de 2007, estimatoria de recurso de alzada, denegando el registro de la marca solicitada, frente a resolución, de 3 de octubre de 2006, que concedió a la solicitante el registro de la citada marca denominativa, nº 2.676.766, Esperanza Vallina, en clase 29 ; la resolución impugnada denegó el registro de la citada marca, en razón a la existencia de evidente similitud entre los signos confrontados, así como una manifiesta relación entre las áreas comerciales en las cuales despliegan sus efectos, siendo el termino Vallina uno de los principales en ambas, pudiendo inducir a riesgo de confusión y asociación en el mercado. SEGUNDO.- En la demanda se alega por la actora que no se cumplen los requisitos exigidos para que opere la prohibición del art. 6.1 de la Ley de Marcas, no existiendo riesgo de asociación y confusión entre la marca solicitada y la oponente, dado que el único elemento común es el termino Vallina, que es un apellido, y por ello no monopolizable, no existiendo identidad fonética ni denominativa, en un examen global entre los signos confrontados, además de las diferencias de tipo grafico, no pudiendo producir confusión en el mercado, e interesando la estimación de la demanda, concediendo el registro solicitado. El Abogado del Estado se opuso a la demanda, en razón a que, en una impresión de conjunto, la similitud entre las marcas confrontadas es clara, además de la relación aplicativa existente, que no garantizan su reciproca diferenciación, con riesgo de error o confusión en el mercado, y solicitando la desestimación de la demanda. La codemandada, en su contestación, hizo constar la existencia de una innegable semejanza grafica, fonética y conceptual entre los signos confrontados, además de distinguir idénticos productos y servicios de alimentación, clase 29, con análogos canales comerciales y de distribución, siendo de aplicación el art. 6.1.b de la Ley de Marcas, añadiendo que la solicitud de marca se efectuó con ausencia de buena fe y abuso del derecho, conociendo la existencia de las marcas anteriores Embutidos Vallina para los mismos productos, que es marca de prestigio en el mercado, con claro riesgo de asociación y confusión, e interesando la desestimación de la demanda. Se reiteraron las alegaciones en las conclusiones presentadas TERCERO.- De lo actuado en el expediente administrativo se desprende que en fecha 27 de octubre de 2005 la entidad Hijos de Esperanza Vallina, S.L. presentó solicitud, de registro de la marca denominativa Esperanza Vallina, con nº 2.676.766, para productos y servicios de la clase 29, carne, pescados, aves, caza, verduras, carnes y pescados en conserva, frutas, legumbres, huevos, leche, y aceites, entre otros, oponiéndose la mercantil Embutidos Vallina, S.A, como titular de cuatro marcas prioritarias, Vallina Embutidos, Embutidos Vallina, Embutidos Vallina y Vallina Embutidos el sabor de lo tradicional, en clases 29,39 y35, refiriendo absoluta identidad fonética y denominativa de los signos enfrentados, con el elemento principal Vallina, además de la identidad aplicativa, al proteger los mismos productos, de la clase 29, con claro riesgo de confusión y asociación, añadiendo que Dª Coral es miembro del Consejo de Administración de Embutidos Vallina,S.A., marca de prestigio a nivel nacional, siendo sus hijos los que crearon la sociedad solicitante de la marca impugnada, e interesando la denegación del registro solicitado; la solicitante contesto a la 2

oposición, alegando que, en un examen conjunto, los signos enfrentados son diferentes denominativa, gráfica y conceptualmente, al ser Vallina el único elemento común, no pudiendo monopolizarse los apellidos, y no cabiendo confusión alguna; en resolución de 3 de octubre de 2006 la Oficina Española de Patentes y Marcas concedió totalmente el registro de la marca solicitada, por diferencias en su conjunto fonético- denominativo, respecto de las 4 oponentes y por diferencias aplicativas, en las otras dos; Embutidos Vallina,S.A., interpuso recurso de alzada, reiterando sus alegaciones, de identidad fonética, conceptual y denominativa, siendo Vallina el elemento significativo, además de identidad aplicativa, al tratarse de productos que concurren en la misma área de mercado, con claro riesgo de asociación y confusión; y en fecha 10 de diciembre de 2007 la Oficina Española de Patentes y Marcas dictó resolución, estimatoria de la alzada, haciendo constar la existencia de evidente similitud entre los signos confrontados y una manifiesta relación entre las áreas comerciales, siendo Vallina el termino significativo, además de poder producir en el consumidor a pensar en un mismo origen empresarial, y sin garantizar su reciproca diferenciación, concurriendo por ello los presupuestos aplicativos del art. 6.1.b de la Ley de Marcas, y denegando el registro solicitado. CUARTO.- El párrafo 1 artículo 4 de la Ley 17/2.001, de 7 de diciembre, de Marcas define la marca como todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras; y añade en el párrafo 2 que "Tales signos podrán, en particular, ser: a) Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas. b) Las imágenes, figuras, símbolos y dibujos. c) Las letras, las cifras y sus combinaciones. d) Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su presentación. e) Los sonoros. f) Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores". Por su parte el artículo 6.1º de la citada Ley 17/2.001, de 7 de diciembre, de Marcas, establece que "No podrán registrarse como marcas los signos: a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos. b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior"; y añade el artículo 8 que "No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores". En un sentido parecido se pronunciaban los artículos 118 y 124 del Estatuto y los artículos 1 y 12 de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de Marcas. QUINTO.- Es desde la perspectiva del principio constitucional de "libertad de empresa en el marco de la economía de mercado" como debe orientarse la protección que a la inventiva e innovación industrial dispensa el Registro de la Propiedad Industrial, tanto para eliminar los obstáculos que indebidamente se opongan o frenen la libre iniciativa empresarial, como también para establecer un claro límite a tal iniciativa con base en las exigencias de la buena fe y de la libre y leal concurrencia, a fin de garantizar, en definitiva, la protección del consumidor evitándole los riesgos de error o confusión entre los productos amparados por las marcas, garantía que se fundamentará en la necesaria exigencia en las mismas de un signo o medio material que señale y distinga perfectamente de los similares los productos por aquéllas amparados, evitándose, también que con el parecido o semejanza con la denominación de otra marca pueda accederse al crédito o fama obtenida por la marca prioritaria - Sentencias del Tribunal Supremo de 31 marzo 1986 (RJ 1986\1164), de 23 julio y 26 diciembre 1988 (RJ 1988\6381 y RJ 1988\10058), y de 10 de octubre de 1.994 (RJ 1994\7505). SEXTO.- A ese doble peligro de confusión se refiere también la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de junio de 1.997 (RJ 1997\5072) cuando señala que "El sistema de protección registral de las marcas y en general de todas las modalidades de la propiedad industrial se bifurca en dos direcciones: por un lado, protege al titular de la marca para evitar los perjuicios que pueda sufrir por el aprovechamiento que puedan hacer otros del prestigio ganado para la marca legalmente registrada y conocida en el mercado; y por otro, a los consumidores, que necesitan protección para evitar la confusión que pueda producirse por la identidad o semejanza entre los mismos productos distorsionando la demanda al hacer que los consumidores o usuarios adquieran productos que no eran los que estaban en sus preferencias". SÉPTIMO.- Asimismo la citada jurisprudencia establece que, cuando las marcas en pugna, tratan de amparar productos incluidos en la misma Clase del Nomenclátor o existan fundamentales conexiones 3

aplicativas y de ámbitos comerciales, se está en el caso de ser más exigentes en la apreciación de las denominaciones y signos afines, lo que no sucede cuando los productos que las marcas tratan de amparar son totalmente dispares - Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de enero de 1.994 (RJ 1994\160)-. Asimismo se viene diciendo, en la referida jurisprudencia, que la apreciación de la semejanza fonética o gráfica, en las denominaciones o signos de las marcas enfrentadas, ha de hacerse partiendo de la impresión que en el oído o la visión producen las denominaciones o signos en cuestión a destinatarios de un general nivel cultural, y, no a través de aquilatados estudios etimológicos de los términos o signos que les componen; siempre analizados en su conjunto - Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de enero de 1.994 (RJ 1994\160)-. OCTAVO.- Ante la ausencia de reglas previas para determinar la existencia o no de semejanza capaz de crear error o confusión en el mercado, el Tribunal Supremo efectivamente ha tratado de establecer una serie de criterios o pautas, señalando que ostenta un lugar preferente el que con carácter directo propugna una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y, en su caso, gráfica, donde la estructura prevalezca sobre sus integrantes parciales, en una perspectiva cuyo aspecto más importante es el filológico, ya que tal composición global constituye el impacto verbal y visual inescindible, cuyo eventual parecido podrá producir la confusión que trata de prevenir la ley (criterio estructural); más también, ha configurado otros factores o pautas complementarias, como la necesidad de atender al significado o idea que evocan los distintivos enfrentados (criterio semántico); o ha matizado el propio criterio estructural cuando en los distintivos se utilizan prefijos o sufijos genéricos para negar la semejanza cuando el resto tiene diferencial suficiente" - Sentencias de 14, 21, 21 28, 28, de noviembre de 1.996 (RJ 8028, 8086, 8087, 8296, 8297) y de 4, 12, 19 y 19 de diciembre de 1996 (RJ 8934, 9155, 9272 y 9273)-. NOVENO.- Es claro que deben concurrir, acumulativamente por tanto, los tres requisitos o circunstancias exigidas por notoria jurisprudencia del Tribunal Supremo, entre ellas las sentencias de 22 de octubre de 2009, 27 de octubre de 2009, 31 de octubre de 2009 y 15 de enero de 1910, en recursos de casación 2458/08, 3138/08, 2576/08, 6040/08,y 1742/09, para la aplicación de la prohibición del art. 6.1 de la Ley de Marcas, es decir, que el nuevo signo resulte idéntico o semejante, desde el punto de vista fonético, gráfico o conceptual, con una marca anteriormente solicitada o registrada, que el nuevo signo trate de distinguir productos o servicios idénticos o similares a los que ya distingue la marca anteriormente registrada o solicitada, y que exista por ello un riesgo de asociación indebida o confusión para los destinatarios del signo, salvo supuestos de marca renombrada, que no es el caso. En el presente caso, debe estarse al contenido de la resolución impugnada y que constituye el objeto de este recurso; al respecto, examinados globalmente los signos confrontados, la Sala estima que existe una evidente identidad conceptual, fonética y denominativa entre los citados signos, por cuanto, del examen global de los signos confrontados se desprende que el termino Vallina, por cierto de notorio conocimiento en el mercado, es el elemento significativo de las marcas enfrentadas, y aunque se trate de un apellido, es común en toda la familia, y resulta obvio que puede inducir claramente a asociación de dichos signos como pertenecientes al mismo origen empresarial, y resultaría difícilmente posible que no se produjera error o confusión de los consumidores; por otra parte, es notorio que se trata de un conflicto de orden familiar, conociéndose sobradamente las marcas y signos de Embutidos VALLINA por la solicitante, por lo que el peligro de confusión y de asociación es claro, no existiendo notas diferenciales suficientes como para garantizar su reciproca diferenciación en el mercado, que es el mismo en las marcas en confrontación, por todo lo cual se cumplen acumulativamente los requisitos mencionados para la aplicación del art. 6.1.b de la Ley de Marcas, y procede la desestimación de la demanda. DÉCIMO.- No procede efectuar imposición de costas a la actora, por no apreciarse suficientemente temeridad o mala fe, conforme al art. 139.2 de la LJCA. Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación. F A L L A M O S Que debemos desestimar y desestimamos la demanda de recurso contencioso-administrativo interpuesta por el Procurador D.Javier Ungría López, en nombre y representación de la entidad Hijos de Esperanza Vallina, S.L., contra la resolución, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de 10 de diciembre de 2007, estimatoria de recurso de alzada interpuesto por la mercantil Embutidos Vallina,S.A., y denegatoria del registro de marca interesado, frente a resolución, de 3 de octubre de 2006, que había concedido el registro de la marca denominativa, nº 2.676.766, Esperanza Vallina, para servicios y productos de la clase 29, y 4

declaramos que dicha resolución de 10-12-07 es conforme a derecho; todo ello sin imposición a la actora de las costas procesales. Notifíquese la presente resolución a las partes en legal forma haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo que se deberá preparar ante esta Sala en el plazo de diez días a partir de su notificación, previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, bajo apercibimiento de no admitir a trámite dicho recurso. Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de estas Sección nº 2612 (Banesto), especificando en el campo concepto "Recurso" 24 Contencioso-Casación (50 Euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, el código y tipo concreto de recurso debe indicarse justamente después de especificar los 16 dígitos de la cuenta expediente (separado por un espacio). En su momento, devuélvase el expediente administrativo al departamento de su procedencia, con certificación de esta resolución. Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 5