OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR (MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS)

OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR (MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS) DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SERVICIO DE DIBUJOS Y MODELOS RESOLUCIÓN DE LA DIVISIÓN DE ANULACIÓN DE 08/03/2013 EN EL PROCEDIMIENTO DE DECLARACION DE NULIDAD DE UN DIBUJO O MODELO COMUNITARIO REGISTRADO NUMERO DE EXPEDIENTE ICD 000008588 DIBUJO O MODELO COMUNITARIO 00158126-0006 LENGUA DE PROCEDIMIENTO Español SOLICITANTE ESTABLECIMIENTOS ÁLVAREZ MALLORCA, S.A. C/ GREMI CIRUGIANS I BARBERS Nº 17 P.I. SON ROSSIGNOL 07009 PALMA DE MALLORCA REPRESENTADO POR MARQUESPATENT, S.L. C/ TUSET, Nº 34 PRAL B-C-D 08006 BARCELONA TITULAR NAVASA CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS, S.L. RONDA PONENT, 5-7 08020 PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA) REPRESENTADO POR S. ORLANDO ASESORES LEGALES Y EN PROPIEDAD INDUSTRIAL, S.L. C/ CASTELLÓ, 20, 4ºD, Nº 34 PRAL B-C-D 28001 MADRID Avenida de Europa, 4 Apartado de Correos 77 E - 03080 Alicante España Tel. +34 96 513 9100 Fax +34 96 513 1344 Internet: http://www.oami.eu.int

La División de Anulación, compuesta por Ingeborg Mendieta Vetter (ponente), Martin Schlötelburg (miembro) y Jakub Pinkowski (miembro), ha tomado la siguiente resolución el 08/03/2013: 1. Declarar la nulidad del dibujo o modelo comunitario registrado nº 00158126-0006 2. Condenar al titular al pago de las costas del procedimiento. I. HECHOS, PRUEBAS Y ALEGACIONES (1) El dibujo o modelo comunitario nº 00158126-0006 (en adelante, el DMC ) ha sido registrado a nombre del titular, con fecha de presentación 26/04/2004, y publicado en el Boletín de Dibujos y Modelos Comunitarios el 15/06/2004 (http://oami.europa.eu//bulletin/rcd/2004/2004_051/000158126_0006.htm). La indicación de producto que consta en el registro es vajilla. El DMC está representado por las perspectivas que se reproducen a continuación: (2) El 13/10/2011, el solicitante presentó una solicitud de declaración de nulidad del DMC (en adelante la solicitud ). El pago de las tasas se ha efectuado mediante cuenta corriente con la Oficina. (3) La solicitud está basada en las causas de nulidad previstas en el artículo 25, apartado 1, letras b) del RDC 1, en relación con los requisitos exigidos en los artículos 4 a 9 del RDC. (4) El solicitante alega que el DMC carece de novedad y carácter singular ya que son idénticos a la vajilla denominada Paraíso de Porcelanas Bidasoa de mayo 1995 y que desde 1997 han sido ofertadas por el fabricante a Empresas Agrupadas Equipamientos de Hostelería SL pertenecientes al Grupo EMAH, empresa a la que pertenecía en aquel momento Establecimientos Álvarez Mallorca SL. 1 Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios 2

(5) En apoyo de sus alegaciones, el solicitante aporta como prueba la siguiente documentación: Extracto del registro de la base de datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas referente al dibujo español nº IO139.436 con fecha de publicación 01/11/1997 con las vistas siguientes; Fotocopias de extractos de catálogos de los establecimientos Álvarez Mallorca S.A. de los años 1997, 1998, 1999 y 2002; Folleto de Porcelanas Bidasoa Paraíso. con la descripción de los elementos diferentes y números de referencia de la vajilla Paraíso del año: Copias de facturas de la empresa Gráficas Plasini, SA correspondientes a la impresión de los catálogos de los años 1997, 1998, 1999 y 2002; Certificados por parte de la empresa editora que testifican las fechas de sus facturas y de los diferentes catálogos; Fax de la empresa Bidasoa con mención a la taza de la vajilla denominada Paraíso ; Acta del Consejo de Administración de la mercantil EMAH del año 1997 con mención de la compra de los derechos de la vajilla Paraíso de Porcelanas Bidasoa, SA.; Contrato del año 2000 con el fabricante Luso Española de Porcelanas para la fabricación en exclusividad de la vajilla denominada Paraíso ; Copias de diversas facturas de ventas de la vajilla denominada Paraíso de los años 2001 a 2004. (6) El titular del DMC expone en sus observaciones que la documentación aportada por el demandante no debe ser admitida como soporte ya que se trata de fotocopias y ningún documento ha sido entregado su documento original o fehaciente. (7) El titular añade con respecto a los catálogos, que no tendrían validez como prueba al no ser completos, no presentar ISBN, fecha de publicación ni de divulgación. En el caso presente, la fotografía de conjunto no permitiría identificar perfectamente los distintos elementos de cada pieza de la vajilla al solaparse estos. Además, las fotografías de los catálogos omitirían la ensaladera, el azucarero, la salsera y la fuente oval. (8) En cuanto a las facturas aportadas, el titular informa que al no tener validez los catálogos, y en algunos casos las facturas presentar diferentes referencias a los de los catálogos, estas deben ser desestimadas. La mención de Paraíso no debería ser tomada en cuenta al no representar reproducción alguna. En el caso de las facturas con mismas referencias que los catálogos, estas deben ser desestimadas al entrar en el plazo de 12 meses según el artículo 7.2b) del RDC. 3

(9) El folleto Porcelanas Bidasoa Paraíso por su parte no acreditaría información sobre su fecha de divulgación. El extracto de OEPM no sería válido al no ser un certificado y los modelos no tener relación con el número de solicitud. (10) Por todo ello, el titular concluye que toda la documentación debe ser rechazada al no permitir la prueba de divulgación basada únicamente en folletos y facturas y no aportar pruebas de la divulgación del registro español nº 158126. (11) Con fecha 15/06/2012 ambas partes solicitan la suspensión temporal del procedimiento de nulidad con el fin de llegar a un acuerdo amistoso. (12) El demandante envía sus últimas observaciones y solicita la reanudación de la tramitación del expediente el 24/10/2012. (13) El titular por su parte se remite a sus alegaciones anteriores. (14) Para más informaciones y detalles relativos a los hechos y los argumentos del solicitante, se remite al expediente de solicitud de declaración de nulidad. II. FUNDAMENTOS DE DERECHO A. Sobre la admisibilidad de la solicitud (15) La solicitud de declaración de nulidad se fundamenta en los motivos previstos en el artículo 25, apartado 1, letras b) del RDC en relación con los requisitos exigidos en los artículos 4, 5 y 6, por falta de novedad y por falta de carácter singular del DMC. Por consiguiente, se cumplen los requisitos enunciados en el artículo 28, apartado 1, letra b), punto (i) y (v) del REDC 2. (16) La tasa por la solicitud de declaración de nulidad ha sido abonada. La solicitud es conforme con las demás formalidades establecidas en el artículo 28, apartado 1 del REDC y por consiguiente, procede declarar su admisibilidad. B. Sobre el fondo B.1 Prueba (17) La publicación de un diseño anterior en el boletín de cualquier Oficina de la Propiedad Industrial en todo el mundo, constituye el testimonio y, sólo ('excepto') donde esta publicación no puede razonablemente ser conocida por los profesionales del sector interesados en la Unión Europea, dicha norma será considerada como una excepción. Por lo tanto, una vez que la prueba de publicación ha sido proporcionada por el solicitante, se supone que la divulgación ha tenido lugar y, teniendo en cuenta la globalización de los mercados, corresponde al titular que aporte hechos, argumentos o pruebas en contrario, a saber, que la publicación de la diseño anterior no hayan podido ser razonablemente conocidos por los círculos especializados del sector de que se trate, que operen en la Unión Europea. (18) Se acepta por lo tanto como modelo anterior el registro en el OEPM nº IO139436. (19) En virtud del artículo 7 (1) se considerará que existe divulgación a los efectos de los dispuesto en los artículos 5 y 6 cuando el dibujo o modelo haya sido hecho público 2 Reglamento (CE) nº 2245/2002 de la Comisión de 21 de octubre de 2002 de ejecución del Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo sobre los dibujos y modelos comunitarios 4

con posterioridad a su inscripción en el Registro o de algún otro modo, o si se ha expuesto, comercializado o divulgado de cualquier otro modo, antes de la fecha mencionada en la letra a) del apartado 1 del artículo 5 y en la letra a) del artículo 6 o en la letra b) del apartado 1 del artículo 5 y en la letra b) del apartado 1 del artículo 6, salvo n el caso de que estos hechos no hayan podido ser razonablemente conocidos en el tráfico comercial normal por los círculos especializados del sector de que se trate, que operen en la Comunidad. (20) La divulgación de catálogos y folletos es conocida por los profesionales del sector interesados en la Unión Europea, dicha norma será considerada como una excepción. Por lo tanto, una vez que la prueba de publicación ha sido proporcionada por el solicitante, se supone que la divulgación ha tenido lugar y, teniendo en cuenta la globalización de los mercados, corresponde al titular que aporte hechos, argumentos o pruebas en contrario, a saber, que la publicación del diseño anterior no hayan podido ser razonablemente conocidos por los círculos especializados del sector de que se trate, que operen en la Unión Europea. (21) En el apartado 2 del artículo 53 del RCD estipula que durante el examen de la solicitud, la Oficina invitará a las partes, cuantas veces sea necesario, a que le remitan sus observaciones propias o hechas por las partes. El artículo 63 del RCD en su apartado 2 habilita a la Oficina a declarar admisibles o inadmisibles los hechos y pruebas. Las facturas presentadas por la empresa editora justifican la divulgación de los catálogos y en particular el catálogo 2004 que fue impreso el año 2003. Por lo tanto, los catálogos enviados por el solicitante a través de la declaración jurada de la empresa impresora de dichos catálogos son admisibles como prueba (22) En la práctica habitual de los negocios cabe esperar que los círculos especializados en el campo de la fabricación y distribución de vajillas dentro del marco de la Comunidad Europea se mantienen al tanto de los modelos fabricados por sus competidores. En referencia al modelo anterior la divulgación es anterior, ya que tuvo lugar desde 1997 con la aparición de los catálogos del titular. Las fotocopias de los extractos de catálogos del demandante constan de una impresión del modelo anterior haciendo referencia al año 1997. (23) En cuanto al folleto enviado, aun no contrastando fecha de publicación, es vinculante con los diseños anteriores al presentar diferentes facturas con referencia al modelo Paraíso y referencias numéricas de diferentes artículos. Las facturas al ser anteriores a la fecha de presentación del DMC deben ser aceptados como prueba de los diseños anteriores. (24) Procede, por tanto, la comparación entre el DMC y el modelo anterior para determinar si concurre el requisito de novedad y de carácter singular del DMC. La comparación se realiza exclusivamente sobre la base de sus respectivas representaciones gráficas. B.2. Novedad (25) El artículo 5 del RDC dispone que se considerará que un dibujo o modelo comunitario registrado es nuevo cuando no se haya hecho público ningún dibujo o modelo idéntico antes del día de presentación de la solicitud de registro. De conformidad con dicha disposición, se considerará que los dibujos y modelos son idénticos cuando sus características difieran tan sólo en detalles insignificantes. (26) El DMC y el modelo anterior representan ambos la forma de una fuente redonda. La comparación entre el DMC y el modelo anterior permite observar que ambos modelos comparten las siguientes características siguientes: forma de plato elíptico, 5

mismo tamaño del cuerpo, siendo este ilimitado para el modelo anterior, base elíptica, ligeramente más estrecha que el cuerpo y curvada hacia el centro, zona corona de anchura idéntica, disposición de dos ranuras circunferenciales ornamentales equidistantes entre si y del borde exterior en la zona corona, disposición de dos ranuras circunferenciales ornamentales equidistantes del borde interior en la zona corona, mismas proporciones y estructura del plato en general. (27) El DMC y el modelo anterior difieren en cuanto al material utilizado, siendo el modelo anterior un esquema y no presentando ningún tipo de indicación sobre ello. (28) Las diferencias entre el DMC y el modelo anterior no constituyen detalles insignificantes. Por consiguiente, no existe identidad entre ambos dibujos o modelos en el sentido del artículo 5 del RDC y, por ende, el modelo anterior no constituye un obstáculo para la novedad del DMC. B.3. Carácter singular (29) El artículo 6, apartado 1 del RDC dispone que se considerará que un dibujo o modelo posee carácter singular cuando la impresión general que produzca en el usuario informado difiera de la impresión general producida por cualquier otro dibujo o modelo comunitario registrado que haya sido hecho público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro. De conformidad con el artículo 6, apartado 2 del RDC, al determinar si un dibujo o modelo posee o no carácter singular, se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor al desarrollarlo. (30) El usuario informado está familiarizado con las características principales de los productos relacionados con el DMC impugnado, en particular las vajillas y en particular los platos. Dicho usuario es consciente de que tales productos deben responder a su función técnica para servir alimentos y, por lo tanto, exigen la forma de un cuerpo que sirve para contener alimentos. No obstante, el usuario informado, que no es un diseñador ni un experto, es conocedor del mercado competitivo y concurrido existente de vajillas en el ámbito de artículos de menaje y, por consiguiente, es a su vez consciente del alto grado de libertad del cual dispone el diseñador de tales productos. Asimismo, la libertad del diseñador de tales aparatos está limitada por la funcionalidad del producto, es decir a su capacidad de contener alimentos. El diseñador debe concentrarse en la apariencia exterior, tal como la forma, los bordes del plato y sobre todo su ornamentación. En el presente asunto, el diseñador no ha incorporado elementos nuevos y se ha limitado a copiar la ornamentación y la forma del borde del diseño anterior. (31) A su vez la impresión general producida por el DMC no difiere de la impresión general originada por el diseño anterior, En el punto (27) y (28) se han expuesto los elementos compartidos y la diferencia entre ambos. En el supuesto que nos ocupa, ambos modelos comparten una apariencia global idéntica, únicamente la ausencia de material en el diseño anterior indica que este puede ser de cualquier material idóneo para la elaboración de vajillas, incluyendo el del DMC. (32) Por tanto las diferencias observadas no son suficientes para otorgar al DMC un carácter singular respecto del diseño anterior. (33) En atención a lo expuesto, tras el análisis de las pruebas obrantes en el expediente, cabe estimar el motivo invocado por el solicitante de falta de carácter singular del DMC en base a la publicación del citado diseño anterior. 6

C. Conclusión (34) En virtud de lo expuesto, procede acoger el motivo de nulidad previsto en el artículo 25, apartado 1, letra b) del RDC y declarar la nulidad del dibujo o modelo comunitario registrado. III. COSTAS (35) De conformidad con el artículo 70, apartado 1 del RDC y el artículo 79, apartado 1 del REDC, la parte vencida sufragará las tasas abonadas por la otra parte así como los gastos realizados inherentes al procedimiento. En el presente caso, procede que el titular sea condenado al pago de las costas. (36) Las costas del procedimiento que el titular debe abonar al solicitante, de conformidad con el artículo 79, apartado 6 y apartado 7, letra f), inciso i) del REDC, ascienden a la cantidad de EUR 750: EUR 350 correspondientes a la tasa de solicitud de declaración de nulidad y EUR 400 correspondientes al importe máximo para los gastos de representación. IV. RECURSO (37) Podrá interponerse escrito de recurso ante la Oficina en el plazo de dos meses desde la fecha de notificación de la resolución recurrida. El recurso se tendrá por interpuesto sólo cuando se haya abonado la tasa correspondiente. De presentarse recurso, en el plazo de cuatro meses desde la fecha de notificación de la resolución, deberá presentarse un escrito donde se expongan los motivos de la impugnación (artículo 55 y siguientes del RDC). LA DIVISIÓN DE ANULACIÓN Ingeborg Mendieta Vetter Martin Schlötelburg Jakub Pinkowski 7