SOLICITANTE : SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.

SOLICITANTE : SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. Registro de lema comercial Distintividad Lima, dos de junio del dos mil seis I. ANTECEDENTES Con fecha 5 de setiembre del 2005, Societe Des Produits Nestle S.A. (Suiza) solicitó el registro del lema comercial NESCAFE, UNA SELECCIÓN QUE TE DISTINGUE, para usarlo como complemento de la marca de producto NESCAFE, registrada bajo certificado N 31672, que distingue café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para hacer subir; sal, mostaza; pimienta, vinagre, salsas; especies; hielo, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial. Mediante Resolución N 284-2006/OSD-INDECOPI de fecha 12 de enero del 2006, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del lema comercial solicitado. Consideró lo siguiente: - La frase NESCAFE, UNA SELECCIÓN QUE TE DISTINGUE no contiene algún elemento que permita realzar la distintividad de la marca de producto NESCAFE, ya que constituye una frase simple que no es capaz de indicar una procedencia empresarial concreta o ser el elemento característico en base al cual los consumidores evoquen la marca a publicitar. - El lema solicitado sólo transmite la idea de que los consumidores preferirán los productos distinguidos por la marca que se pretende publicitar por estar investidos de una cualidad que los diferencia de otros de la misma especie. - La frase en cuestión podría ser utilizada por cualquiera de los empresarios que se dedican al mismo rubro en que se encuentra la marca registrada. Con fecha 26 de enero del 2006, Societe Produits Nestle S.A. interpuso recurso de apelación señalando que: - El lema solicitado es distintivo y capaz de ser reconocido por el consumidor como una frase que promociona de manera directa los productos identificados con la marca NESCAFE. - La frase NESCAFE, UNA SELECCIÓN QUE TE DISTINGUE no destaca de manera superlativa alguna característica específica de los productos comercializados por su empresa. Por el contrario, dicha frase está dirigida a 1-8

destacar la característica de exclusividad que otorga el consumo de determinada línea de sus productos. - El lema comercial debe contener un contenido promocional más que distintivo, sin embargo, en el presente caso, se cumple con ambos requisitos. - En el lema comercial solicitado la mayor carga distintiva recae sobre la marca promocionada NESCAFE. II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si el lema comercial NESCAFE, UNA SELECCIÓN QUE TE DISTINGUE reúne los requisitos de registrabilidad exigidos por ley. III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 1. Informe de antecedentes Se ha verificado que Societe Des Produits Nestle S.A. (Suiza) es titular de la marca de producto NESCAFE, que distingue café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para hacer subir; sal, mostaza; pimienta, vinagre, salsas; especies; hielo, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado Nº 31672, vigente hasta el 10 de marzo del 2015. 2. Carácter y requisitos de registrabilidad del lema comercial Mediante Resolución N 422-1998-TPI-INDECOPI de fecha 25 de abril de 1998 1, se estableció con carácter de observancia obligatoria los requisitos de registrabilidad exigidos a los lemas comerciales. Cabe señalar que si bien la mencionada Resolución fue emitida a la luz de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, teniendo en cuenta que la actual Decisión 486 mantiene el mismo tratamiento legal a los lemas comerciales, y dado el carácter general del precedente, este criterio interpretativo puede ser aplicado al presente caso. En ese sentido, se debe considerar que en dicha Resolución, la Sala estableció lo siguiente: 1 Recaída en el expediente Nº 280074 relativo a la solicitud de registro del lema comercial SABOR Y COLOR presentada por Fábrica de Productos Alimenticios Sibarita S.A. Precedente de observancia obligatoria en relación a los requisitos de registrabilidad exigidos al lema comercial, publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 19 de junio de 1998 (pp. 160853 a 160857). 2-8

El objeto de toda publicidad en el tráfico económico es la promoción de las ventas propias. La publicidad busca que el potencial consumidor -a través de información o sugestión- concentre su atención en un producto, servicio o en una empresa, para inducirlo a la adquisición del producto, la contratación del servicio o de la empresa. En tal sentido, el lema comercial -conocido también en la doctrina comparada como frase publicitaria- debe tener capacidad publicitaria a fin de que pueda cumplir su función en el mercado. El lema comercial como signo distintivo constituye un elemento de la propiedad industrial, al cual le son aplicables los requisitos y consecuencias jurídicas de todo signo distintivo en especial y de todo elemento de propiedad industrial en general. Así, para que un lema comercial pueda acceder a registro como un signo distintivo y, consecuentemente, se confiera a su titular un derecho exclusivo al uso del mismo, es necesario que éste -al igual que la marca que publicita- sea perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica. Además, no debe estar incurso en las causales de prohibición al registro contenidas en los artículos 82 y 83 (por remisión del artículo 120) de la Decisión 344 concordados con los artículos 129 y 130 (por remisión del artículo 193) del Decreto Legislativo 823. A este respecto, debe tenerse en cuenta que el derecho de exclusiva que otorga a su titular el registro de un lema comercial supone -además de la facultad de utilizarlo en el tráfico económico para publicitar determinados productos o servicios y ofrecerlos al público (dimensión positiva del derecho)- una facultad de exclusión o abstención que el titular del lema puede exigir de los terceros (dimensión negativa del derecho), sustrayendo del tráfico económico el uso de los términos, vocablos, frases o gráficos que constituyen el lema con relación a tales productos o servicios. Esto constituye en última instancia una dificultad para que terceros puedan acceder al mercado, y por esta razón se excluye del registro a los lemas que no cumplan con los requisitos para constituirse en signos distintivos. Caso contrario, el derecho exclusivo de un lema tendría efectos anticompetitivos: se privaría a los demás empresarios de un medio indispensable para competir en el mercado. Un lema comercial cumplirá con el requisito de distintividad para acceder al registro en la medida que no sea percibido únicamente como un texto puramente promocional, sino cuando goce en sí mismo de la aptitud distintiva necesaria para permitir su diferenciación en relación a la marca que publicita. Por ello no se podrá registrar como lema comercial una frase simple o banal 3-8

que sin fantasía alguna se limite a alabar los productos o servicios que se desee publicitar. La distintividad del lema no puede basarse sólo en la presencia de una marca registrada al interior del mismo, ya que con ello se llegaría a una situación absurda: bastaría a la competencia sustituir esa marca por la propia para poder usar el lema registrado sin cometer infracción. La vinculación entre el lema comercial y la marca se produce por el hecho que el primero tiene como función primordial publicitar a la segunda. No en vano se le ha asignado al lema comercial la noción de complementariedad respecto de la marca, así como la supeditación de su existencia a la vigencia de la marca que promociona. 2 No puede tampoco permitirse que el concepto o idea que el lema comercial pretenda transmitir a los consumidores a través de la conjunción de las palabras que lo conforman constituya una expresión genérica o descriptiva en relación a los productos o servicios que la marca que publicita distingue, en la medida que tal circunstancia dificultaría que los competidores puedan promocionar en el correspondiente sector del mercado otra marca de producto o servicio utilizando dicha expresión genérica o descriptiva. Por lo anterior, es mejor dejar libres estas expresiones para que puedan ser utilizadas por todos los competidores. En virtud de las consideraciones anteriores, puede suceder que un lema cumpla perfectamente una función publicitaria en el mercado pero i) carezca de carácter distintivo), ii) designe o describa el producto o servicio al que se refiere o iii) transgreda los derechos de terceros (caso de utilización de un lema que genera un riesgo de confusión con un signo registrado o previamente solicitado) 3. Tales lemas comerciales no pueden acceder al registro. 2 Al respecto, conviene mencionar lo expuesto por Areán Lalín, quien al comentar la relación entre el lema comercial y la marca en el contexto del Régimen Común sobre Propiedad Industrial del Pacto Andino, considera al lema comercial como una figura de muy dudosa autonomía frente a la marca, aunque le reconoce cierta particularidad: En rigor, el lema comercial es un signo seleccionado por un empresario para distinguir sus productos o servicios; y, por tanto, tiene el mismo objeto específico que la marca. De ahí que en Europa se conozca esta modalidad de signo distintivo como marca - slogan; esto es, como una clase o variedad de marcas con una estructura singular (subrayado nuestro). La Protección de los Signos Distintivos en el Comercio, Revista de la Propiedad Industrial, Año 1996, Número 5, Montevideo, Uruguay, p. 12. 3 El uso de lemas comerciales que transgreden los derechos de terceros es susceptible de generar una acción por infracción de derechos de propiedad industrial (cuando se infringen derechos de exclusiva). 4-8

3. Interpretación de las normas relativas al lema comercial por parte del Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina El Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso No. 74-IP- 2001 4 - relativo a la solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 118 y 122 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (contenidos en los mismos términos en los artículos 175 y 179 de la Decisión 486), formulada por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, en el caso del lema comercial: "NADIE VENDE MAS BARATO QUE ELEKTRA" (en el cual la Sala de Propiedad Intelectual aplicó las consideraciones contenidas en el precedente de observancia obligatoria detallados en el punto 2) -, interpretó las normas relativas al lema comercial en el sentido siguiente: - La función de complementariedad encomendada al lema comercial implica que éste debe ser capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita. En razón de lo cual, debe gozar por sí mismo de la distintividad requerida para cumplir dicha función. - Uno de los requisitos que el lema comercial debe cumplir es la aptitud distintiva. Asimismo, con respecto al carácter complementario, implica que su distintividad no puede basarse sólo en la presencia de la marca registrada al interior del mismo; y que tampoco podrán registrarse como lema comercial, las frases simples, comúnmente utilizadas para promocionar productos; las frases que sin fantasía alguna se limiten a alabar los productos o servicios distinguidos con la marca que se publicita; así como las frases genéricas y descriptivas con relación a los productos o servicios que la marca que publicite distinga. - La distintividad es la característica esencial y función primigenia que debe reunir todo signo en el mercado para ser susceptible de registro. Asimismo, el lema debe poseer un mínimo de novedad, esto es, no haber sido utilizado en el mercado. En base a ello, determinó lo siguiente: En tal sentido, y al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino, la Alta Jurisdicción nacional consultante deberá analizar en el presente caso si el lema comercial "NADIE VENDE MAS BARATO QUE ELEKTRA" cumple con el requisito de distintividad que debe poseer todo signo distintivo para ser registrado, no con la exigencia que le es aplicada a las marcas, pero si determinando que posee un mínimo de distintividad. De esta manera para que un lema llegue a gozar del amparo que le confiere la propiedad industrial, debe ser capaz de distinguir los bienes respectivos (distintividad intrínseca) e igualmente debe poder distinguir dichos 4 Gaceta Oficial de la Comunidad Andina No. 765 del 27 de febrero de 2002. 5-8

bienes de los demás en el mercado (distintividad extrínseca), teniendo presente el comentario supra formulado. La sentencia en cuestión incluye algunos comentarios de Víctor Bentata 5 sobre el particular que la Sala considera pertinente reproducir: "El lema, en cuanto marca, y por más débil que ésta sea, debe ser suficientemente distintivo a fin de calificar para su registro. No puede consistir en expresiones genéricas ni descriptivas, ya que ello privaría de la libertad de usarlas a los competidores. Aunque el margen de tolerancia de su distintividad sea grande, mal pudieran funcionar como marcas, expresiones necesarias. Si así no fuese, tampoco tendría el lema, en cuanto tal, la posibilidad de acción por infracción de terceros". "Un malentendido generalizado consiste en varios países en vías de desarrollo, en aceptar al registro cualquier proposición de lema, por más pálido e insignificante que sea, atribuyendo el requerimiento de distintividad a la marca registrada que acompaña por el simple hecho de repetir que es el acompañamiento de una marca. Pero es un error: nada es registrable sin un mínimo de capacidad de diferenciación". Por eso se requiere un mínimo de distintividad y no son registrables simples trivialidades o descripciones del producto o de función". 4. Carácter del lema comercial solicitado. Aplicación al caso concreto Conforme lo ha señalado la Sala en el precedente citado, un lema comercial puede contener en su conformación elementos genéricos o descriptivos, siempre que en su impresión en conjunto sea distintivo. Asimismo, para la evaluación del lema comercial solicitado, debe tenerse presente su capacidad publicitaria. En el lema comercial, tal requisito cobra su máxima importancia no en vano se le conoce también en la doctrina comparada como frase publicitaria y, por ende, deberá exigirse de él una aptitud para realzar publicitariamente un producto o servicio, ya que, en la medida de lo expresado, éste constituye el mecanismo más efectivo para crear, consolidar o perpetuar el goodwill o buena reputación de la marca que publicita. En el caso del lema comercial solicitado, NESCAFE, UNA SELECCIÓN QUE TE DISTINGUE, y teniendo en cuenta los productos que distingue (café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para hacer subir; sal, mostaza; pimienta, vinagre, salsas; especies; hielo, de la clase 5 Bentata, Reconstrucción del Derecho Marcario, Editorial Jurídica Venezolana 1994, pp. 231 y ss. 6-8

30 de la Nomenclatura Oficial), se considera que resulta distintivo, toda vez que se trata de una frase publicitaria creada en base a los diversos significados que puede tener la expresión UNA SELECCIÓN QUE TE DISTINGUE dentro de su mensaje, en la medida que suscita diferentes impresiones, tales como: i) que se trata de productos cuidadosamente seleccionados, ii) el hecho de seleccionar los productos NESCAFE genera que sus consumidores se distingan de otros y iii) el público al que están dirigidos los productos NESCAFE posee cualidades especiales. Así, por su configuración, el lema solicitado NESCAFE, UNA SELECCIÓN QUE TE DISTINGUE se presta a un variado juego de ideas, dejando así al consumidor la labor de interpretar el mensaje que se pretende enviar. En tal sentido, el lema comercial solicitado constituye una frase creativa, capaz de reforzar la distintividad de la marca NESCAFE, que distingue café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para hacer subir; sal, mostaza; pimienta, vinagre, salsas; especies; hielo, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial En consecuencia, a diferencia de la autoridad de primera instancia, se considera que el lema solicitado no se encuentra incurso en la prohibición contenida en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, razón por la que procede acceder a su registro. Además, se advierte que ni la frase NESCAFE, UNA SELECCIÓN QUE TE DISTINGUE ni la pluralidad de ideas que transmite esta frase son empleadas por los competidores en la promoción de los productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial. Cabe señalar que la especial connotación que posee la frase que se registra por el variado juego de ideas que permite - constituye el elemento protegido en el lema comercial NESCAFE, UNA SELECCIÓN QUE TE DISTINGUE. Es de recordar, asimismo, que en estos signos se protege el mensaje publicitario que se transmite a la mente de los consumidores y no la literalidad de cada uno de los términos que los conforman. IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA REVOCAR la Resolución N 284-2006/OSD-INDECOPI de fecha 12 de enero del 2006 y, en consecuencia, OTORGAR el registro del lema comercial 7-8

NESCAFE, UNA SELECCIÓN QUE TE DISTINGUE, solicitado por Societe Des Produits Nestle S.A., para publicitar la marca de producto NESCAFE, registrada bajo certificado N 31672, para distinguir café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para hacer subir; sal, mostaza; pimienta, vinagre, salsas; especies; hielo, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, por el plazo de diez años contado a partir de la fecha de la presente resolución, y disponer su inscripción en el Registro de Lemas Comerciales de la Propiedad Industrial. Con la intervención de los vocales: Begoña Venero Aguirre, Dante Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyn. /go. BEGOÑA VENERO AGUIRRE Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual 8-8