Sentencia definitiva Juicio por nombre de dominio discoverystore.cl ROL N 23.456-2018 Santiago, 10 de septiembre de 2018 VISTOS: PRIMERO: Que con fecha 25 de junio de 2018, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), notificó al suscrito de su designación como Árbitro en el conflicto trabado por la demanda de revocación del nombre de dominio discoverystore.cl, Expediente rol N 23.456-2018. SEGUNDO: Que son partes en dicho conflicto, como titular, BRAND BOX CHILE, y como revocante, DISCOVERY COMUNICATIONS, LLC REP. POR SILVA. TERCERO: Que con fecha 25 de junio de 2018, el suscrito aceptó el cargo para el conflicto por el nombre de dominio discoverystore.cl, y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible. CUARTO: Que con fecha 14 de julio de 2018 se dio inicio al período de demanda y con fecha 19 de julio de 2018 la revocante, DISCOVERY COMUNICATIONS, LLC REP. POR SILVA, dedujo demanda de revocación temprana, en la que manifestó tener un interés preferente al nombre de dominio señalado, argumentando que Discovery Communications LLC es una destacada empresa de telecomunicaciones y entretenimiento, con sede en Estados Unidos, con más de 30 años de existencia, nacional e internacional, reconocida y famosa, presente en más de 180 países en el mundo. Que Discovery Communications, LLC posee tres registros de marcas comerciales que contienen expresamente la palabra DISCOVERY : a) DISCOVERY, Registro N 1189936, para servicios de la clase 41; 2) DISCOVERY, Registro N 1189935 para servicios de la clase 38; 3) DISCOVERY, Registro N 1189934 para 1
productos de la clase 9. Que dado el carácter que poseen los servicios y productos entregados por la parte, ésta se ha preocupado de resguardar su imagen, hecho que le ha posibilitado ser una de las empresas líderes en su rubro. Que, en este sentido, y con el objetivo de obtener un adecuado resguardo en Chile, protegió, de acuerdo a la ley Nº 19.039 de Propiedad Industrial, más de 50 marcas comerciales que incorporan el concepto DISCOVERY, elemento característico y esencial del nombre de dominio de autos. Que el añadido STORE no otorga identidad propia al nombre de dominio frente a la marca notoria y famosa DISCOVERY, de la parte. Que la notoriedad es un hecho público, toda vez que los servicios que presta y productos que comercializa son de todos conocidos. Que el elemento característico y esencial del nombre de dominio de autos, DISCOVERY, se encuentra incorporado en forma total y sustancial en el nombre de dominio solicitado, DISCOVERYSTORE.CL. Que el concepto STORE hace alusión a una tienda, deposito o almacén, y no resulta para la parte distintivo, provocando confusión en el mercado, toda vez que realza el concepto DISCOVERY. Que Brand Box Chile, a través del nombre de dominio DISCOVERYSTORE.CL, presenta una tienda online que se dedica a la venta de productos del rubro deportivo, entre los que se encuentran los Patines DISCOVERY ADVENTURES, que son marca de titularidad de la parte, Registro N 1.063.799, clase 41. Que el titular del dominio utiliza intencionalmente y con fines de lucro, reiteradas veces, la marca registrada y el logotipo de la parte DISCOVERY ADVENTURES. Que su disposición, de esta manera, no es mera casualidad, sino que es evidencia de la mala fe de Brand Box Chile, quien lo incorpora premeditadamente de manera que los usuarios realicen una conexión errónea y piensen que se trata de una tienda de propiedad de la parte. Que esto provoca una confusión en el mercado, ya que la parte también posee marcas registradas en la clase 25 y 28, que contienen el termino DISCOVERY. Que, de esta manera, a modo meramente ejemplar y no taxativo, se pueden mencionar las siguientes marcas comerciales registradas por la parte, donde se observa claramente este hecho: 1) DISCOVERY CHANNEL: Registro N 961.088 para distinguir los siguientes productos de la clase 25: (c) poleras; pijamas; cubrecabezas, es decir, sombreros, gorras, cintillos, viseras, ropa exterior, es decir, abrigos, chaquetas, muñequeras, bufandas, ponchos, trajes para la nieve; ropa para vida activa, es decir, buzos de calentamiento, polerones, pantalones de calentamiento, buzos para trote; ropa para la lluvia; ropa interior; ropa deportiva, 2
es decir, polainas, media-pantalón elástica, jerseys, pantalones cortos, trajes al cuerpo; camisas, sueteres; camisetas sin mangas; corpiños; pantalones; blusas; vestidos; chaquetas de sport; vestones; faldas; ropa de dormir; batas; ropa interior; ropa atlética y de excursión; ropa de natación, es decir trajes de baño, pantalonetas de baños; ropa de playa, es decir, batas de playa; corbatas; bufandas; pañuelos de cabeza; calzado; ropa de niños y cubrecabeza de niño; cinturones. ; 2) DISCOVERY CHANNEL: Registro N 953.552 para distinguir los siguientes productos de la clase 28: (c) incl. juguetes de peluche; juguetes de modelar; juegos, es decir, juegos de tablero, juegos de naipes, juegos de salón, juegos activos, juegos activos de destreza, equipos manuales para juegos electrónicos y de video, juegos electrónicos de aprendizaje, juegos de actividad al aire libre juegos de manipulación, juegos para desempeñar papeles; juegos, discos y cartuchos de video; modelos, es decir, juguetes de vehículos de modelo y sus accesorios, vendidos como conjunto, trenes de modelo, aviones de modelo; acertijos, es decir, rompecabezas, rompecabezas de manipular, rompecabezas tridimensionales; figuras móviles de juguetes y sus piezas ; figuras de juguetes lanzadores de agua; juguetes de tina de baño; muñecas, ropa de muñeca y accesorios de muñeca; juguetes infantiles de uso múltiple; sorpresas de fiestas tipo juguete pequeño; bienes deportivos. Que las personas, al acceder al nombre de dominio DISCOVERYSTORE, pensarán instantáneamente que se trata de una tienda oficial de Discovery Communications LLC, que ofrece sus productos. Que en la actualidad Discovery Communications LLC, es titular de nombres de dominio en Chile, que integran la palabra DISCOVERY, pudiéndose mencionar, a modo ejemplar y no taxativo, los siguientes: DISCOVERYMAGAZINE.CL, DISCOVERYADVENTURES.CL. Que DISCOVERY.CL es un dominio de propiedad de Discovery Communications, Inc; holding al cual pertenece la parte junto con Advance/Newhouse Communications. Que es además titular del nombre de dominio discovery.com, el cual posee el subdominio: store.discovery.com, que consiste en una tienda online de DISCOVERY de la parte. Que la similitud conceptual del dominio registrado store.discovery.com con el nombre de dominio solicitado discoverystore.cl, como así el hecho de que ambas sean una tienda online, es evidente. Que la parte es titular de marcas famosas en el mercado, hace uso efectivo de ellas y obrando de buena fe; que, asimismo, ha invertido ingentes sumas de dinero para difundir sus marcas y prestigio a nivel nacional e internacional, siendo 3
ello un hecho público y notorio. Que de mantenerse el nombre de dominio en su actual titular, se producirá una evidente confusión en el público nacional con la famosa marca DISCOVERY de la parte, ya que llevará al público a hacer una relación conceptual directa con la fama y prestigio de la parte, que tanto le ha costado obtener en tiempo y dinero. Cita los artículos 14 y 20 del reglamento de NIC CHILE. Que Brand Box Chile, titular del nombre de dominio en cuestión, tiene el sitio web WWW.DISCOVERYSTORE.CL, actualmente activo, situación que permite deducir que existe un verdadero interés de utilizar dicho dominio. Cita Jurisprudencia. Que el presente caso debe ser evaluado más allá del principio First come, first served. Invoca el artículo 19 N 24 y 25, respectivamente, de la Constitución Política del Estado, y las disposiciones legales de los artículos 582, 583 y 584 del Código Civil. Agrega que el nombre de dominio DISCOVERY.COM está registrado desde el 20 de abril de 1993, es decir, 25 años antes que el registro de nombre de dominio en cuestión. Que en suma, interés legítimo, marcas y dominios registrados, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, todos estos son elementos que perfilan a la parte como titular de un interés preferente para optar al dominio en cuestión. En razón de todas las consideraciones mencionadas, solicita se acoja su demanda y se le asigne el registro del nombre de dominio DISCOVERYSTORE.CL, con costas. QUINTO: Que la revocante acompañó a su demanda prueba documental consiste en: 1) Certificado notarial de página web www.discoverystore.cl; 2) Certificado notarial de página web www.discoverystore.cl; 3) Informe de marcas comerciales, según base de datos de INAPI; 4) Copia de consulta de Registro N 953.552, para la marca DISCOVERY CHANNEL para distinguir productos de la clase 28; 5) Copia de consulta de Registro N 961.088, para la marca DISCOVERY CHANNEL para distinguir productos de la clase 25; 6) Impresión del Home Page de discovery.com; 7) Impresión del sitio web store.discovery.com; 8) Impresión del sitio web store.discovery.eu; 9) Impresión del sitio web store.discoveryuk.com; 10) Impresión de página de DISCOVERY en la red social Twitter.com; 11) Impresión de página de DISCOVERY en la red social Facebook.com; 12) Impresión de página de Discovery en la red social Instagram.com; 13) Impresión de resultado de búsqueda en google.cl de discovery store ; 14) Impresión de la página web www.whois.com que da cuenta del registro de nombre de dominio DISCOVERY.COM desde el 20 de 4
abril de 1993. Juan Agustín Castellón Munita SEXTO: Que con fecha 20 de julio de 2018 se dio inicio a la etapa de contestación de la demanda, y con fecha 31 de julio de 2018 se tuvo por contestada la demanda en rebeldía del titular. SEPTIMO: Que con fecha 02 de agosto de 2018 el árbitro citó a las partes a oír sentencia. OCTAVO: Que con fecha 22 de agosto de 2018 se decretó la medida para mejor resolver de consulta en Google por la expresión Discoverystore y sus componentes, pudiendo el árbitro, en la práctica de la diligencia, consultar los vínculos y contenidos que ella arrojara y debiendo obtenerse registros de lo obrado, los que debían ser acompañados a los autos, con citación. NOVENO: Que con fecha 29 de agosto de 2018 se llevó a efecto la medida para mejor resolver decretada y se efectuaron impresos de la misma, los que fueron acompañados a los autos con citación. CONSIDERANDO: PRIMERO: Que la prueba acompañada por la revocante, referenciada en el resultando quinto, no fue objetada, razón por la cual se le atribuye valor probatorio. SEGUNDO: Que de dicha prueba, y de los argumentos de la revocante, fluye que su parte es la reconocida empresa de telecomunicaciones y entretenimiento con sede en Estados Unidos, y con vasta y notoria presencia en los medios chilenos. Que es titular de los dominios y páginas web store.discovery.com y store.discoveryuk.com, por medio de los cuales difunde sus actividades, productos y servicios. Que es titular del dominio DISCOVERY.COM desde el 20 de abril de 1993. Que es titular también de numerosos registros marcarios que se estructuran sobre la expresión Discovery. Que la prueba obtenida con la medida para mejor resolver decretada arrojó, además, al consultar por la expresión Discoverystore inmediato vínculo con los dominios y sitios web store.discovery.com y store.discoveryuk.com. TERCERO: Que el demandado se beneficia de la presunción de mejor derecho que obra en su favor atendida su calidad de primer solicitante del dominio, que se conoce como principio First come, first served, la que admite prueba en contrario. Que tiene habilitada también una página web de venta de artículos deportivos. 5
CUARTO: Que, llamado a resolver esta controversia, el tribunal considera fundamental establecer si el dominio y página web en posesión del titular pueden convivir pacíficamente con las marcas, dominios y actividades de la revocante. Para resolver este punto, el árbitro infiere de los argumentos y pruebas rendidas lo siguiente: (1) El impreso de la página web www.discoverystore.cl, acompañado por la revocante, certificado por el Notario Público de Santiago don Juan Ricardo San Martín Urrejola, contiene imágenes inductivas a considerar que se trata de un sitio vinculado a la revocante. En concreto, la venta de patines con el reconocido logo de Discovery Adventures, con el globo terráqueo inserto en la letra D de Discovery, sin explicación adicional alguna; 2) la referencia al sitio web www.discoverystore.cl en Google es también inductiva a vincularlo a la revocante. Es la siguiente: Tienda de artículos deportivos ofrece los mejores productos Discovery a Chile. Consulta por los mejores productos para tu actividad Discovery. QUINTO: Si a lo anterior se agrega el desconocimiento de los intereses de la titular en el dominio, pues no aportó argumentos ni pruebas al proceso, cabe a este juzgador presumir fundadamente que las actividades de la titular con el dominio en controversia colisionarán con las de la revocante, perturbando sus derechos notorios y anteriores en el tiempo, lo que lleva a considerar que no es posible la convivencia pacífica en la red Internet del dominio y página web en posesión del titular con las marcas, dominios y actividades de la revocante. SEXTO: Que, con el mérito de lo antes considerado, corresponde determinar cual de las partes demostró tener un mejor derecho e intereses legítimos al nombre de dominio, y este juzgador estima que la titularidad de marcas comerciales, nombres de dominio similares y página web; la mayor antigüedad de tales derechos y actividades en el tiempo; la notoriedad de las mismas, otorgan tales atributos a la revocante, razón por la cual se acogerá la demanda, en los términos que pasan a expresarse en la parte resolutiva de la sentencia. Y vistos, además, lo dispuesto en el artículo 26 de la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.CL SE RESUELVE: 6
Que se acoge la demanda de revocación, y se asigna el nombre de dominio discoverystore.cl a favor del revocante, DISCOVERY COMUNICATIONS, LLC REP. POR SILVA., sin costas. Fírmese digitalmente la presente sentencia con firma digital avanzada, en los términos de lo dispuesto en el artículo 4 inciso 3 de la Ley 20.886, y notifíquese a las partes y al Centro de Resolución de Controversias, a fin de que dé cumplimiento a lo resuelto. Dispónese el cierre del expediente electrónico. Publíquese. 7