Juan Agustín Castellón Munita Juez Árbitro

Transcripción

1 Sentencia definitiva Juicio por nombre de dominio casalista.cl ROL N Santiago, 17 de julio de 2017 VISTOS: PRIMERO: Que con fecha 27 de marzo de 2017, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile) notificó al suscrito de su designación como Árbitro en el conflicto trabado por la demanda de revocación del nombre de dominio casalista.cl, Expediente ROL N SEGUNDO: Que son partes en dicho conflicto, como titular, ORLANDO ZUÑIGA, y como revocante, CINTAC S.A. TERCERO: Que con fecha 27 de marzo de 2017, el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el conflicto por el nombre de dominio casalista.cl, y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible. CUARTO: Que con fecha 17 de abril de 2017 se dio inicio al período de demanda, y con fecha 25 de abril de 2017 la revocante, CINTAC S.A., dedujo demanda de revocación temprana, en la que manifestó que CINTAC es una empresa líder en el rubro de la fabricación y comercialización de sistemas constructivos. Que, con una amplia oferta de productos de acero, atiende las necesidades del mercado de la construcción e industria en Chile, Perú y gran parte de Latinoamérica. Que CINTAC ofrece al mercado líneas de tubos, perfiles, cañerías, planchas, cubiertas, revestimientos, elementos estructurales y de infraestructura, con propuestas innovadoras y un equipo técnico de 1

2 excepción. Que entre sus productos se encuentra el reconocido sistema de construcción denominado METALCON, que consiste en perfiles de acero galvanizado para distintas aplicaciones estructurales, de tabiques divisorios y construcción de cielos. Las propiedades y ventajas del sistema METALCON permiten una solución constructiva modular y de fácil ampliación. Que METALCON es un sistema constructivo de estructuras, cubiertas y revestimientos habitacionales, ideal para construir viviendas en forma rápida y resistente. Que, entre otros productos, CINTAC, a través de METALCON, ofrece su producto CASA LISTA METALCON ; casas de 18,3 m2 habitables con diseño y calidad de vivienda definitiva. Que se ha preocupado de registrar su marca comercial, como parte de su estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado y proteger sus inversiones, la que se encuentran debidamente registrada ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial ( INAPI ). A saber: Registro de establecimiento comercial N , CASA LISTA, denominativa, clases 6, 7, 8 y 19. Que, como se aprecia, la parte es titular de una marca comercial que corresponde precisamente a la expresión casa lista, registro que es una poderosa muestra del mejor derecho que asiste a la parte respecto del nombre de dominio casalista.cl, pues su marca comercial registrada se encuentra reproducida íntegramente en dicho nombre de dominio, con el riesgo de error y confusión que tal circunstancia implica para los usuarios de Internet, y el consecuente perjuicio para la parte. Que la expresión casa lista es una marca utilizada y registrada por la parte, por lo que su uso o aprovechamiento por parte de un tercero le causará un grave perjuicio. Que el actual titular del nombre de dominio en disputa casalista.cl registró a su nombre, como dominio, una marca comercial registrada de la parte sin incorporar ningún elemento diferenciador suficiente y adecuado. Que el dominio inscrito y objeto 2

3 de la presente demanda no posee individualidad propia y el mismo es portador de un altísimo riesgo de confusión con la marca casa lista, de Cintac S.A. Que la función básica de todo nombre de dominio es aquella consistente en poder identificar e individualizar correctamente a cada usuario de Internet, función que, en caso de mantenerse la asignación del dominio en disputa en el actual titular, no se estaría cumpliendo. Que es la parte quien se relaciona más estrechamente con el dominio en disputa, teniendo un interés preferente sobre éste fundado en la titularidad de su marca y en el derecho a proteger su identidad como un producto propio de una famosa empresa desarrolladora de sistemas constructivos. Cita el artículo 14 del Reglamento de Nic Chile. Invoca jurisprudencia. Se refiere al criterio de la titularidad de marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio. Cita normativa de ICANN, OMPI, artículo 20 del Reglamento de NIC Chile. Refiere el criterio de notoriedad del signo inscrito como dominio. Invoca el criterio de Creación Intelectual del signo. Aduce uso efectivo en Internet del signo CASA LISTA, en mérito de todo lo cual solicita se acoja la demanda, se revoque la asignación del nombre de dominio casalista.cl en la demandada, y se le asigne a su parte. QUINTO: Que la revocante acompañó a su demanda prueba documental consistente en: 1) Impreso de registro de marca comercial (Establecimiento Comercial) Casa Lista, registro de 21 de septiembre de 2015; 2) Impresos de página web 3) Impresos de noticias de portales electrónicos de las Últimas Noticias, El Mercurio Antofagasta y diario Atacama ; 4) Copia de fallo arbitral recaído sobre nombre de dominio promain.cl; 5) Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio colocolodetodos.cl. SEXTO: Que con fecha 26 de abril de 2017 se dio inicio a la etapa de contestación de la 3

4 demanda, y con fecha 6 de mayo de 2017 el titular, Orlando Zúñiga, contestó la demanda en los términos siguientes: Que Proyectos eléctricos y construcciones metálicas Ltda., a diferencia de CINTAC S.A, es una microempresa familiar de su propiedad con tan solo tres años de antigüedad y orientada a las obras menores en construcción, que por los malos resultados obtenidos el año 2016, de tan solo doce millones de pesos, decide dar un giro hacia la construcción de cabañas prefabricadas en madera, proceso de cambio que aún no se completa. Que, acorde con lo anterior, piensa en crear una página WEB cuyo nombre debería expresar un efecto de inmediatez. Que, luego de mucho meditar, llegó al nombre CASALISTA, el que consultó en los registros de la página web tu empresa en un día. Que, si bien CASALISTA se indicaba como razón social y marca disponible, el dominio Web figuraba inscrito. Que, desalentado, buscó el sitio Web CASALISTA en google y este no existía; que volvió a consultar a NIC Chile y observó que el dominio estaba cercano a caducar, por lo que decidió esperar con la esperanza que el titular no lo renovaría por otro periodo. Que, casi dos meses después, el dominio fue eliminado, porque el titular no lo renovó, ante lo cual procedió a inscribir el dominio CASALISTA.CL. Que el demandante se ha esforzado en demostrar que su marca es ampliamente reconocida en la WEB, e incluso se confunde al atribuir el reconocimiento que tiene el público por CINTAC a CASA LISTA, con lo que intenta fundar que el dominio CASALISTA llevaría a confusión al público. Que para que la confusión se produzca, antes que nada, el nombre de dominio en conflicto debiese tener alguna notoriedad en la Web relacionando al mandante, lo que en este caso no ocurre, y de hecho es casi inexistente. Que, por medio del buscador google se buscó la palabra casalista, y en los 100 primeros resultados obtenidos (ni en los siguientes) no hay siquiera, una referencia a CASALISTA de CINTAC. Que en el mismo buscador se buscó la palabra CASA LISTA y en los 100 primeros resultados obtenidos no hay siquiera una referencia a CASA LISTA de CINTAC. Que en el sitio WEB de CINTAC S.A., al 06 de marzo de 2017, en su página principal y en su página de productos, no existe la más mínima mención a CASA LISTA. Que luego de explorar en casi su totalidad el sitio WEB de CINTAC, no se pudo encontrar mención alguna a CASA LISTA. Que solicitó por correo electrónico a la Ejecutiva de Telemarketing de CINTAC información de casa prefabricada de CINTAC donde mencionó clara e inconfundiblemente le indicase donde buscar la información en la 4

5 WEB, que al igual que el abogado demandante, indica referencias a páginas WEB anidadas en sitios de periódicos de Atacama y Antofagasta, todos del 6 de Abril de 2015, quedando en evidencia que su difusión es solamente circunstancial. Que en el correo de respuesta a su solicitud, la ejecutiva no hizo la más mínima mención al producto CASA LISTA. Que, por último, se debe hacer notar que en las imágenes publicadas en periódicos se denomina al producto de CINTAC CASA LISTA METALCOM integrando un evidente elemento diferenciador, METALCOM. Que la parte demandante incorpora como prueba Impresión del sitio Web sitio oficial de la parte, en el que se puede apreciar el uso profuso de su marca CASA LISTA. ; que, sin embargo, no se puede atribuir uso profuso por una imagen estática, pero lo que es realmente grave es que dicho documento demuestra el uso de la marca Tubest One y no de CASA LISTA. Que no existió intencionalidad de apoderamiento ilegítimo del dominio, como tampoco existe posibilidad de confusión por parte del público, pues las referencias en la WEB a CASA LISTA de CINTAC son prácticamente inexistentes. Que el dominio CASALISTA.CL nace en el año 2004 y permanece en forma continua hasta la fecha, lo que implica que el dominio CASALISTA.CL es anterior a fecha de la inscripción de la marca que hizo CINTAC el año Que la evolución de los dueños del dominio CASALISTA.CL es como sigue: Periodo dominio Dueño Dominio Motivo eliminación Carlos Bravo No Renovación Eduardo Villagrán No Renovación NN(*) No Renovación Desde que fue liberado Orlando Zúñiga (demandado). Que CINTAC, en sus avisos de la prensa escrita, incorpora a su marca CASA LISTA el elemento diferenciador METALCOM quedando su producto denominado como CASA LISTA METALCOM, lo que evidentemente realiza para diferenciarse de CASALISTA.CL. Que el único cambio por CINTAC respecto del dominio casalista es la identidad del tercero titular. Que, en términos resumidos, se puede decir que No se menciona en ninguna parte del sitio de CINTAC su producto CASA LISTA por lo que no existe posible confusión por parte del público. Que el dominio CASALISTA.CL figuraba antes de su última inscripción como dominio eliminado disponible para inscripción, o sea, estuvo disponible porque alguien no renovó, lo que fortalece la posición de que no había motivos para sospechar de que posteriormente existiría una demanda para solicitar la revocación del dominio CASALISTA.CL. 5

6 SÉPTIMO: Que el titular acompañó insertos en su contestación impresos de búsqueda en Google por las expresiones casalista y casa lista, impreso de página web de Cintac, correos electrónicos, capturas de imágenes de periódicos de publicidad de Cintac, OCTAVO: Que con fecha 12 de junio de 2017 se citó a las partes a oír sentencia. NOVENO: Que con fecha 20 de junio de 2017 el árbitro decretó las siguientes medidas para mejor resolver: 1) de consulta por el árbitro en la red internet por la existencia de una posible página web para el dominio casalista.cl, debiendo imprimirse lo que allí se encuentre y acompañarse a los autos, con citación. 2) de consulta por el árbitro en el buscador Google por la expresión casalista.cl, debiendo imprimirse lo que allí se encuentre y acompañarse a los autos, con citación. 3) de despacho de oficio a NIC Chile, para que proporcione información acerca del titular del dominio CASALISTA anterior a don Orlando Zúñiga DECIMO: Que con fecha 21 de Junio de 2017 se llevaron a efecto las diligencias de consulta por el árbitro en la red internet por la existencia de una posible página web para el dominio casalista.cl y de consulta por el árbitro en el buscador Google por la expresión casalista.cl, efectuándose impresiones de lo obrado, las que fueron acompañadas a los autos, con citación. DECIMO PRIMERO: Que con fecha 3 de julio de 2017 se recepcionó el oficio de respuesta de Nic Chile. DECIMO SEGUNDO: Que con fecha 11 de julio de 2017, el árbitro reiteró la citación a las partes a oír sentencia. CONSIDERANDO: PRIMERO: Que la prueba acompañada por ambas partes, referenciada en los resultandos quinto y séptimo, no fue objetada, razón por la cual se le atribuye valor probatorio. SEGUNDO: Que de dicha prueba, y de los argumentos de la revocante, fluye que su parte es titular de la marca Casa Lista desde el 21 de septiembre de 2015, registro N , para Establecimiento de Comercio, así como que ha empleado en avisos publicitarios la expresión Casa Lista Metalcón, en el rubro de la construcción. TERCERO: Que el titular expuso tener un proyecto en el rubro de la construcción 6

7 asociado a la expresión y sitio web Casalista, el que no se encuentra implementado en los hechos, como se pudo comprobar con el impreso de búsqueda en la red internet de una página web con esa expresión. Goza también de la presunción de mejor derecho a su favor que se conoce como principio First come, first served, la que admite prueba en contrario. CUARTO: Que, adicionalmente, las búsquedas en Google por la expresión Casalista.cl remiten a partes distintas de las de este juicio, y Nic Chile informó al Arbitro que, con anterioridad al registro del dominio por el actual titular, el mismo estaba inscrito a nombre del señor Sebastián Alvarez. QUINTO: Que, con el mérito de lo antes considerado, es importante para resolver esta controversia determinar si es posible la coexistencia pacífica en la red internet del dominio casalista.cl, en posesión del titular, y la marca y actividades desarrolladas con la expresión Casa lista por la revocante. Al respecto, de los propios dichos del titular, surge que se trata de una microempresa familiar orientada a las obras menores en construcción, que por los malos resultados obtenidos el año 2016 decidió dar un giro hacia la construcción de cabañas prefabricadas en madera. Por otra parte, las actividades de Cintac S.A., su registro marcario para Casa Lista, que incluye clase 19, Establecimiento Comercial para la compra y venta de materiales de construcción no metálicos, tubos rígidos no metálicos para la construcción, asfalto, pez y betún, construcciones transportables no metálicas, monumentos no metálicos, y la publicidad acompañada por ambas partes, prueban que desarrolla el mismo rubro de casas prefabricadas, con Metalcón. SEXTO: Que, como consecuencia de lo considerado en el N 5 anterior, se estima que no es posible la coexistencia pacífica en la red internet del dominio casalista.cl, en posesión del titular, y la marca y actividades desarrolladas con la expresión Casa lista por la revocante. SEPTIMO: Asentado lo anterior, este árbitro debe determinar cual de las partes tiene un mejor derecho e interés preferente al nombre de dominio en controversia, y preferirá la posición de la revocante, dada la mayor antigüedad de su registro marcario con idéntica expresión a la del dominio sub-lite y actividades con el mismo llevadas a cabo en el mes de septiembre del año 2015, al tenor del impreso del diario El Mercurio de Antofagasta acompañado a los autos. 7

8 OCTAVO: con el mérito de lo antes considerado, y tratándose en este caso de una demanda de revocación deducida en los términos del artículo 19 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio.CL, la que supone para que sea acogida la invocación y prueba de un interés preferente, el árbitro estima que la revocante demostró tener un mejor derecho y un interés preferente sobre el nombre de dominio en controversia, razón por la cual acogerá su demanda, en los términos que pasan a expresarse en la parte resolutiva de la sentencia. Y vistos, además, lo dispuesto en el artículo 26 de la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.CL SE RESUELVE: Que se acoge la demanda de revocación, y se asigna el nombre de dominio casalista.cl a la revocante, CINTAC S.A., sin costas. Fírmese digitalmente y notifíquese a las partes y al Centro de Resolución de Controversias, a fin de que de cumplimiento a lo resuelto. Dispónese el cierre del expediente electrónico. Publíquese. Firmaron como testigos don Jorge Lara Lara, C.I , y doña Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I