Taller de negociación para la transferencia de tecnología.

Transcripción

1 Taller de negociación para la transferencia de tecnología. 10 y 11 de noviembre del 2016 I.Q.I. Eduardo Camacho Corona

2 La negociación...

3 Negociación Proceso a través del cual buscamos lograr lo que queremos de otras personas. Interacción humana con el objetivo de satisfacer necesidades de las partes Comunicación para lograr un acuerdo entre dos o más partes que tienen algunos intereses compartidos y otros opuestos

4 Negociación El propósito de la negociación es lograr un acuerdo que satisfaga las necesidades de ambas partes Gana-gana Gana-pierde Pierde pierde?

5 El proceso de negociación Asunto a negociar Objetivos Cuestiones y posiciones Necesidades y tácticas Ambientes y estrategias Agenda

6 Asunto a negociar: Es el objeto específico del acuerdo motivo de la negociación. Ej. Establecer un acuerdo de licencia de patentes, desarrollar un proyecto de investigación, etc. Es muy importante tratar de identificar el problema de la contraparte

7 Objetivos: Son los puntos específicos del acuerdo que pretendemos alcanzar con la negociación. Ej. Establecer un acuerdo de licencia exclusiva, etc.

8 Cuestiones y posiciones: Cuestiones son los temas concretos a discutir: Pago de regalías; Exclusividad; Posiciones son los enfoques que cada parte da a las cuestiones (8%; 2 años) Al considerar las cuestiones concéntrese en los problemas de cada parte en vez de las demandas, éstas suelen ser aproximaciones demasiado simplificadas de los problemas Es muy importante tratar de identificar el problema de la contraparte

9 Posición Vetrogen Posición inicial UTN Posición Alquimex Pago inicial Depende de otras tecnologías éxitosas USD 250,000 USD 300,000 Regalías 1.5% por 10 años 5% por 10 años 10% por 15 años Exclusividad Exclusividad absoluta Sin exclusividad Sin exclusividad Uso de marca Marca Propia BIOFULMEX Conjunta Asistencia técnica USD 0 USD viáticos USD viáticos

10 Necesidades y tácticas: Las necesidades y su satisfacción motivan toda conducta. Conocer las necesidades es la clave en la negociación. Las tácticas serán mas efectivas cuando se dirijan en concreto a una o mas necesidades.

11 Ambientes y estrategias En una negociación con éxito todos ganan, por lo tanto, los ambientes que se buscan deberán ser positivos. Las estrategias son instrumentos que cambian una situación. Una estrategia es un modo de llevar a cabo un plan.

12 Negociación: recomendaciones Separar las personas de los problemas. Inventar opciones. Conocimiento de las disciplinas científicas involucradas. Conocimiento de aspectos jurídicos y de mercado.

13 Procesos de Negociación Fase de preparación Fase de propuesta y discusión Fase de cierre de la negociación

14 Fase de preparación Identificación de las contrapartes interesadas en sentarse a negociar. Definir las cuestiones a negociar. Establecer el objetivo y como alcanzarlo. Imaginar el objetivo de la contraparte Designar al negociador principal Preparar una hoja de términos.

15 Hoja de términos : Define objetivo máximo (el mejor) y objetivo mínimo (el peor). - Alcance y territorio - Obligaciones del licenciante: la tecnología, activos complementarios, asistencia técnica, mantención patentes. - Obligaciones del licenciatario: explotación de la tecnología, utilización apropiada de las marcas.

16 Hoja de términos - Mejoras - Cuestiones financieras: pagos iniciales, regalías, pagos mínimos anuales. - Infracciones. - Periodo. - Otros como contabilidad, legislación aplicable, confidencialidad, garantías, renuncia..

17 Fase de propuesta y discusión - licenciante promociona las ventajas de la tecnología. - presentación de cuestiones y objetivos. - contratos de confidencialidad (NDA) - licenciatario examina la información. - Identificar estilos y tácticas de negociación.

18 - Se presentan contrapropuestas. - Si entonces ; nunca dar sin recibir - Generación de una amplia gama de soluciones. - Alcanzar acuerdos mutuamente beneficiosos

19 - Los acuerdos tecnológicos implican relaciones técnicas, comerciales y personales a largo plazo. - Una parte insatisfecha podrá llegar a situaciones extremas para modificar lo que percibe como una injusticia o inequidad. - Siempre se deben establecer objetivos ambiciosos protegiendo la credibilidad. - Generar variantes comerciales económicas para usted pero valiosas para la otra parte. Ser creativos. - Nada es inamovible. Todo es negociable.

20 Pago inicial Regalías Acuerdo con Alquimex USD300,000 = 20% efectivo + 80% utilización de su planta industrial 10% por 10 años Posición Vetrogen Posición inicial UTN Última oferta USD 0 USD 250,000 USD 300, % por 10 años 5% por 10 años 10% por 15 años Exclusividad 10 años, renegociable después de éste periodo Exclusividad absoluta Sin exclusividad Sin exclusividad Uso de marca Asistencia técnica Nombre compuesto = ALQUIMEX por BIOFULMEX 60 horas semestrales, incluidas en el paquete tecnológico. Hora adicional USD 100. La empresa cubrirá viáticos. Solo su marca BIOFULMEX Conjunta USD 0 USD viáticos USD viáticos

21 Evaluación financiera No olvidar que se trata de tener un proyecto rentable Se requiere un modelo de flujo de efectivo Incluir los costos de la propia tecnología, las inversiones necesarias, pruebas, etc., etc. Calcular Valor Presente Neto y Tasa Interna de Retorno Determinar el valor de la licencia (métodos)

22 Variables críticas Características del mercado Tamaño del mercado actual y potencial Requisitos de comercialización Ciclo de vida de la tecnología Etapa y vigencia Características del vendedor Capacidad para innovar, proveer asistencia técnica y capacitación Prestigio Experiencias previas

23 Ciclo de vida del producto

24 I M P O R T A N C I A 0 Secretos Industriales Patentes / Registros Marcas TIEMPO

25 Variables críticas Calidad de la tecnología Integración del paquete tecnológico Consumo de energía, agua y otros recursos Dispositivos necesarios para seguridad Eficiencia y rendimiento de proceso y garantías Subproductos y desechos Costo de tratamiento de residuos Cumplimiento de normas Competitividad frente a otras tecnologías

26 La evaluación previa Se hace con el objeto de definir el producto que se obtendrá con la tecnología; identificar los riesgos tecnológicos, de propiedad intelectual, de mercado y de ejecución involucrados; conocer los recursos financieros pasados y presentes; y saber cómo se posiciona el proyecto en comparación con otros del portafolio de la organización. Un primer análisis sobre la probabilidad de éxito. Permite identificar acciones necesarias (y urgentes).

27 Riesgo tecnológico Cuál es el nivel de desarrollo de la tecnología? Cuáles son los costos y el tiempo necesario para tener un producto o tecnología comercializable? Tiene el proyecto suficientes recursos para llegar a los resultados esperados? Cuáles son las limitaciones o deficiencias de la tecnología? Cuáles son las tecnologías que compiten con la tecnología propuesta? Qué ventajas y desventajas tienen? Cuáles son las tecnologías que competirán en el futuro? La tecnología depende de otras tecnologías existentes? Cuál es el ciclo de vida de la tecnología?

28 Riesgo de propiedad intelectual Está protegida la tecnología? Cómo? Dónde? Cuál es el estado del arte en relación con propiedad intelectual en el área dónde se aplica la tecnología? La tecnología ha sido publicada o presentada a la industria? Cuál es la novedad de la tecnología? La tecnología puede ser protegida? Cómo? Es posible el identificar y/o controlar el uso no autorizado de la tecnología?

29 Riesgo de mercado Cuál es el mercado que se desea ganar? Existente o potencial? Cuáles son las características del mercado? (Tamaño, barreras de entrada, potencial de crecimiento, tiempo necesario para el acceso) Cuáles son los productos que ya están en el mercado y sus características? Cómo es la competencia en el sector? (Características de la industria, compañías existentes y su porcentaje del mercado) Cuál es la ventaja competitiva de la tecnología en el mercado? Cuál es la posición de la tecnología en la cadena de valor? Cuáles son las leyes o normas que tienen incidencia en el proyecto? (Existentes o futuras)

30 Riesgo de ejecución Cuáles son las expectativas del investigador con relación a la comercialización de la tecnología? El investigador principal y su equipo: Tienen experiencia tecnológica reconocida? Tienen visión sobre el proyecto o futura nueva empresa? Tienen liderazgo y compromiso? Tienen conocimiento del mercado? Tienen las habilidades y conocimientos necesarios para llevar las diferentes etapas de desarrollo y comercialización? Tienen visión financiera? Tienen otros proyectos relacionados o complementarios? Tienen contactos y experiencia previa en TT? Tienen colaboración con empresas?

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32 IPscore 2.2 Herramienta de evaluación de patentes y proyectos de desarrollo tecnológico, cualitativa y cuantitativa, en forma de previsión financiera que muestra el valor actual neto de la tecnología evaluada. Desarrollado por la Oficina Danesa de Patentes y Marcas en colaboración con el Profesor Jan Mouritsen, el Copenhagen Business School y cierto número de empresas danesas. Adquirida por la Oficina Europea de Patentes y se ofrece a los usuarios de forma gratuita para ofrecer apoyo a la estrategia de patentes de las empresas, fundamentalmente PYMES, y para controlar el volumen de solicitudes mediante la eliminación de aquellas que puedan no tener ningún valor.

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36 Licenciamiento Una licencia es el consentimiento del propietario para que se utilice la P.I. a cambio de dinero u otro tipo de valor. WIPO. Como negociar licencias tecnológicas. Publicación de la OMPI No. 903S El titular del derecho conserva su propiedad.

37 Porqué ofrecer licencias? Diversificar fuente de ingresos Acceso al mercado Capacidad de inversión Pero se requiere Protección de la tecnología (PI) Un mecanismo de explotación y comercialización de la PI.

38 Factores clave para la comercialización de tecnología. Calidad de la investigación. Nivel de investigación y carteras de proyectos. Políticas y normas institucionales. Oficinas de transferencia tecnológica (OTT): Personal, Experiencia industrial. Entorno de transferencia de tecnología: política nacional; inversionistas, infraestructura y agentes tecnológicos (emprendedores). Fuente: The state of patenting at research institutions in developing countries: policy approaches and practices. Pluvia Zuniga

39 Funciones de una OTT. Identificar tecnologías disponibles. Establecer contactos con empresas. Realizar estudios de viabilidad económica de los inventos para estrategia de propiedad intelectual. Apoyar la negociación y elaboración de contratos de transferencia tecnológica; Realizar el seguimiento de los proyectos contratados. Buscar financiamiento para proyectos en fuentes gubernamentales Hacer el marketing institucional. Ofrecer servicios de consultoría.

40 Identificación de oferta

41 Clientes de la OTT Los investigadores inventores, que frecuentemente tienen expectativas de oportunidades de investigación, beneficios, utilización pública del invento y fama; El sector privado, con perspectiva de obtener una tecnología comercialmente viable a un precio justo; La administración, que espera que la OTT sea auto-sustentable y que frene los conflictos de intereses. El consejo de gobierno, que necesita asegurar que el nombre y la reputación de la institución sean protegidos en su relación con la industria; El contribuyente, con expectativas de que la OTT administre los recursos públicos de modo efectivo

42 Identificación de demandas Identificar empresas a través de ferias, eventos. Conocer a la empresa: Estrategias; Toma de decisiones (Porter). Contactos previos: , visitas. Intercambio de información no confidencial que rompa el hielo y aporte una imagen general.

43 Desempeño Número de invenciones reveladas y clientes internos atendidos el número de patentes solicitadas, patentes concedidas y licencias consumadas; el volumen de regalías del licenciamiento Número de productos comercialmente producidos y vendidos. Número de interacciones industriales y proyectos de investigación financiados Capacidad de retener investigadores emprendedores y atraer egresados; reputación para la innovación; promoción del nombre de la universidad

44 Conocimientos y habilidades Gestión Tecnológica, con énfasis en la estructuración de paquetes tecnológicos y mecanismos de transferencia de tecnología Propiedad Intelectual, manejo de los fundamentos legales y la estructura de los principales títulos y su ámbito de aplicación. Inteligencia tecnológica y de mercado. Mecanismos de búsqueda y recuperación de información tecnológica. Conocimiento de los elementos básicos de contratos de transferencia de tecnología Responsabilidad Capacidad de negociación con empresas y grupos de investigación. Habilidad para solución de conflictos. Capacidad para redactar textos complejos con elementos técnicos y económicos. Capacidad de organización de reuniones y grupos de trabajo. Iniciativa y fuerte orientación a resultados. Adaptabilidad a ambientes adversos y grupos heterogéneos Puntualidad Capacidad para tomar decisiones. Autonomia.

45 Fase de cierre - Redacción del acuerdo - Firma del contrato.

46 Contratos Acuerdo de voluntades sobre un objeto de interés común, con el objeto de crear, modificar o extinguir derecho. El contrato debe ser un documento que permita prever problemas, anticipar su solución y ser la culminación exitosa del proceso de negociación.

47 Por qué necesitamos contratos? Permite a las partes tener certeza sobre lo que se conviene, cuáles son las condiciones, periodos, etc. Previene malos entendidos, asegura titularidad. Permite tener una base para determinar en qué momento alguna de las partes está incumpliendo.

48 Tipo de contratos/convenios/acuerdos Prestación de servicios Desarrollo de Proyectos Confidencialidad (NDA) Licenciamiento Transferencia de tecnología Transferencia de material (MTA) Cesión de derechos Colaboración académica

49 Partes del contrato Proemio o preámbulo Identificación del contrato y de las partes Declaraciones y/o considerandos De las partes Personalidad jurídica Lo que se compromete y la posible propiedad Intenciones Clausulado Validación Anexos

50 El contrato de confidencialidad Intercambio de información sin riesgo qué es lo que se va a mantener en confidencialidad? La vigencia (indefinida o perpetua) Impedir la comercialización u otro uso de la información

51 Contrato de Confidencialidad Acuerdo previo que protege los derechos del licenciante, toda vez que deba revelar información confidencial para comenzar la negociación, que eventualmente no condujera a un acuerdo. - Tiene limitaciones temporales. - Acarrea riesgo de implementación. - Requiere vigilancia permanente.

52 Memorando de entendimiento (MOU) Acuerdo preliminar por el cual las partes declaran su intención de concertar un acuerdo vinculante (de licencia). Tiene un plazo fijo para concluir el acuerdo (el potencial licenciante concede al potencial licenciatario un plazo para el análisis de todos lo aspectos de la potencial licencia, sin entablar contactos con ningún otro candidato hasta que expire ese plazo).

53 Contrato de Prueba de Tecnología Acuerdo que permite que el potencial licenciatario verifique las ventajas competitivas de la tecnología, en miras a un acuerdo de licencia. Requiere dimensionar esas ventajas. Involucrarse en la prueba para validar el resultado.

54 Acuerdo de transferencia de material biológico Acuerdo que permite la utilización temporal de algún material biológico, para la comprobación de sus propiedades y eventualmente utilizarlo para propósitos comerciales. Derecho a utilizar el material biológico: Para investigación Para desarrollar una aplicación Para integrarlo a un producto

55 Acuerdo de Investigación Acuerdo que permite la utilización de conocimientos técnicos pioneros generados por una institución de I&D u otro, para la investigación y desarrollo conjunto de etapas posteriores de la tecnología. Derecho a utilizar los conocimientos técnicos pioneros en el contexto de un esfuerzo conjunto de investigación. Puede incluir la prueba para validar el resultado.

56 Transferencia y licenciamiento Contrato entre partes mediante el cual un titular de un derecho de propiedad intelectual (licenciante) le otorga al beneficiario (licenciatario) un PERMISO para hacer, usar o licenciar su invención o conocimiento

57 Cláusulas importantes Objeto y alcance (especifique metas y entregables) Definiciones Propiedad Intelectual (Materia Protegida) Pagos (montos, forma, base) (pago continuo, pago por adelantado, un sólo pago total) Asistencia técnica y capacitación Responsabilidad Exclusividad, sublicencias Vigencia Tribunales competentes y arbitraje Rescisión

58 Definición de la Materia Protegida y Transferida. Debe ser clara y precisa: Programa computacional, información, tecnología de proceso, protocolo, entre otros Determina los contenidos del contrato. Si es una Patente o solicitud de patente debe indicar el número de registro o de solicitud y adjuntar la descripción de la patente con sus detalles precisos.

59 Alcance de los Derechos Territorialidad del uso - En un país, en una localidad - Nivel mundial, exclusiva.

60 Alcance de los Derechos Licencia exclusiva, única o no exclusiva. Exclusividad, mayor precio, mayor dependencia del éxito del licenciatario. Exclusividad por territorio. Exclusividad por campo de aplicación. No exclusiva, mayor control del licenciante sobre la tecnología, potencial mayor de desarrollo de la tecnología. Exclusividad, se excluyen incluso los derechos del licenciante.

61 Alcance de los Derechos Licenciatario más favorecido En caso de una licencia no exclusiva, se asegura que si el licenciante concediese a otro licenciatario condiciones más favorables, el actual licenciatario tendrá derecho a exigir las mismas condiciones.

62 Alcance de los Derechos Sublicencia En caso de una licencia exclusiva, el derecho de entregar sublicencias en el territorio determinado. - Aprobación del licenciante - Elección del sublicenciatario - Condiciones - Si caduca cuando la licencia principal expira o termina por algún motivo.

63 Alcance de los Derechos Mejoras - Frecuente cuando la tecnología esté en una etapa inicial de desarrollo. - Definición de mejoras o nuevas versiones. - derecho del licenciante a usar cualquier mejora desarrollada por el licenciatario, incluso licenciar a otros, en otros territorios o extender las mejoras a los otros licenciatarios. - posibilidad de que el licenciatario acceda a cualquier mejora que desarrolle el licenciante. - información permanente en relación a las mejoras.

64 Alcance de los Derechos Asistencia técnica Estancia de personal del licenciante en instalaciones del licenciatario Propósito, duración, documentación y conocimientos técnicos a compartir. Capacitación Entrenamiento temporal al personal que ejecutará la tecnología licenciada Debe especificar objetivos claros y tener delimitación Plazo sujeto a expiración de patentes. plazo que permita una evaluación de la capacidad comercial del licenciatario. renovación automática, solicitud por escrito.

65 Consideraciones comerciales y financieras Aspectos financieros típicamente utilizados: 1. Gastos de Protección 2. Pagos Iniciales (firma del acuerdo) 3. Pagos dependientes de eventos (sumas globales dependientes del desempeño, conclusión de ensayos clínicos, otorgamiento de certificaciones). Acordados previamente, exentos de riesgo para el licenciante y el licenciatario.

66 Consideraciones comerciales y financieras 4. Regalías - Pagos regulares - Base de cálculo, unidades vendidas, ingresos netos. - Requiere mecanismos de control - Tasa de regalías. Valoración de tecnología - Tasa variable ascendente (reconoce la curva de aprendizaje) - Tasa variable descendente (incentiva el aumento en el volumen de producción)

67 Consideraciones comerciales y financieras 5. Pagos mínimos anuales - Presiona para apurar la implementación productiva y comercial de la tecnología licenciada. - Cuando la licencia es exclusiva protege al licenciante. 6. Pagos por sublicencias. 7. Administración contable. Registro separado y auditable. 8.- Infracciones : terceros utilizando la tecnología no licenciada. 9.- Responsabilidad de los productos: fabricación, control de calidad, componentes. Seguros.

68 La aplicación práctica Regla del 25%. Se trata de encontrar una base justa de compartición de beneficios entre licenciante y licenciatario. Hay evidencias de que la tecnología es un cuarto del negocio, por lo que se aplicaría un 25% sobre el margen de utilidad del negocio.

69 Formas de pago de Tecnología La mayoría de los acuerdos se basan en el pago continuo (running) de regalías basado en los ingresos netos (precio de ventas neto). Ventajas: Brindan pagos recurrentes que reflejan el nivel de uso y el éxito económico de la invención. No depende de la utilidad. Desventaja: No existe control sobre el precio de venta o el nivel de uso. Pagos por adelantado (up-front fee) -bastante común, usualmente combinado con regalías Un solo pago total (lump sum), sin pago continuo de regalías, son utilizadas en pocas situaciones

70 Muchas gracias!