Rol: 1048. Dominio: taconerastyle.cl. Caratulados: Editorial Televisa International S.A. con Nelly Esther Carrera Henríquez. Tipo de revocación: temprana. SENTENCIA DEFINITIVA Santiago, 26 de noviembre de 2014. VISTOS Con fecha 26 de marzo de 2014, doña Nelly Esther Carrera Henríquez solicitó la asignación del nombre de dominio taconerastyle.cl. Posteriormente, el 11 de abril de 2014, y conforme a los numerales 18 y siguientes de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio.CL (en adelante indistintamente RFR-CL) la empresa Editorial Televisa International S.A. (en adelante indistintamente Televisa, revocante, o demandante), domiciliada para estos efectos en Av. Isidora Goyenechea 2800, piso 43, comuna de Las Condes, representada por don Francisco Carey Carvallo, presentó dentro del plazo de 30 días que establece la citada norma, una solicitud de revocación temprana respecto del mismo nombre de dominio. En este contexto, con fecha 03 de septiembre de 2014, NIC Chile designó como árbitro arbitrador al infrascrito para resolver este conflicto sobre la revocación temprana del nombre de dominio taconerastyle.cl, en adelante también individualizado como el nombre de dominio en disputa, en conflicto o litigioso. Más tarde, el 09 de septiembre de 2014, este sentenciador aceptó el cargo de árbitro arbitrador y juró desempeñarlo con la debida diligencia y en el menor tiempo posible. 1
Posteriormente, se abrió un plazo de 5 días para solicitar la inhabilidad del árbitro contemplado en el numeral 14.4. del Reglamento de Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.CL (en adelante indistintamente RPRC-CL), periodo en el cual ninguna de las partes manifestó reparos respecto de este punto. A continuación se dio inicio al periodo de consignación, etapa en la cual la parte revocante con fecha 02 de octubre de 2014, dio cuenta del depósito de los honorarios arbitrales dentro del plazo de 10 días que establece el numeral 22 del RPRC-CL. Acto seguido, con fecha 10 de octubre de 2014, la parte revocante presentó su demanda de revocación, la cual se funda básicamente en las siguientes consideraciones. La demanda parte haciendo referencia a Televisa, una empresa dedicada a la comercialización, edición y distribución de revistas de entretenimiento de habla hispana, con presencia en América Latina y Estados Unidos. Algunos ejemplos son Cosmopolitan, Caras, NatGeo, Esquire, Disney, entre otras. Respecto del público femenino, el revocante creó una comunidad de personas interesadas en tendencias de nombre Taconeras, marca que se encuentra debidamente registrada en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Esta comunidad se publicita en la página www.taconeras.cl, y otras redes como Twitter (18.000 seguidores) y Facebook (39.000 seguidores), dando cuenta de diversas actividades, informando noticias sobre festivales, tendencias de moda, estilo, farándula, y productos femeninos en general. En Chile se realizan diversas actividades, como por ejemplo la feria taconeras, en donde se venden zapatos boutique de distintas marcas desde al año 2011. En definitiva, Televisa a través de su marca Taconeras ha adquirido fama y notoriedad dentro del mercado de las tendencias de moda y espectáculos. 2
En cuanto al derecho, el demandante señala que los nombres de dominio consisten en una denominación por medio de la cual un usuario de Internet es identificado, lo cual lo convierte en un elemento clave a la hora de utilizar los diversos servicios que Internet ofrece. Dentro de los diversos criterios que el RFR-CL establece para solucionar conflictos por nombres de dominio, se encuentra el principio del First come, first served, la teoría del mejor derecho, el legítimo interés y la buena fe. Respecto del primero de ellos, en caso de no existir otros derechos o principios que analizar, el primer solicitante tendrá un derecho preferente para la asignación definitiva del dominio en cuestión. Este principio no es absoluto, sino que debe ser interpretado a la luz del resto de las normas ya enunciadas, siendo en este caso relevante hacer presente la existencia de la marca Taconeras, registrada en nuestro país para distinguir servicios relacionados con organización de exposiciones, curso de perfeccionamiento, grabación y producción de audio, publicación en línea no descargable, asistencia a dirección de negocios, estudios de mercado, entre otros servicios de las clases 35 y 41 del Clasificador Internacional de Niza. A juicio del demandante, de una lectura del artículo 14, se desprende que las marcas comerciales deben ser consideradas a la hora de resolver un conflicto de este tipo, y en este caso la marca Taconeras le otorgaría un mejor derecho sobre el dominio en disputa. A su vez, Televisa señala que tiene un mejor derecho sobre el dominio solicitado, en base a tres marcas comerciales que protegen la expresión Taconeras en las clases 35 y 41, y a la titularidad del dominio taconeras.cl. En base a lo anterior, el otorgamiento definitivo del dominio al actual asignatario generará un serio riesgo de confusión en base a similitud existente entre su marca y el dominio taconerastyle.cl. 3
A continuación, el demandante cita fallos arbitrales que avalan esta postura, y también el artículo 20 del RFR-CL, el cual trata como causal de revocación de un nombre de dominio el hecho que la inscripción haya sido abusiva o de mala fe, enumerando dentro de las condiciones a los nombres de dominio que sean idénticos o engañosamente similar a una marca u otra expresión respecto de la cual el reclamante alegue tener derechos previos, situación que se produciría en este caso, ya que las marcas comerciales ya citadas fueron registradas en el año 2012. Respecto de la estructura del nombre de dominio, la parte demandante señala que la inclusión de la expresión style unido por una letra s, no hace otra cosa que aumentar aún más la confusión, ya que la marca registrada se utiliza justamente para informar tendencias sobre la moda, belleza y productos, es decir, a informar acerca del estilo en la actualidad respecto de dichas tendencias, siendo su relación evidente, generando con ello confusión y un menoscabo económico para Televisa. Por otro lado, el demandante señala contar con un actual, efectivo y legítimo interés en el nombre de dominio solicitado. Además, actúa de buena fe al solicitar este dominio, ya que busca proteger su marca y evitar potenciales errores y confusiones en los usuarios de Internet. Por último, la parte demandante acompañó la siguiente documentación: - Copia simple de la impresión de la marca comercial Taconeras en las clases 35 y 41. - Copia simple de impresión de la página web www.taconeras.cl. - Copia simple de publicidad de la Feria Taconeras a realizarse del 17 al 19 de octubre de 2014 en el Parque Bicentenario. - Copia simple de la cuenta de Twitter @taconeras. - Copia simple de la página de Facebook del demandante. - Copia simple de impresiones del diario el mercurio y revista del club de lectores del mercurio. - Copia simple de la página de Instagram. 4
- Copia de los fallos arbitrales de los dominios bancorp.cl y elsembrado.cl que avalan sus argumentos. - Copia simple de la impresión de NIC Chile del dominio taconeras.cl. Siguiendo con los hechos, el 20 de octubre de 2014 se dio inicio a la etapa de contestación de la demanda, instancia en la cual el actual asignatario del nombre de dominio en disputa no presentó escrito ni defensa alguna. En base a lo anterior, con fecha 09 de noviembre se tuvo por evacuado el traslado en rebeldía y se citó a las partes a oír sentencia. CONSIDERANDO 1) Que en relación al presente arbitraje, al ámbito de competencia y a su carácter vinculante para las partes, el numeral 21 del RFR-CL señala que los conflictos que se susciten con ocasión de la revocación de un nombre de dominio.cl serán resueltos de acuerdo a la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio. CL.. Acto seguido, sujeta las controversias por nombres de dominio al procedimiento de arbitraje establecido en dicha política. Esta misma norma dispone que Las partes podrán designar un árbitro de común acuerdo, y en su defecto, facultan a NIC Chile de manera expresa e irrevocable para designar en su lugar a un árbitro de una nómina que estará publicada en su sitio web, nombramiento que se entenderá efectuado directamente por cada una de ellas mismas. 2) En cuanto a las exigencias establecidas por el RFR-CL para registrar un nombre de dominio, resulta pertinente citar el artículo 14, el cual señala que Será de responsabilidad exclusiva del titular del registro que su inscripción no contraríe las normas sobre ejercicio de la libertad de expresión y de información, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente 5
adquiridos por terceros y NIC Chile no tendrá ninguna responsabilidad por el uso que el asignatario haga del nombre de dominio inscrito. En base a lo anterior, la aplicación de esta norma resulta preponderante para estos efectos, sin perjuicio que la apreciación de los hechos y la decisión que este tribunal adopte, debe tomarse a la luz de los principios de prudencia y equidad aplicables a este tipo de arbitrajes 1, y a las normas constitucionales y legales que sean atingentes. Asimismo, el artículo 19 del RFR-CL dispone que si la solicitud de revocación fuere presentada dentro del plazo de 30 días contados desde la inscripción del nombre de dominio en disputa, el revocante podrá hacerlo invocando un interés preferente, norma que ser interpretada justamente en relación con las directrices que el artículo 14 del mismo Reglamento establece. 3) Que en relación con los hechos fundantes de la demanda, de los antecedentes tenidos a la vista, se desprende que el demandante es titular de la marca comercial TACONERAS para distinguir servicios relacionados con organización de exposiciones, curso de perfeccionamiento, grabación y producción de audio, publicación en línea no descargable, asistencia a dirección de negocios, estudios de mercado, entre otros servicios de las clase 35 y 41 del Clasificador Internacional de Niza. Asimismo, el demandante es titular del nombre de dominio taconeras.cl, el cual se utiliza para informar sobre diversas actividades, noticias sobre festivales, tendencias de moda, estilo, farándula, productos femeninos en general. Es más, el demandante desde el año 2011 realiza una feria todos los años denominada justamente Taconeras, en donde se venden zapatos boutique de distintas marcas. En relación con lo anterior, ha quedado acreditado además que el demandante utiliza diversas redes sociales bajo la expresión Taconeras para publicitar y difundir estas actividades. 1 MORALES, MARCOS (2008). Sistemas y criterios de resolución de conflictos sobre nombres de dominio. Revista de Derecho de la Universidad Finis Terrae, pp. 184. 6
4) En este contexto, a fin de determinar si la parte demandante tiene un interés preferente en el dominio en disputa en los términos señalados en el artículo 19, resulta pertinente analizar previamente los supuestos descritos en el artículo 14 del RFR-CL ya señalados en la parte expositiva, en particular la posible vulneración de derechos válidamente adquiridos por terceros. De la lectura y análisis de los antecedentes descritos, queda de manifiesto a este sentenciador que la demandante si tiene un derecho válidamente adquirido, el cual se materializa en las marcas comerciales que protegen la expresión TACONERAS, la cual se encuentra íntegramente contenida en el nombre de dominio en disputa, sin que la expresión style otorgue distintividad al dominio, sino más bien todo lo contrario, por lo que el registro de dominio en conflicto vulnera derechos marcarios válidamente adquiridos por el revocante en los términos del artículo 14 recientemente citado. 5) En este sentido, el nombre de dominio en disputa podría llevar a los usuarios de Internet a caer en un error, al pensar que el dominio taconerastyle.cl es de propiedad o se encuentra relacionado con Televisa a través de su proyecto Taconeras, lo cual no es efectivo. Ello además podría generar un riesgo de dilución de la marca en cuestión. 6) Por otro lado, si bien hay otros principios y derechos que deben tenerse a la vista a la hora de resolver un conflicto por nombres de dominio, como el principio del first come, first served, a juicio de este sentenciador la existencia de un derecho válidamente adquirido por un tercero, en atención a la circunstancias ya explicadas, debe primar en este caso en particular. En definitiva, la existencia numerosos registros marcarios y de dominio que protegen una expresión muy similar al dominio en disputa, la utilización efectivamente de la expresión Taconeras, especialmente en medios digitales y redes sociales, la existencia del dominio taconeras.cl, y los demás argumentos ya señalados en el presente fallo, permiten sopesar los principios de prudencia y equidad consagrados en el artículo 222 7
del Código Orgánico de Tribunales en favor del revocante, estimando que éste tiene un derecho preferente sobre el nombre de dominio en disputa. Y de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento de Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.CL y lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales y artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. SE RESUELVE 1. Acoger la demanda de revocación temprana presentada por la parte demandada y asignar el nombre de dominio taconerastyle.cl a la empresa Editorial Televisa International S.A. 2. No condenar en costas al demandado. 3. Declarar cerrado el expediente electrónico de autos. Rol N 1048. Notifíquese a las partes y a Nic Chile mediante correo electrónico emanado del sitio web arbitral. Hecho, ejecútese por Nic Chile esta resolución. Andrés Grunewaldt Cabrera Árbitro designado Autorizan en la calidad de testigos 8
Claudia Ortega Ulzurrum Mariana Gallardo Ban 9