IMPORTADORA KUBAYOFF LIMITADA con. MALETAS CHILE SpA. maletasdechile.cl. Causa Rol N

Transcripción

1 IMPORTADORA KUBAYOFF LIMITADA con MALETAS CHILE SpA maletasdechile.cl Causa Rol N de marzo de 2018 VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: PRIMERO: Que, de conformidad a lo dispuesto en la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.CL y en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio.CL, en adelante e indistintamente el Procedimiento, se notificó al infrascrito su nombramiento como árbitro en el conflicto suscitado con motivo de la solicitud de revocación del nombre de dominio maletasdechile.cl, siendo partes en este litigio, como actual asignatario del nombre de dominio, IMPORTADORA KUBAYOFF LIMITADA, y, como solicitante de revocación, MALETAS CHILE SpA. SEGUNDO: Que, el suscrito aceptó el cargo con fecha 6 de octubre de 2017, lo que se notificó a las partes y a NIC Chile según consta en autos. TERCERO: Que, consta en autos que el solicitante de revocación ha cumplido con las cargas procesales que le corresponden. CUARTO: Que, dentro de plazo, el solicitante de revocación presentó la demanda arbitral por revocación de nombre de dominio, alegando en lo medular lo siguiente: - Inicia sus actividades en el año 1983 con la representación e importación de Maletas Primicia, distribuyéndose en grandes tiendas y clientes minoristas. - En el año 1984, se constituye como matriz del holding la sociedad Sociedad Comercial Maletas Chile Limitada.

2 - Durante los siguientes años, amplía su línea de producto, creándose en el año 1986 Head, fabricándose mochilas y accesorios en serie bajo dicha marca. - En 1994, se adjudica la licencia de Disney para Chile. - En los últimos años, el grupo SCMC se consolida como el mayor fabricante de equipaje, mochilas y artículos relacionados del país, a través de sus distintas marcas (Head, Disney, Barbie, Blizzard) estando presente en la totalidad de las ciudades del país y con una fuerte orientación hacia la satisfacción de los clientes en todos los niveles de la organización. - Al final del año 2009 la compañía cuenta con una cadena de retail con un total de 32 tiendas a lo largo del país. - La revocante es titular de diversos registros marcarios, destacándose, entre otras, las siguientes: VALAGUZZA, HEAD (y sus expresiones derivadas), SPORTDONNAY, FONTANA, ALACRAN, GRILLO, SOLIDEX, HEALTH, KALHU, FUTURA, entre otras. - Las diferentes sociedades que componen el grupo se estructuran en torno a denominación MALETAS CHILE, que es la forma con la que se ha distinguido de sus competidores en cuanto al uso de su razón social. - Da cuenta de las diversas modificaciones que se han efectuado en relación a la razón social de la actora, indicando que siempre el término Maletas Chile ha sido el núcleo de su estructura. - La revocante es titular del nombre de dominio maletaschile.cl - Señala que, de un análisis comparativo del nombre de dominio objeto de este litigio con la marca MALETAS DE CHILE solicitada por la revocante con fecha 24 de julio de 2017, el nombre de dominio registrado y su razón social, existen coincidencias no menores al respecto, las que van consolidando su interés preferente sobre el nombre de dominio en disputa. - Se desprende que el demandado simplemente agregó la preposición DE sin más, haciendo ello que la expresión carezca de novedad y que no perjudique a un tercero que ha usado de forma profusa su razón social, como es MALETAS CHILE SpA. En efecto, estos términos han sido incluidos por

3 más de 20 años en la razón social de la revocante. Este último constituye un atributo de la personalidad que no puede ser limitado bajo ningún motivo, salvo que sea contra la ley, la moral y las buenas costumbres. - Indica que, para el caso de autos, se debe aplicar el criterio de la identidad, el que ha sido recogido en múltiples fallos arbitrales. - Solicita se aplique el artículo 8 del Convenio de París, toda vez que el nombre comercial o razón social de la revocante, se encuentra protegida desde el momento que existe, sin que haya obligación de depósito o de registro. - Asimismo, sostiene que, en virtud del artículo 19 del Reglamento de Nic Chile, le asiste un interés preferente en la presente revocación dado el uso de su razón social y afectación de sus derechos. - Afirma que el principio First Come, First Served queda completamente desvirtuado en el caso de autos por los antecedentes acompañados en su libelo. Es la revocante quien ha desarrolado el término, por lo que es evidente el perjuicio que le causa el uso por un tercero del mismo. - Añade que los artículos 19 N 24 y 25 de la Constitución Política de la República, como el artículo 583 del Código Civil, resguardan su derecho de propiedad, derecho que se ve amenazado por la solicitud que efectuó la contraria, y que en el hipotético caso de ser rechazada esta revocación, lo violentaría. - Finalmente, señala que, en caso de rechazarse la demanda, los internautas incurrirán en todo tipo de errores y equívocos, pensando de manera legítima que se trata de un sitio web de la actora, cuando en realidad se trata de un dominio que pertenece a un tercero. Así, se busca proteger a los consumidores, velando porque ellos puedan acceder de manera rápida y confiable a la información que desean obtener. - La solicitante de revocación acompañó los siguientes documentos: 1. Copia simple del poder que MALETAS CHILE SPA confiere a don Enrique Dellafiori Morales. 2. Copia de certificado de abogado emitido por la Excelentísima Corte Suprema de don Enrique Dellafiori Morales.

4 3. Copia de los certificados de título emitidos por la Excelentísima Corte Suprema de los señores abogados don Cristián Carril Abarca y don Mauro Dellafiori Albala. 4. Impresiones de carátulas obtenidas del sitio web del INAPI de los registros marcarios de MALETAS CHILE SPA, SOCIEDAD COMERCIAL MALETAS CHILE LTDA. y MALETAS CHILE LTDA. 5. Copia simple obtenida del sitio de NIC Chile del nombre de dominio maletaschile.cl 6. Copia del extracto de constitución de la sociedad SOCIEDAD COMERCIAL MALETAS CHILE LTDA. de fecha 08 de septiembre de 1984, inscrito a fojas 916 N 638 del registro de comercio de 13 de septiembre de 1984, y su respectiva publicación en el Diario Oficial de fecha 17 de septiembre de Copia de la inscripción de constitución de la sociedad SOCIEDAD COMERCIAL MALETAS CHILE LTDA. 8. Copia de pacto social de la sociedad MALETAS CHILE LTDA., como también se denomina mi mandante, de fecha 08 de septiembre de 1984, en que los socios efectúan diversos acuerdos complementarios al pacto social. 9. Documento titulado Transformación de sociedad Sociedad Comercial Maletas Chile Limitada a Head S.A., de fecha 02 de abril de 2013, repertorio N 3617/2013, suscrito en la notaría de don Luis Fisher Yavar. 10. Documento titulado Reducción a escritura pública Acta de junta general extraordinaria de accionistas Head S.A., de fecha 05 de julio de 2013, repertorio N 5949/2013, suscrito en la notaría de don Luis Tavolari Oliveros, en que la sociedad HEAD S.A. se transforma a MALETAS CHILE SpA. 11. Documento titulado Alineamiento de calidad Proyecto de fomento ISO 9000 G. Empresa Maletas Chile Limitada, suscrito por el ingeniero José Rojas Escobar, del año Documento titulado Catálogo de productos en que se observa el uso de la razón social de mi mandante SOCIEDAD COMERCIAL MALETAS CHILE LTDA. 13. Documento titulado Catálogo exportación en que se observa el uso de la razón social de mi mandante SOCIEDAD COMERCIAL MALETAS CHILE LTDA. 14. Documento titulado carpeta tributaria electrónica personalizada de mi mandante MALETAS CHILE SpA. 15. Copia del documento titulado Declaración jurada para timbraje de documentos y/o libros de fecha 22 de agosto de 2003 de la sociedad SOCIEDAD COMERCIAL MALETAS CHILE LIMITADA. 16. Set de tarjetas de presentación en que se usa la razón social de la revocante. 17. Copia del fallo catlover.cl

5 QUINTO: Que, este Tribunal tuvo por interpuesta la demanda de revocación, por acompañados los documentos presentados, y dio traslado de la presentación al actual asignatario del nombre de dominio. SEXTO: Que el actual titular evacuó el traslado conferido, sosteniendo, en lo medular, lo siguiente: - La actual titular es una empresa nacional dedicada a comercializar diversos productos entre ellos maletas y posee la representación de varias marcas tales como Náutica, Calvin Klein, Izod, entre otras, además de su marca propia F. En este contexto ha creado diferentes marcas, y registrado varios dominios, varios de ellas protegidos ya ante la autoridad correspondiente. - Así, es titular, entre otras, de las siguientes marcas comerciales: Fullbag y F. De igual forma, es titular de las solicitudes de marca para la expresión F, LA MALETA DE CHILE. - Señala que el nombre de dominio es idéntico a la frase propaganda que se está intentando registrar y que es accesoria a la marca ya registrada. - Indica que la gran mayoría de los registros marcarios de la revocante se encuentran caducados y que ninguno contiene la expresión maletas de chile. La expresión MALETAS CHILE no se encuentra registrada. - Hace presente que, respecto de la solicitud de marca a la que hizo referencia la revocante en su escrito, presentó oposición oportunamente por ser ésta genérica y descriptiva y no se le puede dar exclusividad marcaria a términos de uso común a un solo titular y es por esto que también el Director Nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial formuló observaciones de fondos, rechazando de oficio dicha marca. - Dicha marca no es registrable y no le otorga ningún derecho al revocante, ya que la cobertura de dicha solicitud hace directa referencia a los términos que se pretenden proteger. La única forma en que MALETAS y CHILE podrían ser consideradas como marcas sería si formaran parte de otra marca que contenga algún elemento distintivo, como si lo tienen las que el actual titular ostenta.

6 - Señala que los términos MALETAS y CHILE son completamente genéricos ya que describen un tipo de producto y el origen de éstos. Por ello, es imposible registrarlos como marcas y no se puede tener la exclusividad sobre dichos términos. - Indica que, ante el carácter genérico del dominio en disputa, la sola similitud con otro dominio ya registrado no significa que el titular de dicho dominio pueda tener la exclusividad sobre todas las posibles combinaciones de los términos MALETAS y CHILE, precisamente porque dichas palabras indican solamente que su contenido se refiere a maletas provenientes de Chile o comercializadas en Chile. - Sostiene que no es titular de manera antojadiza del dominio que se intenta revocar, sino que pretende que dicho dominio contenga información acerca de MALETAS de CHILE, ya que la comercialización de maletas es precisamente su giro principal en sus locales en Santiago. - Hace presente que la razón social es el nombre con que se identifica a una persona jurídica, la cual no necesariamente es equivalente o es la misma que la marca con que dicha persona jurídica es conocida en el mercado. Incluso puede existir razones sociales idénticas a otras pertenecientes a distintos titulares. - Reitera que es titular del nombre de dominio maletaschile.com, lo cual es un claro antecedente de su mejor derecho respecto al dominio disputado. - Señala que, para el caso, es plenamente aplicable el principio first come, first served, en virtud del cual la primera persona que realiza la inscripción del nombre de dominio tendrá una opción preferente, el cual debe aplicarse como último recurso y sólo en los casos en que ninguno de los solicitantes haya demostrado tener un mejor derecho respecto al nombre de dominio en disputa. - Expone que existen diversos casos de coexistencia entre nombres de dominio similares o que contienen términos genéricos. - La actual titular acompañó los siguientes documentos: 1. Copia del poder donde consta su personería.

7 2. Copia de certificado de título emitido por la Excelentísima Corte Suprema que acredita calidad abogado habilitado para el ejercicio de la profesión del patrocinante. 3. Copia del dominio outletmaletaschile.cl emitido por NIC Chile a nombre de IMPORTADORA KUBAYOFF LTDA 4. Impresión desde página web de whois.icann.org en que queda constancia de la titularidad por parte de la actual titular del dominio gtld maletaschile.com. 5. Copia de la página web maletaschile.com. donde se demuestra la promoción de todo tipo de maletas 6. Copia de la resolución del Director Nacional de INAPI en donde rechaza de oficio la marca MALETAS CHILE solicitada por el revocante 7. Copia de la presentación electrónica de la oposición interpuesta por IMPORTADORA KUBAYOFF LTDA a la marca MALETAS CHILE 8. Copia de los ejemplos de los dominios que grafican la coexistencia de dominios que contienen elementos genéricos más la palabra Chile que han sido aceptados a nombre de diferentes titulares. SÉPTIMO: Que, atendiendo el mérito del proceso, este Tribunal citó a las partes a oír sentencia. CONSIDERANDO: OCTAVO: Que, atendido a que los documentos acompañados por las partes individualizados precedentemente no han sido objetados, y han sido presentados en tiempo y forma, se tendrán por reconocidos para todos los efectos probatorios en esta causa. NOVENO: Que, la solicitante de revocación cumplió con todas las cargas ordenadas por el Tribunal y practicó las presentaciones dentro del plazo estipulado, demandando la revocación del nombre de dominio maletasdechile.cl, argumentando en lo medular y sustancial que en el caso de autos posee un interés preferente respecto al nombre de dominio en conflicto, toda vez que en éste se

8 encuentra reproducida su razón social, buscando el actual titular, inducir a error o engaño a los clientes del solicitante de revocación. DÉCIMO: Que, el objeto de este proceso consiste en determinar si en la especie se cumplen o no los requisitos para que, de conformidad con el título "De las Revocaciones de Dominio", artículos 18 y siguientes del Procedimiento, tenga lugar la revocación del nombre de dominio maletasdechile.cl, lo que, en la especie, deberá ser establecido por este árbitro a través de los dichos y pruebas aportadas por el solicitante de la revocación y el actual asignatario. UNDÉCIMO: Que, de acuerdo a las disposiciones ya singularizadas, el caso que nos ocupa consiste en una revocación denominada temprana, esto significa que el revocante puede invocar un interés preferente, bastando que se acrediten derechos preferentes al dominio, por una parte para que éste le sea asignado. DÉCIMO SEGUNDO: Que, siendo efectivo que IMPORTADORA KUBAYOFF LIMITADA es el actual titular, este sentenciador ha señalado reiteradamente en su jurisprudencia que el principio first come, first served es precisamente un principio, mas no un derecho, únicamente orientador en idéntica situación de relevancia de los intereses que se pretende satisfacer, por lo que corresponderá avocarse al análisis del fondo de los mismos. DÉCIMO TERCERO: Que, en relación con el solicitante de revocación, queda acreditado a través de los argumentos planteados y la documentación acompañada que es titular de diversos registros marcarios relativo a los productos que ofrece y que no dicen relación con la expresión maletas de chile. Sin perjuicio de lo anterior, ha solicitado el registro de la expresión MALETAS CHILE. De lo señalado, y de sus propios dichos se desprende que su interés en la asignación del nombre de dominio es evitar la confusión de los consumidores y usuarios, toda vez que su razón social comprende la expresión antes señalada.

9 DÉCIMO CUARTO: Que, como ha sostenido este sentenciador en su jurisprudencia uniforme, el antecedente marcario no debe ser considerado como único ni decisivo para efectos de resolver los conflictos surgidos de las inscripciones de nombres de dominio, pero sí debe ser correctamente sopesado a la hora de determinar un mejor derecho sobre ellos. DÉCIMO QUINTO: Que, la importancia primordial de los nombres de dominio es la de identificar un determinado producto, servicio, organización o cualquier tipo de sistema social en la Web, en forma rápida y precisa, a fin de evitar que las personas en general y los consumidores en particular, de los productos y servicios cuya información se recaba a través de Internet, experimenten confusión sobre la procedencia, calidad y características o condiciones de los mismos. DÉCIMO SEXTO: Que, asignar el nombre de dominio maletasdechile.cl al solicitante de revocación con la sola finalidad de proteger un interés preferente que se funda en la similitud del nombre de dominio en disputa con su razón social, la que se conforma por la expresión MALETAS CHILE, constituiría implícitamente otorgar una exclusividad respecto de toda expresión derivada de los términos que componen dicha expresión, lo que no resulta prudente considerando el carácter genérico del nombre de dominio en disputa. De igual forma, la revocante no ha logrado acreditar a través de la prueba rendida en estos autos una amenaza real de dilución marcaria, toda vez que sus marcas o registros marcarios no dicen relación con la expresión en disputa; o confusión del público consumidor por la similitud de su razón social. Respecto de lo anterior, se debe tener especialmente presente al tenor del carácter genérico de la expresión MALETAS CHILE, debiendo considerar la parte que utiliza una expresión de dicho carácter el riesgo intrínseco que esto conlleva. En este sentido, en el mercado pueden coexistir, como ocurre efectivamente, distintos agentes que ostenten la titularidad de diversos registros marcarios y nombres de dominio que incorporen dicha expresión, lo que en el caso de autos ocurre. En efecto, el actual titular es titular de registros marcarios y nombres de dominio que dicen relación con la expresión en disputa, lo que daría

10 cuenta de un interés preferente en su asignación. A mayor abundamiento, si cada una de las partes efectúa su propia inversión en publicidad y una actividad comercial real y lícita, que se diferencia de la actividad, productos o servicios que ofrece su contraparte, ambos debieran tener derecho a utilizar la expresión en cuestión y sus derivados, según corresponda. El caso de autos se encuadra dentro de lo señalado anteriormente, no vislumbrando este sentenciador el riesgo de confusión que alega la parte revocante. DÉCIMO SÉPTIMO: Que, además, siendo el interés que alienta al primer solicitante identificar en la web los productos que ofrece, este sentenciador estima que, por muy lícito que sea el fin que persigue con su solicitud el revocante, atendida las consideraciones precedentes, éste no puede en caso alguno preferirse al legítimo interés de su contraparte. Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, el Procedimiento de Nic Chile y demás normas legales pertinentes. RESUELVO: Se rechaza la demanda de revocación deducida por parte de MALETAS CHILE SpA, en contra de IMPORTADORA KUBAYOFF LIMITADA, actual asignatario del nombre de dominio. Manténgase la actual asignación del nombre de dominio maletasdechile.cl a nombre de IMPORTADORA KUBAYOFF LIMITADA. Cada parte pagará sus costas.

11 Comuníquese a NIC Chile para su inmediato cumplimiento. Resolvió Cristián Saieh Mena,. Autorizan los testigos Francisco Javier Vergara Diéguez y Sebastián Matías Contreras Pizarro.