SOLANGE NATALIE JOEL SALINAS con OK MARKET S.A. okeey.cl. Causa Rol N

Transcripción

1 SOLANGE NATALIE JOEL SALINAS con OK MARKET S.A. okeey.cl Causa Rol N de diciembre de 2017 VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: PRIMERO: Que, de conformidad a lo dispuesto en la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.CL y en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio.CL, en adelante e indistintamente el Procedimiento, se notificó al infrascrito su nombramiento como árbitro en el conflicto suscitado con motivo de la solicitud de revocación del nombre de dominio okeey.cl, siendo partes en este litigio, como actual asignatario del nombre de dominio, SOLANGE NATALIE JOEL SALINAS, y, como solicitante de revocación, OK MARKET S.A. SEGUNDO: Que, el suscrito aceptó el cargo con fecha 7 de julio de 2017, lo que se notificó a las partes y a NIC Chile según consta en autos. TERCERO: Que, consta en autos que el solicitante de revocación ha cumplido con las cargas procesales que le corresponden. CUARTO: Que, dentro de plazo, el solicitante de revocación presentó la demanda arbitral por revocación de nombre de dominio, alegando en lo medular lo siguiente: - Los establecimientos comerciales OK, de OK MARKET S.A. forman parte de una famosa cadena de tiendas de conveniencia ubicadas en las regiones Metropolitana, del Bio Bio y Los Ríos. La idea que subyace a esta reconocida cadena, que forma parte del grupo empresarial SMU, es la de prestar un

2 servicios de venta de provisiones y mercaderías de primera necesidad de una manera fácil, asequible y siempre cerca del hogar. Así, OK Market cuenta con decenas de locales emplazados en distintos lugares de las comunas en las regiones en que tiene presencia, garantizando siempre el acceso expedito y eficiente a sus servicios. - La revocante es titular de los siguientes registros marcarios: Registro N , OKEY denominativa, clases 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34. Registro N , OK mixta, clases 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27,28 y 31. Registro N , OK mixta, clases 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28 y 31. Registro N , OK mixta, clases 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28 y 31. Registro N , OK mixta, clases 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28 Y 31. Registro N , OK mixta, clases 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33 y 34 Registro N , OK mixta, clases 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28 y 31. Registro N , OK mixta, clases 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28 y 31.

3 Registro N , OK mixta, clases 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28 y 31. Registro N , OK mixta, clase 31. Registro N , OK mixta, clases 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31 y 33. Registro N , OK mixta, clases 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28 y La revocante es titular de registros de marca comercial para la expresión OKEY y OK, sosteniendo que dichos registros de marca son una poderosa muestra del mejor derecho que le asiste respecto del nombre de dominio OKEEY.CL, pues su marca comercial registrada se encuentra fonéticamente reproducida en dicho nombre de dominio, con el riesgo de error y confusión que tal circunstancia implica para los usuarios de Internet, y el consecuente perjuicio que le ocasionaría. - OKEY es una famosa marca utilizada y registrada por la actora, por lo que su uso o aprovechamiento por parte de un tercero le causará un grave perjuicio. - La actual titular del nombre de dominio en disputa OKEEY.CL registró a su nombre, como dominio, una virtual reproducción de la marca comercial registrada de la revocante sin incorporar ningún elemento diferenciador. En efecto, el dominio solicitado simplemente añade otra letra E entre medio de la marca OKEY, manteniéndose intacta la similitud gráfica, y patente la identidad fonética. - Sostiene que el nombre de dominio en disputa no posee individualidad propia y el mismo es portador de un altísimo riesgo de confusión con la marca OKEY, de OK MARKET S.A. - Hace presente que la función básica de todo nombre de dominio es aquella consistente en poder identificar e individualizar correctamente a cada usuario de Internet, función que, en caso de mantenerse la asignación del dominio

4 en disputa en el actual titular, no se estaría cumpliendo. Así, afirma la revocante que es precisamente ella quien se relaciona más estrechamente con el dominio en disputa, teniendo un interés preferente sobre éste fundado en la titularidad de marcas comerciales y nombres de dominio, y en definitiva, en el derecho a proteger la identidad de su reconocida marca OKEY. - Indica que la inscripción del nombre de dominio por el actual titular, vulneraría la protección a los derechos válidamente adquiridos por terceros que reconoce el artículo 14 del Reglamento. - Señala que la doctrina y jurisprudencia del ramo es conteste en señalar que marcas y nombres de dominio comparten un sinnúmero de aspectos, características y propósitos que permiten afirmar que éstos últimos, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen vía Internet, buscando evitar que los consumidores caigan en errores o confusión con respecto a ellos, facilitando así el comercio. - En atención a que OK Market S.A. cuenta con los registros marcarios para las expresiones OKEY y OK, las que se encuentran reproducidas en el nombre de dominio en disputa, sin que se haya incorporado ningún elemento diferenciador suficiente y adecuado; marcas que además gozan de amplio reconocimiento y notoriedad en el mercado nacional, se le debe asignar el nombre de dominio en disputa, en virtud del criterio de titularidad de marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio. - Lo anterior, se encuentra respaldado en la normativa de ICANN, OMPI y el artículo 20 del Reglamento de Nic Chile. - Afirma que, en virtud de del criterio de notoriedad del signo inscrito como dominio, el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que le ha conferido fama, notoriedad y prestigio a dicho signo. En este sentido, las marcas notorias, esto es, las reconocidas por la mayoría de la población en un lugar determinado, son objeto de una especial protección, la que se amplía más allá de los productos o servicios cubiertos por la misma marca.

5 - En este sentido, la revocante sostiene que utiliza efectiva y profusamente la expresión OK en el mercado, otorgándole fama y notoriedad, siendo reconocida por los usuarios y consumidores, debiéndosele asignar, por tanto, el nombre de dominio en disputa. - Indica que quien ha creado una denominación, puede protegerla de terceros que se pretenden aprovechar de ella. Habiendo invertido grandes sumas de dinero en infraestructura, personal y otra serie de bienes intangibles, siendo el nombre con el cual son conocidos e identificados sus servicios y productos, uno de sus activos más importantes. Los signos OK y OKEY son marcas usadas, acuñadas y registradas por la revocante, por lo que no se debe permitir que terceros no relacionados puedan hacer uso y goce de ellas, sin autorización alguna. - Solicita se considere el uso efectivo que efectúa de la expresión OK. Lo anterior, puede apreciarse al ingresar al sitio para advertir que en él se utiliza profusamente dicha marca. - Señala, a su vez, que las búsquedas realizadas por el término OK en Google, se relacionan inmediatamente con ella, por lo que induce al usuario de la misma manera a realizar suerte de vinculación entre la página web eventual del demandado y su marca registrada, al ser fonéticamente idénticos los términos OK y OKEY y el nombre de dominio en disputa. - Sostiene que, en virtud del Convenio de París, debe otorgarse una especial protección a las marcas notoriamente conocidas, como sería el caso de sus registros marcarios. - La solicitante de revocación acompañó los siguientes documentos: 1. Copia de su poder para actuar. 2. Copia simple de los certificados de registros marcarios respecto de los signos OK y OKEY. 3. Impresión de página web de LA TERCERA que da cuenta de la noticia sobre el bajo nivel de inglés en Chile. 4. Impresiones del portal que da cuenta del uso de la marca OK y OKEY por OKEY MARKET S.A.

6 5. Impresión de GOOGLE TRENDS, que señala las búsquedas asociadas relacionadas al término OK. 6. Impresiones del portal google.cl para las búsquedas de los términos OK y OKEI MARKET, que dan cuenta del uso en internet del término OKEY. 7. Copia de los fallos arbitrales sobre los nombres de dominio promain.cl y colocolodetodos.cl QUINTO: Que, este Tribunal tuvo por interpuesta la demanda de revocación, por acompañados los documentos presentados, y dio traslado de la presentación al actual asignatario del nombre de dominio. SEXTO: Que el actual titular evacuó el traslado conferido alegando, en lo medular, lo siguiente: - OKEEY SPA es una Micro empresa de Servicio de Diseño de Muebles y Pérgolas, constituida el 19 de mayo de Se constituyó la empresa Okeey SpA con ayuda del sitio sitio patrocinado por el Gobierno de Chile, que busca y fomenta el emprendimiento. - Se efectuó el Inicio de actividades ante el S.I.I.; Obtención de RUT ante notario, pago de patente municipal (en trámite) - Todas estas actividades demuestran el uso e inscripción del nombre de dominio en disputa, lo que en la doctrina del derecho civil se denomina una conducta concluyente, dirigida inequívocamente a utilizarlo para la realización de una actividad lícita y de buena fe. - Indica que el dominio se está utilizando con la intención auténtica de ofrecer servicios bajo ese nombre, o, que el asignatario del nombre de dominio sea comúnmente conocido por ese nombre. - Lo anterior deja en claro que bajo ninguna circunstancia se ha inscrito el nombre de dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripción del nombre de dominio a un tercero.

7 - El nombre Okeey resulta de la expresión de satisfacción de un cliente al cerrar el trato y estar de acuerdo con el servicio prestado y las condiciones comerciales. - Para la creación de la empresa, se asistió al centro de desarrollo de negocios de Valparaíso, perteneciente al CERCOTEC, quienes sugirieron una mayor presencia en las redes sociales e Internet. - Con el fin de otorgar una plataforma electrónica lo cual es indispensable para cualquier proyecto de un emprendedor, se inscribió de buena fe el dominio Okeey.cl (este dominio estaba disponible según lo indicado en Nic.cl), Okeey.cl es sencillo y fácil de recordar, siendo estos elementos esenciales a tener en consideración para posicionar de buena manera una página web y así tener un real impacto en el negocio. - Indica que el nombre de dominio permitirá dar a conocer sus servicios a través de internet, proveer de información técnica a los potenciales clientes, permitiéndoles una comunicación fluida y un rápido contacto, el sitio ya está implementado con su primera versión, además ya se implementaron correos corporativos ventas@okeey.cl que le otorgan una seriedad indispensable a cualquier actividad. Es de conocimiento público, que tener una página web para difundir y promocionar un negocio comercial se ha convertido en un elemento fundamental para el desarrollo de cualquier actividad económica, siendo imposible concebir un comercio exitoso que no tenga presencia en la web, en la que conviven todo tipo de actividades. - Asimismo, señala que ha invertido en Contratación de servicio de hosting; Contratación del servicio de diseño web; Diseño del logotipo de la empresa, confección de tarjetas de presentación y volantes, lo que le otorga una gran distintividad y así evitar la confusión con otras personas y marcas - Señala que es imposible que se genere conflictos con la actora, toda vez que los rubros de cada empresa son completamente distintos, por lo tanto, jamás se generaría algún tipo de confusión en un visitante al sitio por asociación. El dominio Okeey.cl está asociado a un servicio de diseño de muebles y pérgolas a la medida y diseño exclusivo del visitante, en donde nada se

8 suministra por catálogo, muy distinto al rubro de ventas por catálogo de un supermercado. - Señala que la expresión ok es común y no puede ser registrada, tampoco existiendo una prohibición de su uso. Para tales efectos, señala que existen diversos sitios web que hacen uso de la expresión en cuestión, a saber: 1. : Empresa editorial y comercial enfocada en el desarrollo de sitios : Empresa de servicio de Lava secos y lavandería 3. : Sitio para generar Memes 4. : Sitio en venta - Otros sitios similares a okmarket.cl son: En la página de Nic Chile se pueden encontrar al menos 100 dominios registrados que comienzan con ok y no pertenecen a ok Market S.A. Señala que los nombres de dominio y las marcas registradas son distintas, no teniendo una vinculación entre una y otra necesariamente, lo que se vería respaldado por la jurisprudencia arbitral. - El actual titular acompañó al proceso los siguientes documentos: 1. Copia simple de certificado de constitución de OKEEY SpA. 2. Certificado del centro de desarrollo de negocios de Valparaíso. 3. Sentencia Rol Nic N Sentencia Rol Nic N 1552, en el conflicto por el nombre de dominio fagservicios.cl 5. Captura de pantalla de la página web de nic.cl SÉPTIMO: Que, atendiendo el mérito del proceso, este Tribunal citó a las partes a oír sentencia. CONSIDERANDO: OCTAVO: Que, atendido a que los documentos acompañados por las partes no han sido objetados, y han sido presentados en tiempo y forma, se tendrán por reconocidos para todos los efectos probatorios en esta causa.

9 NOVENO: Que, el solicitante de la revocación cumplió con todas las cargas ordenadas por el Tribunal y practicó las presentaciones dentro del plazo estipulado, demandando la revocación del nombre de dominio okeey.cl, argumentando en lo medular y sustancial que en el caso de autos posee un interés preferente respecto al nombre de dominio en conflicto, toda vez que éste es similar a las marcas comerciales de su representada, buscando el actual titular, inducir a error o engaño a los clientes del solicitante de revocación, aprovechándose del prestigio de la marca comercial OK. DÉCIMO: Que, el objeto de este proceso consiste en determinar si en la especie se cumplen o no los requisitos para que, de conformidad con el título "De las Revocaciones de Dominio", artículos 18 y siguientes del Procedimiento, tenga lugar la revocación del nombre de dominio okeey.cl, lo que, en la especie, deberá ser establecido por este árbitro a través de los dichos y pruebas aportadas por el solicitante de la revocación y el actual asignatario. UNDÉCIMO: Que, de acuerdo a las disposiciones ya singularizadas, el caso que nos ocupa consiste en una revocación denominada temprana, esto significa que el revocante puede invocar un interés preferente, bastando que se acrediten derechos preferentes al dominio, por una parte para que éste le sea asignado. DÉCIMO SEGUNDO: Que, siendo efectivo que SOLANGE NATALIE JOEL SALINAS es el actual titular, este sentenciador ha señalado reiteradamente en su jurisprudencia que el principio first come, first served es precisamente un principio, mas no un derecho, únicamente orientador en idéntica situación de relevancia de los intereses que se pretende satisfacer, por lo que corresponderá avocarse al análisis del fondo de los mismos. DÉCIMO TERCERO: Que, en relación con el solicitante de revocación, queda acreditado a través de los argumentos planteados y la documentación acompañada

10 que es titular de la marca OK y OKEY, según consta en los Registros respectivos. De lo señalado, y de sus propios dichos se desprende que su interés en la asignación del nombre de dominio es obtener protección de su signo distintivo y evitar la confusión de los consumidores y usuarios. DÉCIMO CUARTO: Que, como ha sostenido este sentenciador en su jurisprudencia uniforme, el antecedente marcario no debe ser considerado como único ni decisivo para efectos de resolver los conflictos surgidos de las inscripciones de nombres de dominio, pero sí debe ser correctamente sopesado a la hora de determinar un mejor derecho sobre ellos. DÉCIMO QUINTO: Que, la importancia primordial de los nombres de dominio es la de identificar un determinado producto, servicio, organización o cualquier tipo de sistema social en la Web, en forma rápida y precisa, a fin de evitar que las personas en general y los consumidores en particular, de los productos y servicios cuya información se recaba a través de Internet, experimenten confusión sobre la procedencia, calidad y características o condiciones de los mismos. DÉCIMO SEXTO: Que, asignar el nombre de dominio okeey.cl al solicitante de revocación con la sola finalidad de proteger su signo distintivo, el que se conforma por la expresión OK o OKEY, que protege la venta de diversos productos de las más diversas clases y que dice relación con la actividad que desarrolla la revocante como supermercado, no habiendo a juicio de este sentenciador una amenaza real de dilución marcaria o confusión, constituiría implícitamente otorgar una exclusividad respecto de toda expresión derivada del vocablo OK, lo que no resulta prudente considerando que en el mercado pueden coexistir, como ocurre efectivamente, distintos agentes que ostenten la titularidad de diversos registros marcarios y nombres de dominio que incorporen la expresión OK, debiendo tenerse especialmente presente su extensivo uso por diversos agentes dentro del mercado y como expresión lingüística de afirmación común. A mayor abundamiento, si cada una de las partes efectúa su propia inversión en publicidad y una actividad

11 comercial real y lícita dentro de sus respectivos rubros, que se diferencia de la actividad y campo en que se desenvuelve su contraparte, ambos debieran tener derecho a utilizar la expresión en cuestión y sus derivados, según corresponda. El caso de autos se encuadra dentro de lo señalado anteriormente, siendo la actividad que se encuentra desarrollando el actual titular totalmente diversa y amparada por un sustento comercial que este sentenciador estima real. DÉCIMO SEPTIMO: Que, además, siendo el interés que alienta al primer solicitante el obtener un signo distintivo con el cual identificar en la web la actividad que desempeña en el rubro del diseño de muebles y pérgolas a la medida, este sentenciador estima que, por muy lícito que sea el fin que persigue con su solicitud el revocante, atendida las consideraciones precedentes, éste no puede en caso alguno preferirse al legítimo interés de su contraparte. Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, el Procedimiento de Nic Chile y demás normas legales pertinentes. RESUELVO: Se rechaza la demanda de revocación deducida por parte de OK MARKET S.A, en contra de SOLANGE NATALIE JOEL SALINAS, actual asignatario del nombre de dominio. Manténgase la actual asignación del nombre de dominio okeey.cl a nombre de SOLANGE NATALIE JOEL SALINAS Comuníquese a NIC Chile para su inmediato cumplimiento.

12 Resolvió Cristián Saieh Mena,. Autorizan los testigos Francisco Javier Vergara Diéguez y Sebastián Matías Contreras Pizarro.