CENTRO DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS POR NOMBRES DE DOMINIO.CL / NIC CHILE

Transcripción

1 SENTENCIA TRIBUNAL ARBITRAL ( defensatributaria.cl ) Santiago, 14 de agosto de VISTO, 1. Con fecha 08 de mayo de 2017, la SOCIEDAD DE INVERSIONES Y ASESORIAS IBAÑEZ LIMITADA solicitó el inicio de este procedimiento arbitral en línea de conformidad al apartado 19 de la REGLAMENTACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE NOMBRES DEL DOMINIO.CL en adelante el REGALMENTO- y en la POLÍTICA DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS POR NOMBRES DE DOMINIO.CL en adelante la POLÍTICA-, ambas del Centro de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.cl a cargo de NIC CHILE, entidad administradora del presente proceso arbitral y que depende a su turno del Departamento de Ciencia de la Computación de la Universidad de Chile. La solicitud indicada apunta a resolver por esta vía arbitral el conflicto planteado por la asignación del nombre de dominio defensatributaria.cl a su actual titular, CONSULTORÍA LEGAL Y FINANCIERA SpA. 2. Mediante oficio N , de fecha 23 de junio de 2017, NIC Chile notificó al suscrito la designación como árbitro arbitrador en conformidad al apartado 10.2 de la 1

2 POLÍTICA y en el apartado 21 del REGLAMENTO, la que fue aceptada el mismo día jurando desempeñar el cargo fielmente y en el menor tiempo posible. La aceptación fue debidamente notificada a las partes y a NIC Chile con igual fecha, según consta en la bitácora del expediente electrónico de autos. 3. Mediante presentación de fecha 17 de julio de 2017, comparece don Alfredo Montaner Lewin, abogado, en representación de la SOCIEDAD DE INVERSIONES Y ASESORIAS IBAÑEZ LIMITADA, señalando que en tal calidad presenta demanda de revocación de la inscripción del nombre de dominio defensatributaria.cl, practicada por NIC Chile a nombre de la parte demandada, solicitando además que dicho dominio le sea asignado a su representada y la expresa condenación en costas. Funda su demanda en las siguientes consideraciones de hecho y derecho: 3.1. Que la SOCIEDAD DE INVERSIONES Y ASESORIAS IBAÑEZ LIMITADA nace hace dieciocho años, gracias a las inquietudes de don Ricardo Ibáñez Villarroel por prestar un servicio de asesorías integrales a personas naturales y jurídicas que, por no poder cumplir con las obligaciones que adquirían, se veían constantemente amenazadas con embargos y remates de sus bienes. Para lograr su cometido, nace el estudio de abogados DEFENSA DEUDORES, siendo pioneros en la entrega de orientación y defensa a personas y grupos familiares que eran constantemente perseguidos por empresas de cobranza, entidades dependientes de bancos y casas comerciales dispuestos a utilizar todos los medios que estén a su alcance para obtener el cobro de lo debido. Señala que en la actualidad DEFENSA DEUDORES cuenta con doce oficinas a lo largo de nuestro país, desde Arica hasta Puerto Montt. 2

3 3.2. Que, actualmente la demandante tramita la inscripción de dos marcas comerciales en nuestro país, ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial ( INAPI ): - Solicitud N , DEFENSA DEUDORES, mixta, para distinguir servicios de abogado; servicios de consultoria legal; Servicios de contencioso (servicios de abogado); Servicios jurídicos; en la clase Solicitud N , GRUPO DEFENSA, mixta, para distinguir servicios de abogado; servicios de consultoria legal; Servicios de contenciosos (servicios de abogado); Servicios jurídicos en la clase 45 (aceptada a registro). Agrega que la fama de que gozan dichas denominaciones en el rubro de la asesoría a personas en situaciones de insolvencia, es un hecho notorio y públicamente conocido a nivel nacional, por lo que resulta natural y obvio que se identifique a la demandante a través de los signos DEFENSA DEUDORES y GRUPO DEFENSA Que, por otro lado, es reconocida y lógica la actitud de los usuarios de Internet de ingresar a los sitios mediante nombres que les son familiares. En este caso agrega-, un usuario asociará inmediatamente el nombre de dominio DEFENSATRIBUTARIA.CL" con una página Web relativa a los productos que se distinguen bajo la expresión DEFENSADEUDORES.CL. Agrega que aquella, además, es titular de una familia de nombres de dominio que se estructuran con base en la expresión DEFENSA : - DEFENSADEUDORES.CL, vigente desde mayo del año DEFENSADEUDORESANTOFAGASTA.CL - DEFENSADEUDORESARICA.CL - DEFENSADEUDORESCONCEPCION.CL - DEFENSADEUDORESCURICO.CL - DEFENSADEUDORESLASERENA.CL - DEFENSADEUDORESOSORNO.CL 3

4 - DEFENSADEUDORESPROVIDENCIA.CL - DEFENSADEUDORESPUERTOMONTT.CL - DEFENSADEUDORESRANCAGUA.CL - DEFENSADEUDORESSANTIAGO.CL - DEFENSADEUDORESTEMUCO.CL - DEFENSADEUDORESVIÑADELMAR.CL - GRUPODEFENSA.CL Sostiene que estos nombres de dominio son una muestra fehaciente del Interés Preferente que asiste a la parte demandante respecto del dominio en disputa, toda vez que se componen íntegramente de la expresión DEFENSA, de manera que el dominio en conflicto DEFENSATRIBUTARIA.CL no parece otra cosa que una simple extensión de los dominios referidos. El dominio inscrito agrega- reproduce íntegramente el elemento distintivo y funcional del nombre de dominio y marcas comerciales solicitadas por el actor. El demandado dice- se limitó a inscribir como nombre de dominio las expresiones DEFENSA y TRIBUTARIA, sin agregar elemento distintivo alguno, lo que a su juicio inducirá a error y confusión a los usuarios de Internet y consumidores en general, que podrían llegar a creer que se trata de un sitio Web en el que se difunde e informa acerca de los servicios de asesoría jurídica que efectivamente ofrece la demandante En cuanto a los fundamentos de derecho, reproduce el texto del apartado 14 del Reglamento y agrega: a) Que en virtud al criterio de titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio, señala que una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales. Aun cuando las marcas comerciales y los nombres de dominio correspondan a dos privilegios distintos, se ha de reconocer que ambos comparten una serie de 4

5 aspectos, características y propósitos, por lo que es posible afirmar que los nombres de dominio, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen vía Internet, buscando evitar que los consumidores caigan en errores o confusión con respecto a ellos, facilitando así el comercio. Adicionalmente, han pasado a constituir un medio de publicidad donde se informa a los usuarios y consumidores acerca de los productos y servicios, fortaleciéndose en consecuencia la marca de que se trate. En este sentido, reitera que el demandante se encuentra en proceso de registro de los signos DEFENSA DEUDORES y GRUPO DEFENSA en nuestro país, las que le confieren derechos exclusivos y excluyentes para distinguir en el mercado distintos productos y servicios con el signo en cuestión. Agrega que el criterio recién planteado encuentra respaldado por la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy UDRP ), desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ICANN ), que reconoce como criterio fundamental para la resolución de dichos conflictos la titularidad de registros marcarios idénticos o similares con el dominio en cuestión. Dice también que el Informe Final de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), así como las Opiniones del Panel OMPI sobre ciertas preguntas relacionadas con el UDRP (WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions), establecen que en el procedimiento de revocación de un nombre de dominio se deben considerar circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca comercial, que el titular del dominio no tenga derechos o intereses legítimos sobre él, o cuando se ha registrado el dominio de mala fe. Cita el apartado 20 del Reglamento NIC Chile. b) Que, en relación al criterio de la notoriedad del signo pedido, el titular de un nombre 5

6 de dominio debe ser la parte que les ha conferido fama, notoriedad y prestigio a dicha denominación. En este sentido, las marcas notorias, esto es, las reconocidas por la mayoría de la población en un lugar determinado, son objeto de una especial protección, la que se amplía más allá de los productos o servicios cubiertos por la misma marca. Sostiene, en conclusión, que la aplicación de este principio permite afirmar que la demandante tiene un interés preferente y un mejor derecho sobre el nombre de dominio CENAP.CL, toda vez que la expresiones GRUPO DEFENSA y DEFENSA DEUDORES corresponden a los signos que identifican al demandante dentro de nuestro país en el rubro de la prestación de asesoría legal a personas naturales y jurídicas que no pueden cumplir con sus obligaciones comerciales, que goza de tradición, fama y notoriedad en el rubro de la asesoría legal integral. c) En cuanto al criterio del uso efectivo de la marca, señala que la expresión DEFENSA y DEUDORES, que incluye el dominio disputado, se vincula estrechamente con la parte demandante en Internet. En efecto, al ingresar a los sitios y se aprecia que éstos se encuentran activos y que se puede acceder a toda la información referente a los servicios que se prestan. Adicionalmente, en la red social Facebook, DEFENSA DEUDORES cuenta con más de me gusta en su página web oficial. Lo mismo ocurre en el caso de GRUPO DEFENSA, que cuenta con más de 4000 me gusta en su página oficial de Facebook. Por último, señala que basta ingresar la expresión DEFENSA DEUDORES en el buscador de Internet Google, para poder apreciar que los resultados aluden directamente al demandante. d) Cita, además, los artículos 8, 6 bis y 10 del Convenio de París, agregando que signos famosos y notorios, como es el caso de GRUPO DEFENSA y DEFENSA DEUDORES han de protegerse especialmente por los países miembros de la Unión, toda vez que de su explotación no autorizada se deriva, por un lado, en la dilución del poder distintivo intrínseco de dichas marcas 6

7 y por el otro, en el aprovechamiento de una notoriedad ajena para promocionar productos y servicios que no han contribuido a la creación de dicha notoriedad, con los consecuentes perjuicios que ello acarrea al titular de la marca famosa y notoria. e) Que, en relación con el criterio del legítimo interés sobre el nombre de dominio, sostiene que la demandante tiene un interés legítimo, real y efectivo sobre el nombre de dominio en disputa, pues ha invertido grandes recursos para distinguir sus servicios de asesoría integral, ofreciéndolos a través de los signos DEFENSA DEUDORES y GRUPO DEFENSA en nuestro país, la que se ha preocupado de proteger debidamente solicitando las marcas comerciales correspondientes. f) Que, en virtud del criterio de identidad, corresponderá asignar el nombre de dominio en conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo. En este sentido, señala que los servicios de asesoría que la demandante presta en nuestro país se reconocen por los signos DEFENSA DEUDORES y GRUPO DEFENSA, además de ser un actor relevante en el mercado de las asesorías a personas jurídicas y naturales que no pueden cumplir con sus obligaciones. Concluye que los usuarios enfrentados al dominio DEFENSATRIBUTARIA.CL pensarán que éste también pertenece a SOCIEDAD DE INVERSIONES Y ASESORIAS IBAÑEZ LIMITADA y no al demandado. g) Que, por último, el principio first come first served tiene aplicación únicamente en aquellos casos en que ninguna de las partes puede acreditar un interés preferente y mejor derecho, lo dicho no ocurriría en este caso pues es el demandante quien ha demostrado un mejor derecho e interés preferente. arbitral. 4. La parte demandada, por su parte, no contestó la demanda ni compareció al proceso 5. Por resolución de 04 de agosto de 2017 se tuvo por contestada la demanda en rebeldía 7

8 de la parte demandada. Se citó a las partes a oír sentencia. Y CONSIDERANDO, PRIMERO: Que la SOCIEDAD DE INVERSIONES Y ASESORIAS IBAÑEZ LIMITADA solicita la revocación del registro del nombre de dominio defensatributaria.cl, practicado por NIC Chile a nombre de su actual titular, CONSULTORÍA LEGAL Y FINANCIERA SpA, invocando para ello un mejor derecho o interés preferente para usar dicha expresión. Funda su pretensión en la circunstancia de haber solicitado el registro en Chile de las marcas DEFENSA DEUDORES y GRUPO DEFENSA, para distinguir servicios de asesoría jurídica de la clase 45, como asimismo de los nombres de dominio defensadeudores.cl y grupodefensa.cl, actualmente en uso en la web. Señala que, de mantenerse la actual asignación del predicho dominio, a nombre de la titular demandada, se generará confusión en el público consumidor y en los usuarios de la Internet. SEGUNDO: Que de conformidad al apartado 19 del REGLAMENTO, si la solicitud de revocación fuere presentada de manera temprana, esto es, dentro del plazo de 30 días a que se refiere el tercer párrafo del número 11 de dicha Reglamentación, el revocante podrá hacerlo invocando únicamente un interés preferente respecto del que tiene el titular demandado. Sin embargo, la referida reglamentación ha optado por no definir el concepto de interés preferente, por lo que resulta necesario remitirse al sentido natural y obvio de ambas palabras por separado, de manera de definir el sentido y alcance unívoco del criterio reglamentario recién indicado. Según el Diccionario de la Real Academia Española, se entiende por interés la inclinación del ánimo hacia un objeto, una persona, una narración, etc. ; y por preferente 8

9 aquello que tiene preferencia o superioridad sobre algo, constituyendo a su vez preferencia la primacía, ventaja o mayoría que alguien o algo tiene sobre otra persona o cosa, ya en el valor, ya en el merecimiento. De esta forma, puede definirse para estos efectos el concepto de interés preferente como aquella primacía, superioridad o ventaja del ánimo que manifiesta la parte revocante respecto del registro y uso del nombre de dominio en disputa, cuestión de hecho que debe ser acreditada en términos tales que permitan desechar, correlativamente, el interés legítimo que ha motivado el registro previo de dicho nombre de dominio por parte del titular demandado. TERCERO: De conformidad al artículo 1698 inciso 1 del Código Civil, Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta, norma que recoge el aforismo ei incumbit probatio qui affirmat, non qui negat (le corresponde probar un hecho al que lo afirma y no al que lo niega). La prueba del mejor derecho o interés preferente, a que se ha hecho mención en el Considerando Segundo anterior, supone acreditar que la parte demandada no tiene derechos o intereses legítimos respecto del dominio en conflicto; o que, teniéndolos, éstos son de un grado y entidad menores a los que invoca y demuestra el actor. En este sentido, y para acreditar el fundamento de su pretensión, la parte demandante acompañó los siguientes documentos, no objetados: 1. Copias simples de los certificados de solicitud de los registros marcarios mencionados en el apartado 3.2 de lo expositivo de esta sentencia. 2. Copias de los certificados de NIC Chile respecto de la titularidad de los nombres de dominio mencionados en el apartado 3.3. de lo expositivo de esta sentencia. 3. Impresión del sitio Web 4. Impresión del sitio Web 5. Impresión del sitio Web correspondiente a la cuenta DEFENSA 9

10 DEUDORES. DEFENSA. 6. Impresión del sitio Web correspondiente a la cuenta GRUPO 7. Impresión de la búsqueda en google.cl de la expresión DEFENSA DEUDORES. 8. Impresión del sitio web con la noticia titulada Gerente de Defensa Deudores Chile sobre informe de Dicom: En cinco años más va a ser un tremendo caos. 9. Impresión del sitio web con la noticia titulada Número de deudores en la región de Coquimbo aumenta en un 36%. causa: Los documentos indicados permiten tener por acreditados los siguientes hechos de la a) Que el demandante ha solicitado el registro de las marcas DEFENSA DEUDORES y GRUPO DEFENSA. No consta en el proceso que dichas solicitudes se hayan materializado en marcas comerciales efectivamente concedidas; b) Que el demandante es titular del nombre de dominio defensadeudores.cl, desde el año 2007, y de otros que incluyen la palabra defensa, entre los que se cuenta grupodefensa.cl ; c) Que el demandante ha usado efectivamente y es conocido en la Internet con la expresión defensadeudores y grupodefensa, para promover la prestación de servicios de asesoría jurídica a deudores en el medio nacional. d) Que entre los servicios de asesoría legal que ofrece, se incluyen los de asesoría tributaria, como consta al activar el link Defensa Pyme, incluido en los documentos electrónicos acompañados al proceso. En concreto, el referido link señala: Quiénes Somos. Nos especializamos en la prestación de servicios de asesoría, consultoría y defensa tributaria para Pymes, emprendedores e independientes que requieran orientación o soluciones específicas en materias impositivas o de cumplimiento tributario. Misión: Defender los derechos de los contribuyentes sean éstos pequeños o medianos empresarios. Apoyamos y orientamos a nuestros clientes 10

11 con servicios tributarios de calidad, especialmente pensados para satisfacer las especiales necesidades de nuestros clientes. Visión: Ser reconocidos como la mejor alternativa para Pymes, empresarios y emprendedores que cada vez más requieren de servicios tributarios específicos y a la medida de sus necesidades. Te apoyamos para que tomes la mejor decisión. Lo que decidas hoy puede afectar tu patrimonio y el de tu empresa mañana. CUARTO: Que, como lo ha señalado reiteradamente este árbitro en situaciones de similar naturaleza, la sola circunstancia de haberse registrado una marca comercial no involucra, per se, un derecho superior o preferente respecto de un nombre de dominio homónimo o similar. Lo propio ocurre en el ámbito del Derecho marcario, en donde la protección que dimana del registro solo abarca aquellos productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos precisamente en el mismo registro (principio de especialidad). En este caso, además, la demandante no ha acreditado ser titular de derecho marcario alguno, constituyendo las solicitudes que invoca una mera expectativa de registro, insuficiente por lo mismo para tener por configurado un derecho anterior y preferente sobre la expresión defensatributaria.cl ; máxime considerando que las palabras que conforman el precitado nombre de dominio, defensa y tributaria, al igual que las del dominio de la demandante ( defensa y deudores ), son genéricas por sí solas y descriptivas en su conjunto, de uso generalizado en la Internet. Sin perjuicio de lo anterior, debe considerarse que, más allá que el nombre de dominio sub judice y el nombre de dominio defensadeudores.cl, de propiedad de la demandante, comparten efectivamente la expresión defensa, entre ambos existe cierta coincidencia ideológica en una relación de género a especie. Ambos nombres de dominio se refieren, pues, a una misma acción o gestión de defensa de terceros deudores en materias legales, contexto en el cual la expresión tributaria puede percibirse como una especie de obligación o deuda, cuyo sujeto pasivo potencial cliente- forma parte del género deudores. En este sentido, la prueba aportada por la parte demandante, en cuanto a los servicios de 11

12 asesoría legal que ofrece a través del nombre de dominio defensadeudores.cl, demuestra que esos servicios incluyen también los de defensa tributaria, circunstancia que, si bien no demuestra la existencia de un riesgo real de confusión dado el carácter genérico de las palabras ya referidas, sí es relevante como elemento para definir el grado o la entidad del interés que cada parte tiene en el uso del nombre de dominio defensatributaria.cl. En efecto, debe insistirse en que la naturaleza temprana de la pretensión revocatoria del actor vincula necesariamente el presente debate jurídico al concepto de interés preferente, que como tal delimita el ámbito material del conflicto y, por ende, circunscribe la decisión del mismo a ese preciso marco objetivo. En este preciso entendido, la actitud omisiva por la que ha optado el demandado resulta determinante, pues, como ya se ha dicho, éste no solo no ha contestado la demanda, sino que no ha rendido prueba alguna tendiente a demostrar la existencia, naturaleza y alcances de su interés en el nombre de dominio disputado, como asimismo de su propósito real de darle algún uso o destino concreto, sea actual o futuro. Tal actitud contrasta con el interés legítimo que ha demostrado tener la parte demandante, en cuanto a registrar como propio un nombre de dominio que describe su actividad profesional en la Internet y que se relaciona, como también se dijo, con el nombre de dominio defensadeudores.cl, en una relación de género a especie. Por lo anterior, en síntesis, este sentenciador tendrá por no acreditada la concurrencia de un interés preferente por parte del titular demandado, respecto del nombre de dominio defensatributaria.cl. QUINTO: Que, por otra parte, y sin perjuicio de lo señalado en las consideraciones anteriores, la parte demandante no ha rendido prueba suficiente en orden a demostrar la mala fe que le imputa a la demandada, al registrar el nombre de dominio cenap.cl, debiendo presumirse por ende la buena fe de esta última al tenor del artículo 706 del Código Civil. 12

13 Y teniendo además presente lo dispuesto en la REGLAMENTACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE NOMBRES DEL DOMINIO.CL, en la POLÍTICA DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS POR NOMBRES DE DOMINIO.CL, en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales y en los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, conforme a prudencia y equidad, RESUELVO: 1. Que HA LUGAR a la demanda de revocación del nombre de dominio defensatributaria.cl. 2. Que se asigna el referido nombre de dominio a la parte demandante. 3. Cada parte asumirá sus costas. 4. Notifíquese digitalmente a las partes en las direcciones electrónicas que constan en el expediente electrónico. 5. Notifíquese digitalmente al Centro de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.cl, para el cumplimiento de lo resuelto. 6. Póngase término a este procedimiento y procédase al cierre del presente expediente electrónico, en su oportunidad. Dictada por don EDUARDO T. JEQUIER LEHUEDÉ Árbitro del Sistema de Resolución de Conflictos NIC-Chile. 13

14 Autorizan los testigos LUZ MARÍA BARRA GONZÁLEZ, cédula nacional de identidad Nº , y FRANCISCO EDUARDO MONTECINOS MATURANA, cédula nacional de identidad N Rol N