En los autos Rol N de esta Corte Suprema, referidos a un. procedimiento especial regido por la Ley N , la demandante, Société des

Transcripción

1 Santiago, diecinueve de junio de dos mil dieciocho. Vistos: En los autos Rol N de esta Corte Suprema, referidos a un procedimiento especial regido por la Ley N , la demandante, Société des Produits Nestlé S.A., dedujo recurso de casación en el fondo contra la sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial que confirmó el fallo del señor Director Nacional del Instituto de Propiedad Industrial por el cual se acogió parcialmente la demanda de oposición deducida, concediéndose el registro de la marca pedida LA CREM, denominativa, para distinguir helados; pasteles, de clase 30. Por decreto de fojas 94 se ordenó traer los autos en relación. Considerando: Primero: Que por el recurso se reclama, en su primer segmento, que el tribunal de alzada prescindió de las reglas de la lógica y las máximas de experiencia. Así, expresa que no se respeto el principio de no contradicción, pues la marca La Cremería, registrada por la recurrente, comprende helados y pasteles, lo que se acreditó con las imágenes de los productos comercializados y ello no se condice con otros fallos dictados por el mismo tribunal. Expresa que en lo que se refiere al principio de la falta de razón suficiente, no existen consideraciones por parte del tribunal para desestimar ese criterio, pues las marcas son confusamente similares y se asocian a los mismos productos de la clase 30, además el signo solicitado se encuentra contenido en la divisa registrada, lo que se omitió considerar por el tribunal de segundo grado, que tampoco tiene otros fundamentos que los expresados por primera instancia. Luego, expresa que en cuanto al principio lógico de identidad, señala que existen declaraciones previas del tribunal que señalan que marcas similares no

2 pueden coexistir pacíficamente en el mercado, pero en este caso determina que pueden convivir. En lo que se refiere al principio del tercero excluido, no puede haberse determinado que una marca que está contenida en otra ya registrada, puede ser registrada, por cuanto el signo LA CREM no puede ser una marca novedosa respecto de la marca LA CREMERÍA. Respecto de las máximas de la experiencia, existen precedentes que declaran la imposibilidad de coexistencia de marcas que difieren en un par de letras y una se encuentra contenida íntegramente en la otra, por lo que no pudo determinar que no habría confusión sobre el origen empresarial de los productos. También denuncia la infracción a los artículos 19 y 20 letras f) y h) inciso primero, de la Ley , pues la marca solicitada presenta similitudes tanto en su composición, así como en los productos protegidos, por lo que no podrían coexistir pacíficamente en el mercado en lo que se refiere a los productos de la clase 30, específicamente si ellos se refieren a heladería. Expresa que el signo pedido se encuentra comprendido íntegramente en la marca registrada, sin que pueda concluirse que da origen a una marca gráficamente diferente por no contar con una fisonomía propia, además las marcas en conflicto se encuentran en una situación de identidad de coberturas. Por ello, afirma que no resulta distinguible ante los consumidores al ser similares y referirse a la misma clase de productos Concluye solicitando que se acoja el recurso, se invalide el fallo recurrido y se dicte la correspondiente sentencia de reemplazo que rechace la solicitud de registro LA CREM, para distinguir productos de la clase 30. Segundo: Que sobre la materia propuesta la sentencia declaró que la especial configuración con que se presentan las marcas en litigio logran dar origen

3 a signos independientes, que pueden ser fácilmente reconocibles y distinguibles por el público consumidor, precisando que si bien comparten ciertas letras comunes, la sola sustracción de la secuencia de las letras ERIA, logra configurar una identidad y fisonomía propia, lo que permite presumir que podrán coexistir pacíficamente en el mercado, por lo que no concurre la causal de irregistrabilidad contemplada en la letra h) del artículo 20 de la Ley N En lo que se refiere a la causal de la letra f) del artículo 20 de la mencionada ley, los sentenciadores señalan que no se advierte cómo el signo pedido podría ser inductivo a error o confusión, en relación a la cualidad, el género o el origen de los productos a distinguir. Tercero: Que, en un proceso de oposición de marcas debe estarse a los requisitos contemplados por las hipótesis de prohibición invocadas por el contendiente al registro. Por una parte, deben evaluarse comparativamente las marcas, oportunidad en que los paradigmas del derecho marcario imponen la evaluación teniendo en consideración factores como la apreciación global, que consiste en que ésta debe ser considerada al momento del análisis como un conjunto; la primera impresión, que corresponde a aquella opinión superficial que tiene el público consumidor del signo en el mercado y que se centra, generalmente, en el señalado conjunto del símbolo; y el elemento relevante o principal. De otro lado se encuentra la relación de coberturas, lo que implica el análisis de los ámbitos de protección que abarcan las marcas en conflicto, siendo necesario contemplar en el estudio la clase para la que se requieren, y además, como se ha resuelto previamente por esta Corte, la descripción de los productos o servicios específicos amparados por ambas señas, ya que de establecerse una conexión, nos encontramos en presencia de una excepción a la regla de la

4 especialidad marcaria, que trae como consecuencia negar amparo al signo pedido, lo que debe justificarse suficientemente, acudiendo a factores como la finalidad y naturaleza de los bienes y servicios, los canales de comercialización, los consumidores de los productos o servicios, el sector del mercado que aborda y si se trata de empresas de rubros o áreas competitivos. Cuarto: Que entre las disposiciones invocadas por el oponente y respecto de las cuales se reclama su contravención formal por no haber sido aplicadas en la especie, cabe señalar que el artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, en sus letras f) y h), establece un concepto esencial para entender las causales de irregistrabilidad y que consiste en el término confusión o peligro de confusión. La letra h) del referido artículo dispone que son irregistrables las marcas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad para productos, servicios o establecimiento comercial o industrial idénticos o similares, pertenecientes a la misma clase o clases relacionadas. Por su parte, la letra f) del citado artículo 20 establece que no se podrán registrar los signos que se presten para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos, servicios o establecimientos, comprendidas aquellas pertenecientes a distintas clases cuyas coberturas tengan relación o indiquen una conexión de los respectivos bienes, servicios o establecimientos. La confusión o el peligro de confusión implica la pérdida de distintividad extrínseca, es decir con respecto a otros signos. Consiste en la creencia de parte del público consumidor de estar ante un mismo origen empresarial de productos o servicios que no lo tienen. El principio del derecho marcario de la no confusión supone que una marca no pueda causar distorsión alguna, ni marcaria ni informativa, fundamentalmente por dos razones: el derecho del titular a la

5 individualización de su producto y el del consumidor a no ser confundido o engañado. Quinto: Que concretando estos conceptos al caso que se revisa, la similitud gráfica y fonética entre los signos es evidente, lo que se acrecienta si el pretendido carece de elementos adicionales a los que el consumidor pueda acudir para distinguir el origen empresarial de los productos que pretende amparar. En efecto, la sola supresión de algunos componentes no dota al signo de fisonomía propia, pues al confrontar los conjuntos permanece la analogía. Dicha característica exige un análisis de probabilidad de confusión que demuestre cómo, a pesar de tal semejanza, el fin del símbolo se cumple, cual es identificar a los bienes como provenientes de una fuente particular y asignados a un fin o producto específico. Sin embargo, al analizar las coberturas que cada seña ampara, se consolida la equivalencia, dada la identidad de clases y productos que distinguen, a saber, helados y pasteles, bienes de una misma naturaleza que compiten en un mercado conformado por igual público consumidor, lo que generará toda clase de errores y confusiones en relación al origen empresarial de los productos impidiendo una coexistencia pacífica en el mercado. Sexto: Que, en consecuencia, el tribunal de la instancia incurrió en error de derecho en la aplicación de las normas sustantivas que regulan la irregistrabilidad, desde que concurriendo los presupuestos que hacían procedente los motivos de prohibición de registro del artículo 20 letra f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial, esto es, la posibilidad de error, engaño o confusión, no aplicó dicho precepto a un caso expresamente previsto por el legislador, yerro que en definitiva condujo a aceptar el registro de una marca jurídicamente improcedente. Séptimo: Que en atención a lo razonado es innecesario abocarse al estudio de la infracción al artículo 16 de la Ley de Propiedad Industrial, que

6 previene el sistema de apreciación de la sana crítica, pues lo discutido no es fáctico, toda vez que la cuestión se reduce a descartar motivos de irregistrabilidad por la posibilidad de confusión, lo que debe efectuarse mediante la ponderación de las características de las señas en conflicto. Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 764, 767 y 805 del Código de Procedimiento Civil y 17 bis de la Ley N , se acoge el recurso de casación en el fondo deducido en representación de Sociéte Des Produits Nestlé S.A., contra la sentencia de seis de septiembre de dos mil diecisiete, escrita a fojas 76, la que se anula y se la reemplaza por la que se dicta a continuación, en forma separada, pero sin previa vista. Acordada con el voto en contra de los Ministros Sres. Cerda y Dahm, quienes fueron de opinión de rechazar el recurso pues, en su concepto, atendiendo a las directrices que brindan las normas y principios consagrados en la legislación sobre propiedad industrial y que emanan de los artículos 19 y 20 de esa ley especial, la valoración que se realizó por los jueces de fondo no aparece como el fruto de un razonamiento extraño a los márgenes normativos del derecho marcario y, por ende, la conclusión alcanzada, en orden a la distintividad de la marca pedida respecto de aquella que la demanda distingue como fundante de la oposición constituye una interpretación acertada en relación a las causales de irregistrabilidad invocadas, descartándose cualquier potencial fuente de error o engaño del público consumidor, decisión que no se vislumbra como ajena a los parámetros de estudio propios de esta disciplina, como los utilizados en este caso. Regístrese. Redacción a cargo del Ministro Sr. Künsemüller y de la disidencia, sus autores.

7 Rol N

8 Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Carlos Künsemüller Loebenfelder, Andrea María Mercedes Muñoz Sánchez, Carlos José Cerda Fernández, Manuel Antonio Valderrama Rebolledo y Jorge Gonzalo Dahm Oyarzún. Santiago, diecinueve de junio de dos mil dieciocho. En Santiago, a diecinueve de junio de dos mil dieciocho, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente. Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en o en la tramitación de la causa.