MAT: Arbitraje por revocación de nombre de dominio almagrocorredores.cl Rol N 21251

Transcripción

1 MAT: Arbitraje por revocación de nombre de dominio almagrocorredores.cl Rol N Santiago, 29 de mayo de VISTOS: 1.- Que por oficio N , de fecha 5 de marzo de 2018, el Centro de Resolución de Controversias de NIC Chile, notificó al suscrito la designación como Árbitro para resolver el conflicto sobre revocación del nombre de dominio almagrocorredores.cl, Rol N 21251, entre la titular del dominio doña Natalia Fernández y la revocante ALMAGRO S.A. Dicha designación fue aceptada por el suscrito por resolución de fecha 6 de marzo de Que los nombres de dominio ".cl" se rigen en Chile conforme a una normativa especialmente dictada al efecto, denominada "Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.cl", en adelante la "Reglamentación". Que la Política de Resolución de Controversias es la norma aplicable a las controversias por nombres de dominio.cl y que forma parte, a su vez, de la Reglamentación. Que, de acuerdo a estas normas, y el encargo encomendado, corresponde al suscrito resolver la materia debatida, fundado en su calidad de "Árbitro Arbitrador". 3.- Acorde con las normas de procedimiento fijadas, ALMAGRO S.A., representada por el abogado don Cristóbal Raddatz Momberg, presentó con fecha 27 de marzo de 2017 su demanda de revocación, en la cual sostuvo y argumentó esencialmente lo siguiente: a) Que la solicitud de revocación del nombre de dominio en disputa, se funda en el hecho que corresponde a un nombre de dominio que se encuentra íntimamente relacionado, al punto de crear confusión en el público consumidor, con sus nombres de dominio almagro.cl y almagropropiedades.cl, en los cuales se ofrecen servicios de corretaje de propiedades; con sus marcas comerciales con la denominación ALMAGRO y finalmente corresponde a su nombre comercial, gozando dicha expresión de fama y notoriedad a nivel nacional entre el público consumidor. b) Que ALMAGRO S.A., es una sociedad anónima, inserta en la industria inmobiliaria desde Desde entonces, ha desarrollado y construido más de viviendas. Sólo en Santiago, se han proyectado, construido y vendido más de 109 proyectos, abarcando las principales comunas de la Región Metropolitana, tales como Las Condes, Vitacura, Providencia, Ñuñoa, Lo Barnechea, San Miguel, Santiago Centro, por nombrar algunos. Además de la Región Metropolitana, también tiene presencia en otras ciudades importantes de Chile, contando con 35 proyectos construidos y vendidos en Antofagasta, Temuco, Santo Domingo y El Tabo. c) Que se ha preocupado de registrar la marca comercial que identifican a los servicios y productos que ofrece, siendo titular de diversas marcas comerciales ALMAGRO, de innegable fama y notoriedad en el sector inmobiliario y de construcción. d) Que en lo que respecta al dominio almagrocorredores.cl, hace presente que en sus sitios web almagro.cl y almagropropiedades.cl ofrece el servicio propio de un corredor de propiedades, en el sentido de que permite que potenciales compradores puedan optar a dar sus viviendas (departamentos o casas) en parte de pago para la adquisición de una propiedad, siendo ella la encargada de hacer los corretajes de dichos inmuebles y encargarse de todo lo necesario para que sean vendidas. 1

2 e) Que, en consecuencia, el nombre de dominio de autos almagrocorredores.cl, por un lado, se estructura por su marca y nombre comercial ALMAGRO y por otro por el vocablo corredores que, asociado a su nombre, el cual como es un hecho público y notorio goza de fama y notoriedad en el sector inmobiliario, dará a entender a los usuarios de Internet que se trata de un servicio de corretaje de propiedades de la revocante, lo cual indudablemente no será cierto. Esta confusión a la que se pueden ver expuestos los usuarios de Internet se sustenta además en la práctica, ya que la revocante ofrece dicho servicio a sus potenciales clientes y compradores en sus sitios web almagro.cl y almagropropiedades.cl, por lo que es indudable que el dominio almagrocorredores.cl puede entenderse como una derivación de estos dominios para ofrecer el mismo servicio. f) Que es titular de las marcas ALMAGRO, mixta, registro , para distinguir servicios de las clases 35, 36, 37 y 42; y ALMAGRO PROPIEDADES, registro N , para distinguir servicios de la clase 36. Que ALMAGRO S.A., posee respecto de las marcas singularizadas un derecho de propiedad adquirido con anterioridad, el cual se encuentra debidamente amparado en virtud a lo establecido en el artículo 2 de la Ley Nº sobre Propiedad Industrial, en relación al artículo 19 Nº 25 de la Constitución Política de la República. g) Que ha hecho de la marca ALMAGRO", una marca famosa y notoria a nivel nacional y la ha utilizado en temas relacionados con el corretaje de propiedades. De esta manera, cualquier consumidor que se enfrente al nombre de dominio almagrocorredores.cl, sin duda lo relacionará y asociará inmediatamente con los servicios y productos que ofrece ALMAGRO S.A. h) Que en este caso es procedente aplicar lo que en doctrina se conoce como "criterio de la identidad. Conforme a éste, se debe preferir a aquella parte cuya marca, nombre u otro derecho o interés sea idéntico al SDL del dominio litigioso, y si ninguno de los derechos de las partes presenta dicha identidad, a aquella parte cuyo derecho, o el núcleo relevante o evocativo del mismo sea idéntico al SDL del dominio litigioso o presente una mayor similitud o vinculación lógica. 4. En respaldo de sus pretensiones, la revocante acompañó los siguientes documentos: Copia simple de certificados de registros de las marcas citadas en su demanda. Impresos del sitio web Impresos del sitio web almagropropiedades.cl. 5. Por resolución de fecha 27 de marzo de 2018, se tuvo por interpuesta la demanda de revocación por parte de ALMAGRO S.A.y se tuvieron por acompañados los documentos con citación. De la demanda se dio traslado a la titular del dominio por el término de 10 días corridos. 6. La actual titular del dominio, doña Natalia Fernández Oyarce, representada por el abogado don Leonardo Felipe Espinoza Acosta, evacuó el traslado en tiempo y forma alegando lo siguiente: a) Que no se creará confusión en el público consumidor, dado que la revocante cuenta con páginas web con nombres ya establecidos con anterioridad, las cuales son almagro.cl y almagropropiedades.cl, además de marcas comerciales con la denominación de ALMAGRO, marcas que claramente el usuario consumidor de sus servicios identifica, sin que entren en algún tipo de confusión, debido al notable prestigio que dice tener. 2

3 b) Que la titular del dominio es socia fundadora de una consultora de abogados, llamada ALMAGROCONSULTORES LIMITADA, la cual fue constituida legalmente e inscrita en el Conservador de Santiago, la cual según los argumentos otorgados por la contraria también debería pertenecer a su propiedad en conformidad a la definición e inscripción de propiedad intelectual inscrita a nombre de ALMAGRO. c) Que ALMAGRO CONSULTORES LTDA. ha sido una empresa que se ha dedicado exclusivamente a la resolución de conflictos jurídicos como consultora de abogados, sin embargo, como institución ha decidido abrir nuevos horizontes e implementar en el bufete una nueva área que consiste en el corretaje ya sea de propiedades o de bolsa. d) Que entiende el malestar del actor, sin embargo, y dado los argumentos que estos han señalado en su demanda, son una empresa constructora (además de otorgar servicios de corretaje de propiedades, lo cual no es su giro principal y otros servicios que pueda prestar), que cuenta con muchos años de carrera y que sus páginas webs son absolutamente distintas a la de la demandada. e) Que la demandada cuenta con otros proyectos, derivados de su sociedad principal, como por ejemplo ALMAGRO OTEC CAPACITACIÓN LIMITADA, sociedad cuyo objeto principal es la capacitación. Este es otro ejemplo claro de la buena fe de Natalia Fernández, como socia de ALMAGRO CONSULTORES. f) Que el logo que se utilizará en la página web almagrocorredores.cl, es totalmente distinto del utilizado por el actor ya sea en su dominio almagro.cl o almagropropjedades.cl, el cual claramente no inducirá a error a su fiel clientela, ya que, es diametralmente distinto. g) Que en caso alguno ha querido cometer -como lo señala el actor- una derivación de las marcas comerciales y del nombre de dominio registrado por la revocante. Además, el actor en ningún momento revocó la inscripción del dominio almagroconsultores.cl, pues si ese fuese el caso, el hubiese hecho efectiva esta acción hace muchos años cuando se crea el bufete de abogados ALMAGRO CONSULTORES, y se adquiere el dominio, el que evidentemente no se relaciona de manera alguna con almagro.cl ni menos con almagropropiedades.cl. Que es insólito pensar que esta parte tiene intención de faltar a la ley o burlarla creando una nueva área que si bien se dedicará al corretaje de propiedades, nada obsta a la prohibición de dicha actividad en la medida que se haga de acuerdo a la ley, las buenas costumbres y orden público, y que si bien puede existir coincidencia en la palabra ALMAGRO, no genera duda alguna que dado los años de prestigio que el actor señala tener, pueda llegar a ser confundido con una empresa de abogados como lo es ALMAGRO CONSULTORES LTDA o asimismo con una empresa de abogados llamada ALMAGRO CORREDORES. 7. En respaldo de sus argumentos, la demandada acompañó los siguientes documentos: Copia simple de constitución de sociedad de ALMAGRO CONSULTORES LTDA. Copia simple de Inscripción en el Registro de Comercio de Santiago. Copia del extracto de la publicación en el Diario Oficial de la Sociedad de Responsabilidad Limitada Almagro Consultores. De fecha 5 de febrero. Copia simple de la constitución de sociedad ALMAGRO OTEC CAPACITACIÓN LIMITADA. Copia simple de la Protocolización del extracto de la Constitución de ALMAGRO OTEC CAPACITACIONES LIMITADA. 3

4 Copia de inscripción en el registro de Comercio de Santiago de ALMAGRO OTEC CAPACITACIONES LIMITADA. Certificado de Inscripción en el Registro de Comercio de Santiago de ALMAGRO OTEC CAPACITACIONES LIMITADA Copia de la publicación en el Diario Oficial de fecha 1 de marzo de 2014 de ALMAGRO OTEC CAPACITACIONES LIMITADA. Protocolización rectificación de extracto constitución de sociedad de Responsabilidad Limitada ALMAGRO OTEC CAPACITACIÓN LIMITADA. Copia de inscripción en el Registro de Comercio de ALMAGRO OTEC CAPACITAC IONES LIMITADA. Certificado de rectificación de ALMAGRO OTEC CAPACITACIONES LIMITADA ante el Registro de Comercio de Santiago y su extracto. Copia de la publicación en el Diario Oficial de fecha 15 de marzo de Copia simple cédula nacional de identidad de doña Natalia Fernandez Oyarce. Copia simple cédula nacional de identidad de don Leonardo Espinoza Acosta. Imágenes referenciales de la página almagroconsultores.cl Logotipo de almagrocorredores.cl 8. Por resolución de fecha 23 de abril de 2018, se tuvo por contestada la demanda de revocación por parte de doña Natalia Fernández y se tuvieron por acompañados los documentos, con citación. 9. Con fecha 2 de mayo de 2018 el suscrito declaró cerrado el debate y citó a las partes oír sentencia. CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE: PRIMERO: Que conforme al artículo 21 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.CL: Los conflictos que se susciten con ocasión de la revocación de un nombre de dominio.cl serán resueltos de acuerdo a la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio. CL. Que la misma disposición añade Toda controversia se someterá, resolverá y tramitará de acuerdo con el procedimiento de arbitraje, establecido en dicha política. Que, asimismo, dicha norma señala que: El árbitro tendrá el carácter de árbitro arbitrador y en contra de sus resoluciones no procederá recurso alguno, a todos los cuales cada solicitante y titular de un registro, renuncian expresamente. El árbitro queda especialmente facultado para resolver todo asunto relacionado con su competencia y jurisdicción. SEGUNDO: Que de acuerdo a lo prescrito en el artículo 18 de la Reglamentación, toda persona natural o jurídica que estime afectados sus derechos por la inscripción de un nombre de dominio podrá pedir la revocación de esa inscripción. Si la solicitud de revocación fuere presentada dentro del plazo de publicación de 30 días, el revocante podrá hacerlo invocando un interés preferente de conformidad al artículo 19 de la misma Reglamentación. TERCERO: Que la revocante ha comparecido dentro de plazo invocando un interés preferente de conformidad a lo prescrito en el citado artículo 19, señalando, entre otros argumentos, que es una sociedad inserta en la industria inmobiliaria desde 1977, titular de la marca ALMAGRO y de los dominios almagro.cl y almagropropiedades.cl, en los cuales se ofrecen servicios de corretaje de propiedades, entre otros. CUARTO: Que la demandada, por su parte, señala que es socia fundadora de una consultora de abogados, llamada ALMAGROCONSULTORES LIMITADA, la que ha 4

5 decidido implementar una nueva área que consiste en el corretaje, ya sea de propiedades o de bolsa. QUINTO: Que, corresponder fijar por este Juez Árbitro aquellos hechos que han sido debidamente probados, conforme a la apreciación de la prueba en conciencia, lo que le permite resolver libremente de acuerdo a lo que su equidad y espíritu de Justicia le determine. La Jurisprudencia ha resuelto que dicho estándar, conforme reseña el profesor Joel González Castillo, "no autoriza a hacer simples estimaciones, por cuanto la conciencia debe formarse de conformidad con las normas que establecen la lógica y las leyes para dar conocimiento exacto y reflexivo de las cosas, y la sentencia debe explicar las normas a que se sujeta para dar la razón de su final veredicto" ( La fundamentación de las sentencias y la sana crítica, Revista Chilena de Derecho, vol. 33 N 1, 2006, pp ). Lo anterior implica que, sin perjuicio de no regirse este Árbitro por las normas de la prueba tasada o legal, debe apreciar la prueba de manera razonada y fundada, sin que la calidad de arbitrador le permita actuar a su mero capricho, lo cual sería contrario a un elemental y básico sentido de justicia y equidad, al que este Sentenciador se encuentra sujeto. SEXTO: Que corresponde tener por acreditados los siguientes hechos, ya sea por su carácter público o notorio y/o porque fueron debidamente acreditados mediante documentos acompañados por una de las partes y no objetados por la contraria: Que la revocante es titular en nuestro país de la marca ALMAGRO y ALMAGRO PROPIEDADES, para distinguir servicios de corretaje de propiedades de la clase 36, entre otros. Que la revocante usa los dominios almagro.cl y almagropropiedades.cl para ofrecer servicios de corretaje de propiedades. Que la demandada es socia de ALMAGRO CONSULTORES LTDA., la cual ofrece asistencia y asesoría jurídica. SEPTIMO: Teniendo presente lo anterior, el suscrito estima que ambas partes han confirmado y respaldado tener una legítima aspiración o interés sobre el nombre de dominio. La aspiración o interés de la revocante se funda en la protección de sus marcas y nombres de dominio frente a signos similares, así como también en su interés de evitar que los cibernautas sean víctimas de confusiones o errores. Por su parte, el interés de la demandada se basa en la intención de ampliar el giro de su empresa ALMAGRO CONSULTORES LTDA., con el fin de ofrecer servicios de corretaje. OCTAVO: Que si bien a partir de los argumentos esgrimidos y antecedentes acompañados, es posible sostener que ambas están de buena fe, a juicio del suscrito los derechos previos acreditados por la revocante constituyen un interés de carácter preferente que debe primar en este caso particular. En efecto, la revocante ha acreditado derechos previos sobre la marca ALMAGRO para distinguir servicios de corretaje de propiedades de la clase 36, es decir, para los mismos servicios que pretende ofrecer la demandada a través del dominio en disputa, tal como lo ha señalado en su propia contestación. Lo anterior, se refuerza también porque la adición del segmento CORRETAJE lejos de distinguir el nombre de dominio de las marcas y dominios de la demandante, aumentará el riesgo de error o confusión, toda vez que alude precisamente a uno de los servicios que ofrece ALMAGRO S.A. NOVENO: Que, así las cosas, hace fuerza para este Árbitro el argumento de coincidencia, similitud y asociación entre la marca institucional con la que opera la revocante y el nombre de dominio en disputa, lo que permite también crearse un juicio de la consistencia de los argumentos de vinculación y relación impropia esgrimidos por la demandante. En efecto, un usuario promedio de la red Internet probablemente entenderá que el nombre de dominio disputado 5

6 almagrocorredores.cl corresponde a un sitio web de la demandante ALMAGRO S.A. o vinculado a ella. DECIMO: Que atendido lo expuesto y por razones de certeza jurídica, este Árbitro se inclina a preferir a quien efectivamente ha acreditado un derecho previo sobre el signo ALMAGRO y el sustento de su protección a través de privilegios industriales (marcas comerciales), lo cual es también coincidente con lo expuesto en nuestra legislación y los tratados internacionales sobre la materia. DECIMO PRIMERO: Que si bien en materia de registros de nombres de dominio se aplica por regla general el principio de first come, first served, el mismo no resulta ser una regla absoluta. Precisamente, en este caso la demandante ha acreditado legítimos derechos previos a la inscripción del nombre de dominio, los cuales a juicio de este árbitro deben primar en este caso en particular. DECIMO SEGUNDO: Que conforme al artículo 14 de la Reglamentación: Será de responsabilidad exclusiva del titular del registro que su inscripción no contraríe las normas sobre ejercicio de la libertad de expresión y de información, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como, asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros y NIC Chile no tendrá ninguna responsabilidad por el uso que el asignatario haga del nombre de dominio inscrito. DECIMO TERCERO: Que, además, este Árbitro conforme las facultades que le han sido otorgadas por la Reglamentación, debe ajustarse en su actuar a la calidad de Arbitrador, en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia, racionalidad y equidad le indiquen, y las normas por las que se rige este juicio. Que precisamente es sobre la base de estos principios que este Árbitro ha valorado la prueba acompañada por la revocante para respaldar su pretensión, creándose la convicción de que su demanda debe ser acogida. Y vistos, además, las facultades que al sentenciador le confieren la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, particularmente en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes por las que se rige este juicio y lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales. RESUELVO: 1.- Que se acoge la demanda de revocación deducida por ALMAGRO S.A. en contra de doña Natalia Fernández. 2.- Que se asigna el nombre de dominio almagrocorredores.cl a ALMAGRO S.A. 3.- Que en uso de las facultades que competen a este Juez Árbitro, no existe condena en costas. 4.- Conforme lo dispone el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, firman la presente sentencia en autorización de la misma los testigos que más abajo se indican. Sentencia pronunciada por el Árbitro don Cristián Mir Balmaceda. 6

7 Yair Riquelme Belmar Reinaldo Rosas Antipa C.I. N C.I. N