MAT: arbitraje por revocación de nombre de dominio rascagatos.cl

Transcripción

1 MAT: arbitraje por revocación de nombre de dominio rascagatos.cl Santiago, 14 de septiembre de 2016 VISTOS: 1.- Que por oficio N , de fecha 20 de junio de 2016, el Centro de Resolución de Controversias de NIC Chile, notificó al suscrito la designación como Árbitro para resolver el conflicto sobre revocación del nombre de dominio rascagatos.cl, Rol N 10077, entre el titular del dominio don Pedro Aranda R. y la revocante VIÑA SAN PEDRO TARAPACÁ S.A. Dicha designación fue aceptada por el suscrito por resolución de fecha 21 de junio de Que los nombres de dominio ".cl" se rigen en Chile conforme a una normativa especialmente dictada al efecto, denominada "Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.cl", en adelante la "Reglamentación". Que la Política de Resolución de Controversias es la norma aplicable a las controversias por nombres de dominio.cl y que forma parte, a su vez, de la Reglamentación. Que de acuerdo a estas normas, y el encargo encomendado, corresponde al suscrito resolver la materia debatida, fundado en su calidad de "Árbitro Arbitrador". 3.- Acorde con las normas de procedimiento fijadas, VIÑA SAN PEDRO TARAPACÁ S.A., representada por el abogado don Cristián Barros Michell, presentó con fecha 15 de julio de 2016 su demanda de revocación, en la cual sostuvo y argumentó lo siguiente: a) Que VIÑA SAN PEDRO TARAPACA S.A. es una de las mayores y más antiguas exportadoras de vino chileno y una de las viñas más importantes del país. Tiene presencia en más de 80 mercados de los cinco continentes, con sus prestigiosas marcas GATO, GATO NEGRO, Castillo de Molina y Cabo de Hornos, satisfaciendo así las necesidades y preferencias de distintos públicos alrededor de todo el mundo. Sus inicios tienen lugar el año 1865, cuando los hermanos Bonifacio y José Gregorio Correa Albano quinta generación de esa familiaadquirieron los terrenos que habían sido plantados por sus antepasados. b) Que luego de ello, comenzaron a elaborar los primeros vinos con uvas locales que posteriormente fueron remplazadas por nobles variedades del sur de Francia y Alemania. Con ello, dieron origen a la condición de valle vitivinícola de la zona de Curicó. La evolución de las plantaciones y la gran calidad de los vinos elaborados permitieron iniciar, en el año 1940, las exportaciones a grandes mercados como los de Estados Unidos, Canadá, Alemania y Japón. Posteriormente, entre las décadas de los 60 y 80, se lanzaron al mercado dos vinos emblemáticos de la viña: en 1960 nació GATO y en 1980 el vino reserva, Castillo de Molina. c) Señala que Luego en la década de los 90, la viña experimentó cambios importantes. Con una nueva razón social, VIÑA SAN PEDRO TARAPACA S.A., comenzó a transar sus acciones en la Bolsa de Comercio de Santiago y en la Bolsa Electrónica de Chile. Hacia fines de la misma década se implementó un amplio proyecto de inversiones enfocado a la vinificación, el envasado, la capacidad de guarda y nuevas plantaciones, lo que permitió aumentar su expansión productiva, enológica y comercial. Al mismo tiempo, se posicionaron fuertemente en el mercado nacional e internacional a través de sus vinos más conocidos, entre ellos el GATO NEGRO y GATO blanco, los cuales gozan de gran reconocimiento entre el público consumidor.

2 d) Que VIÑA SAN PEDRO ha sido uno de los líderes en la creación de marcas, conquistando de esa forma nuevos segmentos de mercados, teniendo presencia en los distintos segmentos con productos de diferentes identidades. A este respecto, destaca lo realizado con sus reconocidos vinos de la marca GATO y sus famosos GATO NEGRO y GATO BLANCO, los cuales tienen su origen en la década de los 60, producto del ingenio de un enólogo alemán de la época. Que desde un comienzo, los vinos GATO NEGRO Y GATO BLANCO gozaron de un gran reconocimiento en Chile, lo que se vio reforzado con la fuerte estrategia de marketing emprendida por VIÑA SAN PEDRO TARAPACA para estos vinos, promocionándolos profusamente en radio, televisión y como auspiciador de importantes eventos deportivos y sociales, a tal punto que difícilmente alguien podría desconocer la fama y notoriedad de dichos vinos. Desde entonces, la marca GATO, especialmente su vino tinto GATO NEGRO se ha consolidado como una marca global, con presencia en más de 70 países en los cinco continentes, liderando las ventas en 14 de ellos. e) Que cuenta con numerosas marcas comerciales como parte de la estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado y proteger sus inversiones, las cuales se encuentran registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial ( INAPI ). A modo ejemplar cita las siguientes marcas: Registro Nº , GATO, denominativa, para distinguir servicios en clase 43. Registro Nº , GATO, denominativa, para distinguir productos en clase 33. Registro Nº , GATO, mixta, para distinguir productos en clase 33. Registro Nº , GATO, mixta, para distinguir productos en clase 33. Registro Nº , GATO NEGRO, denominativa, para distinguir productos en clase 30. Registro Nº , GATO NEGRO, mixta, para distinguir productos en clase 33. Registro Nº , GATO NEGRO, denominativa, para distinguir productos en clase 33. Registro Nº , GATO NEGRO MOSCATO, mixta, para distinguir productos en clase 33. Registro Nº , GATO EXPORT, denominativa, para distinguir productos en clase 33. Registro Nº , GATO PREMIUN, mixta, para distinguir productos en clase 33. Registro Nº , GATO PREMIUN, denominativa, para distinguir productos en clase 32. Registro Nº , GATO DE ORO, denominativa, para distinguir productos en clase 33 f) Que es titular de una familia de marcas comerciales que corresponden, o bien se estructuran en base a la expresión GATO, la cual distingue a uno de los productos más vendidos y populares de VIÑA SAN PEDRO TARAPACA S.A. Que los registros previamente individualizados, demuestran su Mejor Derecho sobre el nombre de dominio en disputa, rascagatos.cl, toda vez que este reproduce íntegramente sus marcas, simplemente agregando la expresión RASCA, lo que no puede considerarse elemento diferenciador alguno. g) Señala además que es titular de los siguientes nombres de dominios: gato.cl gatonegro.cl

3 elgatonegro.cl clubgatonegro.cl gato-negro.cl copagato.cl elgato.cl gatoblanco.cl Añade que estos nombres de dominio son sólo una muestra más del mejor derecho e Interés Preferente que le asiste respecto del dominio en disputa, toda vez que incorporan íntegramente su marca GATO, que le otorga derechos exclusivos y excluyentes para desarrollar sus actividades con dicho nombre. h) Que sus marcas GATO corresponden a marcas famosas y notorias a nivel nacional e internacional. i) También cita y fundamenta a su favor diferentes criterios aplicables para la asignación de nombres de dominio, que corresponden a: Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio. Criterio de la Notoriedad del signo GATO. Criterio del Mejor Derecho por el Uso Empresarial Legítimo. Criterio de la Identidad. Creación Intelectual del Signo. Artículos 6 Bis y 10 bis del Convenio de París. Uso efectivo en Internet del signo GATO. 4. En respaldo de sus pretensiones, la revocante acompañó: Copias simples de los certificados de registro marcario individualizados en su demanda. Copias simples de los certificados que acreditan la titularidad de los dominios citados en su demanda. Impresión del sitio Web oficial del vino GATO, Impresión de sitio Web donde aparece una reseña del vino GATO. Impresión del sitio Web en el cual aparece una breve noticia y descripción de las diversas variedades de vinos GATO, sindicándolo como Familia de Vinos Gato de San Pedro tienen ahora su propio Carmenère. Impresión del sitio web en que figura una nota periodística titulada Son los mejores los vinos chilenos? Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio promain.cl Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio easyservice.cl Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio viñasdelmaipo.cl 5.- Por resolución de fecha 19 de julio de 2016, se tuvo por interpuesta la demanda de revocación por parte de VIÑA SAN PEDRO TARAPACÁ S.A. y se tuvieron por acompañados los documentos con citación. De la demanda se dio traslado al titular del dominio por el término de 10 días corridos. 6. Con fecha 2 de agosto de 2016, se tuvo por evacuado el trámite de contestación en rebeldía del demandado. 7. Por resolución de fecha 25 de agosto de 2016, el suscrito declaró cerrado el debate y citó a las partes oír sentencia.

4 CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE: PRIMERO: Que conforme al artículo 21 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.CL: Los conflictos que se susciten con ocasión de la revocación de un nombre de dominio.cl serán resueltos de acuerdo a la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio. CL. Que la misma disposición añade Toda controversia se someterá, resolverá y tramitará de acuerdo con el procedimiento de arbitraje, establecido en dicha política. Que, asimismo, dicha norma señala que: El árbitro tendrá el carácter de árbitro arbitrador y en contra de sus resoluciones no procederá recurso alguno, a todos los cuales cada solicitante y titular de un registro, renuncian expresamente. El árbitro queda especialmente facultado para resolver todo asunto relacionado con su competencia y jurisdicción. SEGUNDO: Que de acuerdo a lo prescrito en el artículo 18 de la Reglamentación, toda persona natural o jurídica que estime afectados sus derechos por la inscripción de un nombre de dominio podrá pedir la revocación de esa inscripción. Si la solicitud de revocación fuere presentada dentro del plazo de publicación de 30 días, de conformidad al artículo 19 de la misma Reglamentación el revocante podrá hacerlo invocando un interés preferente. TERCERO: Que la revocante VIÑA SAN PEDRO TARAPACÁ S.A. ha comparecido dentro de plazo invocando un interés preferente de conformidad a lo prescrito en el citado artículo 19, señalando, entre otros argumentos, que es una de las mayores y más antiguas exportadoras de vino chileno y una de las viñas más importantes del país, siendo GATO uno de sus vinos más emblemáticos. Señala también que es titular de una familia de marcas y nombres de dominio que contienen o corresponden a la expresión GATO. CUARTO: Por su parte, el demandado y titular del dominio no contestó la demanda ni acompañó prueba de ninguna especie. Sin embargo, lo anterior no puede ser considerado como allanamiento, falta de interés, renuncia o admisión de los hechos alegados por la revocante, conforme lo dispone expresamente el artículo 16.6 de la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.CL. QUINTO: Que, en consecuencia corresponde a este Árbitro fijar aquellos hechos que han sido debidamente probados, conforme a la apreciación de la prueba en conciencia, lo que permitirá resolver libremente de acuerdo a lo que su equidad y espíritu de Justicia le determine. La Jurisprudencia ha resuelto que dicho estándar, conforme reseña el profesor Joel González Castillo, "no autoriza a hacer simples estimaciones, por cuanto la conciencia debe formarse de conformidad con las normas que establecen la lógica y las leyes para dar conocimiento exacto y reflexivo de las cosas, y la sentencia debe explicar las normas a que se sujeta para dar la razón de su final veredicto" ( La fundamentación de las sentencias y la sana crítica, Revista Chilena de Derecho, vol. 33 N 1, 2006, pp ). Lo anterior implica que, sin perjuicio de no regirse este Árbitro por las normas de la prueba tasada o legal, debe apreciar la prueba de manera razonada y fundada, sin que la calidad de arbitrador le permita actuar a su mero capricho, lo cual sería contrario a un elemental y básico sentido de justicia y equidad, al que este Sentenciador se encuentra sujeto. SEXTO: Que la revocante VIÑA SAN PEDRO TARAPACÁ S.A. ha logrado acreditar,

5 mediante documentos que no fueron objetados por el demandado: Que es una famosa empresa del rubro vitivinícola. Que es titular en Chile de marcas que corresponde o se estructuran en base a la expresión GATO, para distinguir productos y servicios de las clases 30, 32, 33 y 43 del Clasificador Internacional de Niza. Que la marca GATO distingue e identifica uno de sus vinos más emblemáticos. SEPTIMO: Que si bien el nombre de dominio rascagatos.cl contiene la expresión GATO -la cual coincide o se encuentra presente en las marcas y dominios de la demandante-, a juicio del suscrito la existencia de dicha coincidencia no necesariamente implica que se producirán confusiones entre los usuarios de internet, pues gato corresponde a una expresión de uso común en nuestro lenguaje utilizada para designar a una especie de felino y que además es usada en otros rubros o mercados diferentes. Lo anterior lo confirman cientos de nombres de dominio inscritos por terceros que contienen la palabra gato, cuya existencia el suscrito ha verificado en uso de las facultades que le concede el artículo 23.5 de la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.CL OCTAVO: Que la expresión rasca provine o deriva de rascar, que corresponde a la acción de refregar la piel o una parte del cuerpo con una cosa aguda o áspera, especialmente con las uñas para aliviar un picor o escozor. Precisamente por el significado de la expresión rasca, el suscrito estima que un usuario promedio de la red Internet no asociará el nombre de dominio con la revocante ni con sus productos. NOVENO: Que si bien el suscrito debe velar porque no se generen circunstancias en Internet, que confundan a los consumidores y usuarios sobre la identidad de las personas que ofrecen y publicitan bienes y servicios por la red global, en este caso particular no existen antecedentes o pruebas que acrediten un ánimo de vinculación o apropiación de un signo ajeno por parte del demandado. DECIMO: En este sentido, se debe considerar que en principio cada marca comercial otorga protección respecto a los productos o servicios para los cuales ha sido registrada, por lo tanto ex - ante no limita el ejercicio de toda otra actividad empresarial o comercial distinta y no relacionada. Lo anterior se refuerza en nuestro ordenamiento jurídico, en que se reconoce a los particulares la libertad de empresa como derecho constitucional garantizado en el artículo 19 número 21 de la Constitución Política de la República. Dado que en la actualidad la actividad empresarial se encuentra fuertemente vinculada a la red global Internet, las disputas de nombres de dominio deben ser resueltas de manera de dar un justo y proporcional balance a los derechos potencialmente afectados. DECIMO PRIMERO: Que todo lo anterior permite presumir objetivamente que el uso por parte del demandado del nombre de dominio rascagatos.cl, no afectará las actividades de la demandante, ni tampoco causará confusión en el público usuario de Internet. Sin perjuicio de lo anterior, en caso que posteriormente se configurara en los hechos una eventual infracción a las marcas de propiedad de la revocante, esta última podría recurrir a las acciones respectivas para resguardar sus derechos. DECIMO SEGUNDO: Que de acuerdo a lo expuesto, en opinión de este Árbitro los argumentos hechos valer por la demandante, no constituyen elementos suficientes que permitan sostener que esta parte detenta un interés preferente,

6 que a su vez supere o anule el principio de first come, first served. Si bien este Árbitro ha sostenido que en materia de registros de nombres de dominio la regla general del principio de first come, first served no es absoluta, sino que se trata sólo de un principio orientador, en este caso concreto sí corresponde aplicarlo, porque dicho principio se ampara en la buena fe que existe por parte de los titulares de nombres de dominio. Las demás alegaciones, defensas y probanzas rendidas en autos no desvirtúan la conclusión a la que ha arribado el Sentenciador. DECIMO TERCERO: Que a mayor abundamiento, este Árbitro conforme a las facultades que le han sido otorgadas por el Reglamento, debe ajustarse en su actuar a la calidad de Arbitrador, en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes por las que se rige este juicio. Que precisamente es sobre la base de estos principios que este Árbitro ha valorado los argumentos esgrimidos, creándose la convicción de que la inscripción del dominio no vulnera actualmente las normas vigentes, como tampoco derechos válidamente adquiridos por terceros. Y visto además, las facultades que el sentenciador le confieren el Reglamento por el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, especialmente en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad lo indiquen, y las normas aprobadas por las partes por las que rige este juicio y lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales. RESUELVO: 1.- Rechazar la demanda de revocación deducida por VIÑA SAN PEDRO TARAPACÁ S.A. en contra de don Pedro Aranda R. 2.- Que se mantiene la actual asignación del nombre de dominio a nombre de don Pedro Aranda R. 3.- Que en uso de las facultades que competen a este Juez Árbitro, no existe condena en costas. 4.- Conforme lo dispone el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, firman la presente sentencia en autorización de la misma los testigos que más abajo se indican. Sentencia pronunciada por el Árbitro don Cristián Mir Balmaceda. Yair Riquelme Belmar C.I. N María Jesús Eskenazi Aguirre C.I. N K