Expediente Rol N 18330, barrioingles.cl Titular: Omar Maureira Pizarro Revocante: Aconcagua Gestión Inmobiliaria S.A. Tipo de Revocación: Temprana SENTENCIA DEFINITIVA Santiago, uno de diciembre de dos mil diecisiete. VISTO: 1.- Que mediante Oficio de 21 de agosto de 2017, el Centro de Resolución de Controversias de NIC Chile me comunicó la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto suscitado por la solicitud de revocación del nombre de dominio barrioingles.cl. Dicho nombramiento fue aceptado el día 22 de agosto de 2017, y ninguna de las partes solicitó la inhabilidad del juez árbitro en el término establecido para ello. Los honorarios arbitrales fueron enterados oportunamente por la parte revocante. 2.- Que son partes en dicho conflicto Aconcagua Gestión Inmobiliaria S.A., representada por el abogado don Rodrigo Albagli Ventura, como revocante, y Omar Maureira Pizarro, como titular. 3.- Que con fecha 13 de septiembre de 2017 Aconcagua Gestión Inmobiliaria S.A. demandó de revocación, acompañó documentos probatorios y solicitó la asignación del nombre de dominio barrioingles.cl, conforme a los argumentos que siguen: 3.1. La demandante afirma que ella forma parte del grupo Aconcagua S.A., el que a su vez forma parte de Salfacorp S.A, que es el mayor grupo empresarial del sector de la construcción en Chile, con un indiscutible liderazgo que ha cultivado durante sus 85 años de historia. Salfacorp S.A. posee dos Unidades de Negocio: Aconcagua S.A. y Salfa Ingeniería y Construcción S.A. (o Salfaic S.A.). Aconcagua S.A., sus empresas ligadas y filiales tienen más de 30 años de trayectoria, 50.000 clientes, presencia desde Antofagasta a Puerto Montt y se ha posicionado como una marca reconocida en Chile. El grupo desarrolla proyectos que se caracterizan por la transversalidad y diversificación de una propuesta innovadora y diferenciada, abarcando todos los segmentos socioeconómicos con distintos tipos de productos. De esta manera, Aconcagua S.A. fue pionera en el desarrollo de edificios habitacionales con disipadores sísmicos, proyectos urbanos con lagunas cristalinas navegables, edificios con certificación Leed y fue la primera inmobiliaria en Chile en medir su huella de carbono. 1
Forman parte del grupo Aconcagua S.A. y, por tanto, de Salfacorp S.A. las empresas Aconcagua Gestión Inmobiliaria S.A., revocante de autos; Constructora Aconcagua S.A. (titular de la marca invocada en esta demanda, hoy Constructora Novatec S.A.); Inmobiliaria Aconcagua S.A. e Inmobiliaria Monte Aconcagua S.A. 3.2. Luego, la demandante expresa que uno de los proyectos del grupo empresarial Aconcagua S.A. corresponde al proyecto BARRIO INGLÉS, construido en la ciudad de Temuco, en Avenida Las Encinas 2662. Este edificio ha sido una propuesta moderna y cómoda, que ha alcanzado un gran éxito comercial, contando gracias a ello con una segunda etapa de desarrollo: Edificio BARRIO INGLÉS II. De este modo, la denominación BARRIO INGLÉS ha sido profusamente utilizada por la revocante en relación con estos proyectos inmobiliarios, por lo que ya es vinculada en el mercado por el público como una expresión propia de este grupo empresarial del rubro de la construcción. Tal es la importancia y rol que juega la denominación BARRIO INGLÉS para este grupo empresarial, que la misma corresponde a una de sus marcas registradas, específicamente el registro N 1.041.697, que ampara sus derechos sobre la marca BARRIO INGLES, para identificar múltiples servicios de la Clase 42, relativos al rubro de la construcción. Se solicita la revocación de la inscripción del dominio barrioingles.cl en aras del interés preferente que le asiste, el que encuentra su fundamento en el uso empresarial legítimo de la expresión BARRIO INGLÉS que ha efectuado en el mercado nacional el grupo empresarial al que pertenece, y que ha llevado a esta expresión a convertirse en un signo reconocido y notorio ante el público respectivo. Asimismo, su interés preferente nace de los derechos emanados para la revocante y para el grupo al que pertenece de la marca registrada BARRIO INGLÉS. 3.3. Cabe mencionar que el principio First come, first served no es aplicable al presente caso, prosigue el actor, salvo que el titular pruebe que tiene derechos o intereses legítimos respecto de la expresión contenida en el dominio inscrito que puedan competir con los intereses que se invocan en la demanda. De manera que, prima facie, no es necesario ni procedente acudir a este principio residual para efectos de resolver la presente contienda. El concepto de interés preferente no posee una definición técnica o jurídica, por lo que debe entenderse en su sentido natural y obvio, es decir, como una inclinación de ánimo superior respecto a un objeto determinado. En este mismo sentido apunta la jurisprudencia de los árbitros designados por NIC Chile para resolver este tipo de disputas. Por lo tanto, la pretensión de la revocante se sostiene en que posee una inclinación de ánimo hacia el dominio barrioingles.cl que se muestra como superior al ánimo que podría llegar a tener la demandada. 2
A este respecto resulta atingente notar además que la falta de interés del titular del dominio en disputa queda en evidencia al constatar que, a pesar de haber inscrito barrioingles.cl bajo su titularidad, don Omar Maureira Pizarro no lo está utilizando en relación a sitio web alguno, como queda en evidencia de la captura de pantalla respectiva, que se acompaña. 3.4. Se alega que los derechos marcarios del grupo empresarial Aconcagua S.A. sobre la marca BARRIO INGLES se remontan al año 2003, es decir, alrededor de 14 años antes de que el demandado inscribiera para sí el dominio en disputa. De esta manera, queda en evidencia que la revocante y su grupo empresarial tienen, respecto de la expresión en cuestión, derechos de propiedad adquiridos con anterioridad a la inscripción de dicho nombre de dominio. Además, resulta evidente que el dominio disputado no solo es similar, sino que es idéntico a la marca invocada en esta demanda, para lo cual basta contrastar directamente los signos en cuestión. La identidad entre los signos deriva de que el único elemento constitutivo del nombre de dominio en revocación es la expresión BARRIO INGLES, plenamente coincidente con la marca registrada. De esta manera, al tratarse de signos iguales entre sí, para cualquier persona se hace imposible distinguirlos, lo que se ve ratificado además por los criterios de comparación que suelen aplicarse en materia marcaria. Así, resulta claro que observando el criterio de primera impresión, que corresponde a aquella impresión superficial que tiene el público consumidor de los signos en el mercado y que se centra, generalmente, en el conjunto, es claro que los signos en pugna resultan confundibles a causa de su identidad gráfica y fonética. A la misma conclusión se arriba aplicando otros criterios de comparación propios de aquella rama del Derecho, tales como el de impresión global. La plena equivalencia antedicha tiene como consecuencia que, de permanecer el nombre de dominio en disputa bajo la titularidad del demandado, se someterá al público consumidor y a los usuarios de internet a un alto riesgo de confusión. Esto es así porque cualquier persona podría razonablemente pensar que el titular de barrioingles.cl está ligado con el dueño de la marca BARRIO INGLES, lo cual no resulta efectivo y dista de ser real. 3.5. Por último, debe considerarse la notoriedad que la marca BARRIO INGLES ha adquirido ante el público en Chile, gracias al uso legítimo que ha hecho de ella el grupo empresarial Aconcagua S.A. La notoriedad de la marca permite asegurar que el nombre de dominio en cuestión causará confusión entre los usuarios de internet, sin importar el uso para el cual se destine el sitio web identificado por aquella, dada la identidad entre esta marca y el dominio en disputa. La identidad conducirá a los consumidores a incurrir en errores o engaños respecto del origen empresarial del nombre de dominio. 3
En conclusión, el nombre de dominio inscrito es confusamente similar a la marca comercial invocada por la demandante, lo cual permite configurar respecto de esta un interés legítimo que debe ser considerado por el Árbitro a la hora de fallar sobre la asignación del dominio en disputa. Aquel interés legítimo es, a primera vista, preferente, por ser anterior a la inscripción del dominio en disputa y ser una forma de propiedad amparada por nuestra Constitución. 4.- Que la demandante acreditó, mediante impresión extraída del sitio web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, su titularidad respecto de un registro la marca BARRIO INGLES, denominativa, para distinguir servicios de la Clase 42 del Nomenclátor Internacional. Se probó igualmente, por medio de los documentos acompañados, la actividad empresarial y giro comercial de la revocante y el uso efectivo que hace del signo en el mercado nacional. 5.- Que con fecha 14 de septiembre de 2017 se otorgó traslado para contestar la demanda y se tuvo por acompañados los documentos en la forma solicitada. 6.- Que el titular no contestó la demanda. 7.- Que con fecha 13 de noviembre de 2017 se citó a las partes a oír sentencia. Y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, conforme a lo previsto por el artículo 18 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.Cl, toda persona natural o jurídica que estime afectados sus derechos por la inscripción de un nombre de dominio podrá pedir la revocación de esa inscripción, la cual se sujetará a la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.Cl. Si la solicitud de revocación fuere presentada dentro del plazo de publicación de 30 días, y según lo previsto por el artículo 19 de la misma Reglamentación, el revocante podrá hacerlo invocando un interés preferente. SEGUNDO: Que la presente controversia tiene lugar por una solicitud de revocación temprana u ordinaria, esto es, presentada dentro de los treinta días siguientes a la inscripción del nombre de dominio en disputa, por lo cual el revocante debe acreditar la existencia de un interés preferente que le otorgue una primacía o ventaja respecto del titular y justifique la asignación de dicho dominio a su favor. TERCERO: Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la citada Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.Cl, es responsabilidad exclusiva del titular del registro que su inscripción no contraríe las normas sobre ejercicio de la libertad de expresión y de información, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros. 4
CUARTO: Que de conformidad a las normas antes citadas, y a aquella contenida en el artículo 26.1 de la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.Cl, el demandante podrá obtener la revocación de la inscripción del dominio en discordia y la asignación del mismo, cuando demuestre su titularidad sobre derechos válidamente adquiridos o que la inscripción resulta contraria a las normas sobre ejercicio de la libertad de expresión y de información, o a los principios de la competencia leal y de la ética mercantil. QUINTO: Que el demandante funda su pretensión en la identidad existente entre el nombre de dominio barrioingles.cl y su marca BARRIO INGLES, anterior a la inscripción de aquel y que utiliza para la identificación de sus productos y servicios, por lo cual la existencia y uso del primero genera confusión en el mercado y lesiona sus derechos de propiedad industrial. SEXTO: Que el titular del nombre de dominio no contestó la demanda ni acompañó prueba alguna destinada a acreditar su interés sobre el nombre de dominio en disputa, o a desvirtuar las probanzas aportadas por el revocante. Y si bien lo anterior no puede ser considerado como allanamiento, falta de ánimo, renuncia o admisión de los hechos alegados por la revocante, impide al árbitro formarse una idea o convicción acerca de la existencia de un interés del demandado sobre el nombre de dominio en discordia, que pueda contrastarse con aquel invocado y probado por el actor. SÉPTIMO: Que la comparación entre los rasgos esenciales de las marcas comerciales y de los nombres de dominio, como se plantea en la controversia que nos ocupa, resulta necesaria para valorar las restricciones sobre los últimos que derivan de la protección de derechos de propiedad industrial y de las reglas de competencia desleal. Asimismo, se precisa examinar la conducta y posición de quien registró el nombre de dominio, para establecer si se vulnera el derecho de marca por el uso y difusión del signo protegido. OCTAVO: Que en la apreciación del riesgo de confusión invocado procede considerar diversos factores pertinentes, y en especial el conocimiento de la marca en el mercado, la asociación que pueda hacerse de ella con el signo que utiliza el demandado, el grado de similitud entre la marca y el otro signo y la relación entre los productos o servicios de que se trate. NOVENO: Que la semejanza idónea para producir el riesgo de confusión debe provenir, con carácter directo, de una apreciación de conjunto, sintética, desde los elementos determinantes de cada unidad confrontada, sin descomponer su unidad fonética y, en su caso, gráfica, de modo que la estructura prevalezca sobre sus partes, porque es tal impresión global la que constituye el impacto visual y gráfico imprescindible para generar la confusión que el privilegio industrial trata de prevenir. DÉCIMO: Que, a juicio de este sentenciador, y conforme a los criterios antes descritos, existe una identidad que genera precisamente la confusión que se trata de evitar con la protección marcaria, pues el nombre de dominio en discordia no contiene elemento alguno que le permita diferenciarse de la marca BARRIO INGLES, de modo que el conjunto viene dotado de una impresión global igual a la que proviene del signo del actor y, por ende, resulta confundible. 5
UNDÉCIMO: Que la semejanza así establecida entre el signo del revocante y el nombre de dominio barrioingles.cl induce a creer erróneamente que se trata de una actividad del mismo oferente u operador, o a creer que entre los agentes existen vínculos organizativos o económicos, de manera que se produce en los usuarios un error o confusión que afecta un derecho preexistente y vulnera los principios de la competencia leal y de la ética mercantil. DUODÉCIMO: Que la demandante ha acreditado un interés jurídico legítimo y anterior al ejercicio de la acción de revocación, que se funda en derechos de propiedad industrial sobre sus signos, por lo cual dicho interés resulta preferente frente a otro del titular, quien no ha formulado argumento alguno y no opone más que la inscripción. RESUELVO: Que se acoge la demanda y, en consecuencia, se revoca la inscripción y se asigna el nombre de dominio barrioingles.cl a la revocante Aconcagua Gestión Inmobiliaria S.A. Ciérrese en su oportunidad el expediente electrónico y publíquese la sentencia en el sitio web. Autorizan en calidad de testigos doña Dominique Pinochet Altamirano y doña Janet Altamirano Sánchez, ambas domiciliadas en Avda. Apoquindo 3600, Piso 5, Las Condes. 6
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