SENTENCIA DEFINITIVA

Transcripción

1 Luis Villarroel Villalón Juez Árbitro SISTEMA DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS NIC CHILE Expediente Rol Nº Nombre de dominio: GASOLINAURBANBLENDS.CL Titular: ENERGY BAT SPA. Revocante: Alvaro Fernandez Rojas y/o Fernando Fernandez Telleria y/o Veramark S.A. en representacion de PAN AMERICAN PROPERTIES CORP Tipo revocación: Temprana SENTENCIA DEFINITIVA ARBITRAJE POR REVOCACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO Santiago, cinco de enero de dos mil diecisiete- VISTOS: Que con fecha 13 de septiembre de 2016, el Centro de Resolución de Controversias de NIC Chile, dependiente del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, notificó el suscrito la designación como árbitro para resolver el conflicto por revocación temprana del nombre de dominio El suscrito con fecha 14 de septiembre de 2016 aceptó al cargo como árbitro arbitrador para la resolución del conflicto referido, jurando desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible. Que son parte de esta causa como titular ENERGY BAT SPA, de domicilio desconocido, quien inscribió el nombre de dominio referido, y como revocante PAN AMERICAN PROPERTIES CORP., representada por el abogado ALVARO FERNANDEZ ROJAS, ambos domiciliados para estos efectos en calle Ahumada 131, Oficina 902, Santiago, Chile.

2 Que con fecha 02 de noviembre de 2016 el revocante presenta, dentro de plazo, escrito de demanda, acompañando con documentación probatoria y solicitando la revocación del nombre de dominio Que en suma, los argumentos de PAN AMERICAN PROPERTIES CORP presentados en su demanda, son los siguientes: a) Que, PAN AMERICAN PROPERTIES CORP. es una empresa de Puerto Rico, productora, comercializadora y distribuidora de los productos Gasolina Urban Blends, que son cocteles listos para beber, elaborados con licores y jugos de frutas, envasados en empaques de aluminio, de 200 ml. b) Que, su principal activo es la reputación y fama a nivel internacional de sus marcas comerciales y sus cadenas de sedes y representaciones a nivel mundial, por lo que el público asocia de manera natural cualquier producto signado o promocionado con su marca comercial. c) Que, el revocante ha fabricado, distribuido, procesado y comercializado sus productos con su afamada marca comercial, los cuales ha distribuido a diversos países tanto sudamericanos como en el resto del mundo. d) Que, la documentación registral y publicitaria acompañada, demuestra que es el primer adoptante y quien ha acuñado la marca GASOLINA URBAN BLENDS, la cual usa y tiene registrada, precisamente en relación a diversos productos y servicios asociados a su rubro de productos para el consumo humano. e) Que, los registros de la marca GASOLINA URBAN BLENDS a nivel Nacional e Internacional, son: - Colombia Marca GASOLINA Expediente Clase 33 Vigencia 23/04/ Colombia Marca GASOLINA Expediente Clase 33 Vigencia 23/04/ El Salvador Marca GASOLINA Expediente 118 Libro 139 Folios Clase 33 Vigencia 09/10/ El Salvador Marca GASOLINA Expediente 135 Libro 139 Folios Clase 33 Vigencia 09/10/ Australia Marca GASOLINA Expediente Clase 33 Vigencia 04/09/ Bolivia Marca GASOLINA Expediente C Clase 33 Vigencia 06/10/ Bolivia Marca GASOLINA Expediente C Clase 33 Vigencia 06/10/ Estados Unidos Marca GASOLINA Expediente Clase 33 Vigencia 12/05/ México Marca GASOLINA Expediente Clase 33 Vigencia 11/02/ República Dominicana Marca GASOLINA Expediente Clase 33 Vigencia 01/04/ Brasil Marca GASOLINA Expediente Clase 33 Vigencia 29/03/ Argentina Marca GASOLINA Expediente Clase 33 Vigencia 05/02/ Puerto Rico Marca GASOLINA Expediente Clase 33 Vigencia 21/04/ Wipo Marca GASOLINA Expediente Clase 33 Vigencia 26/08/ Chile GASOLINA URBAN BLENDS Expediente Clase 33 Vigencia 07/07/ Honduras Marca GASOLINA Expediente Clase 33 Vigencia 13/10/ Honduras URBAN BLENDS Expediente Clase 33 Vigencia 13/10/ Oami Marca GASOLINA Expediente Clase Vigencia 11/11/2019

3 - Australia URBAN BLENDS Expediente Clase 33 Vigencia 05/11/ Costa Rica URBAN BLENDS Expediente Clase 33 Vigencia 06/11/ El Salvador URBAN BLENDS Expediente 251 Libro 138 Folios Clase 33 Vigencia 25/ Perú URBAN BLENDS Expediente Clase 33 Vigencia 31/03/ Puerto Rico URBAN BLENDS Expediente Clase 33 Vigencia 06/05/ Ecuador URBAN BLENDS Expediente Clase 33 Vigencia 09/07/ Estados Unidos Marca GASOLINA Expediente Clase 33 Vigencia 05/12/ Perú Marca GASOLINA Expediente Clase 33 Vigencia 16/04/ Panamá Marca GASOLINA Expediente Clase 33 Vigencia 06/10/ Panamá Marca GASOLINA Expediente Clase 33 Vigencia 06/10/ Ecuador Marca GASOLINA Expediente Clase 33 Vigencia 14/12/ Costa Rica Marca GASOLINA Expediente Clase 33 Vigencia 02/04/ Bolivia URBAN BLENDS Expediente C Clase 33 Vigencia 06/10/2019 f) Que, le pertenece la creación intelectual de esta expresión, y es quien la ha usado, registrado y publicitado en los mercados Nacionales e Internacionales como marca comercial y dominio en internet, pues basta ingresar a su dominio gasolinadrink.com, facebook.com/gasolinadrink, facebook.com/gasolinausa, y para dimensionar su penetración en el mercado internacional incluido Chile, de sus productos y marca. g) Que, la tendencia de los consumidores a identificar los productos o servicios por los elementos más característicos o destacados que componen una marca comercial, acrecienta los peligros de confusión y aprovechamiento de la marca comercial del revocante a un grado intolerable. h) Que, de la sola comparación del dominio y la marca se evidencia que el dominio solicitado por ENERGY BAT SPA es una copia absoluta de la marca registrada GASOLINA URBAN BLENDS y dominio GASOLINADRINK.COM, pues no existe en ella ningún elemento diferenciador, siendo una mera copia en su totalidad, coexistencia que en el mercado, es imposible. i) Que, de la comparación del dominio solicitado (gasolinaurbanblends.cl), el dominio inscrito (gasolinadrinks.com), y la marca registrada (GASOLINA URBAN BLENS), se configuran todas las causales prohibitivas señaladas en la Ley y el reglamento NIC, pues se infringen los legítimos derechos del revocante, al ser un abuso del derecho apropiarse de un nombre de dominio, en perjuicio de quien realmente ha explotado, invertido, publicitado y comercializado. j) Por otra parte, la solicitud de autos vulnera la reglamentación y espíritu de la normativa para la inscripción de dominios, considerando que el solicitante ENERGY BAT SPA sabía de la existencia de la marca y dominio de la revocante, pues mantenían relaciones comerciales, en forma directa o a través de empresas relacionadas con la revocante, vulnerando las reglas 14 y 20. k) Que, al analizar el actuar del ENERGY BAT SPA con el comportamiento normal de una persona o empresa, se concluye que el registrar como propio y a sabiendas un nombre de dominio idéntico a una marca comercial, a un producto y a una empresa internacionalmente reconocida y con la cual mantuvo relaciones comerciales, no satisface un estándar mínimo de diligencia (buena fe objetiva).

4 l) Que, la comercialización de los productos de un tercero no implica poder usar como propios los nombres comerciales y las marcas que distinguen a la empresa y a sus productos y menos para registrarlos a su nombre, como es el caso del dominio m) Se cita el art. 6 bis numeral primero del "Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial". Además, el art. 6 septies reconoce expresamente el derecho del titular de un registro marcario, a ser protegido por el uso de dicha marca por parte de un distribuidor o representante, pudiendo solicitar que se le asigne la marca indebidamente registrada por el distribuidor o representante, norma coincidente con la situación en autos. n) Que, una búsqueda en internet por medio del buscador de Google, entregó más de 10 resultados de la marca GASOLINA URBAN BLENDS, todos identificados con la revocante. o) Que, el principio first come, first served, cuya consecuencia es la asignación del nombre de dominio al primer solicitante, opera cuando el primer solicitante actúa de buena fe, no siendo aplicable el principio en este caso. p) Que, uno de los criterios desarrollados por una recomendación de la OMPI, para atribuir mejor derecho a un solicitante, son los factores para determinar el efecto comercial de un signo. q) En ese sentido, es evidente que la revocante comercializa sus productos con la denominación GASOLINA URBAN BLENDS en Chile y en el extranjero, y es lógico que su mejor derecho se encuentra en su legítimo interés de promocionar sus productos a través de internet. r) Que, las funciones de una marca comercial, son distinguir productos y servicios tanto en el mercado real como en el virtual, como es internet. s) Que, la revocante detenta un mejor derecho sobre la denominación, porque publicita los productos que ofrece mediante sus marcas y dominio, solicitados y registrados con anterioridad tanto en Chile como en el extranjero. t) Por otro lado, la asignación de un nombre de dominio como el de autos a un tercero, que en este caso es una conocida empresa elaboradora y comercializadora de los mismos productos referidos a bebidas alcohólicas, haría que los consumidores piensen erradamente que los productos tienen un mismo origen y que gozan de los estándares internacionales con los que se producen los productos del revocante, lo cual sería beneficioso para el solicitante del dominio, al beneficiarse gratuitamente, de la fama, prestigio y buen nombre del revocante. u) En consecuencia, que se asigne el nombre de dominio a ENERGY BAT SPA, traería grandes perjuicios al revocante y al público consumidor, que se vería engañado en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios que adquieran. v) En conclusión, de aceptarse la primera solicitud, se infringirían los legítimos derechos del revocante, pues constituye un abuso del derecho apropiarse de un nombre de dominio, en perjuicio de quien realmente lo ha creado, comercializado, publicitado y explotado de buena fe y conforme a los principios de ética mercantil.

5 w) Finalmente, en mérito de lo expuesto, y en virtud de lo dispuesto en el procedimiento de arbitraje, PAN AMERICAN PROPERTIES CORP. solicita se acoja la demanda de revocación por la asignación del dominio en disputa y en definitiva, se le asigne el nombre de dominio y ordenar a la demandada, ENERGY BAT SPA, el pago de las costas procesales y personales de esta demanda. Que en su escrito de demanda ha acompañado los siguientes documentos: 1. Copia de Poder. 2. Copia de Certificado de título del abogado patrocinante. 3. Copia de 30 certificados o solicitudes de la marca GASOLINA URBAN BLENDS GASOLINA Y URBAN BLENDS 4. Publicidad de la marca GASOLINA. Que con fecha 15 de noviembre de 2016, se da traslado a la demanda, teniéndose acompañados como parte del proceso los documentos de prueba. Que con fecha 30 de diciembre de 2016 se dio por evacuado la contestación a la demanda en rebeldìa del demandado.. Que con fecha 30 de diciembre de 2016, se cita a las partes a oír sentencia. CONSIDERANDO: PRIMERO: Que la causa del presente arbitraje, el ámbito de competencia y a su carácter vinculante para las partes, procede de lo dispuesto en el artículo 6 letra b) de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio.CL (Reglamentación), la cual señala que Se entenderá que toda persona por el hecho de ser titular o solicitar la revocación de un nombre de dominio.cl declara estar en conocimiento, haber leído y aceptado la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio.CL, sus Políticas y Procedimientos, todos los cuales constituyen las condiciones generales de contratación de un nombre de dominio en.cl ; y en su artículo 8 que señala Toda persona natural o jurídica que estime afectados sus derechos por la inscripción de un nombre de dominio podrá pedir la revocación de esa inscripción, la cual se sujetar a la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.CL. SEGUNDO: Que corresponde fijar por este Tribunal aquellos hechos que han sido debidamente probados, conforme a la apreciación de la prueba en conciencia, lo que le permite resolver libremente de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le determine. TERCERO: Que de acuerdo a lo prescrito en el artículo 637 del Código de Procedimiento Civil, el árbitro arbitrador debe practicar todas las diligencias que estime necesarias para el conocimiento de los hechos, por lo que en razón de la naturaleza misma del conflicto que debe dirimirse, este Tribunal ha revisado los antecedentes proporcionados por las partes y aquellos que ha estimado necesarios para conocer los hechos y dirimir fundadamente el conflicto.

6 CUARTO: Que en razón de lo dispuesto en los artículo 19 de la Reglamentación, el objeto de este juicio consiste en determinar si el revocante tiene un interés preferente en el nombre de dominio GASOLINAURBANBLENDS, o que el primer solicitante haya realizado una inscripción o uso de mala fe, según conste del mérito de autos. QUINTO: Que ha quedado acreditado en autos que la revocante a la fecha de la demanda es titular de la marca GASOLINA URBAN BLEND, asi como titular de otros registros en el extranjero ya sigularizados en los Vistos de esta sentencia, que incluyen de manera preponderante la expresiòn URBAND BLEND Y GASOLINA. Lo que permite establecer de conformidad con la equidad, que al revocante asiste un interés legítimo respecto del nombre de dominio de autos, que resulta identico. SEXTO: Que la expresión GASOLINA URBAN BLEND es una expresión en el idioma ingles que resulta arbitraria y cuya traduccion equivale a GASOLINA MEZCLA URBANA, por lo que de conformidad con las maximas de la experiencia este Tribunal tiene por establecido que es una expresión que no resulta natural o necesaria para terceros que persiguan fines legìtimos, en cuyo caso el derecho del revocane se fortalece. Mas aùn en el caso de autos en que es un registro marcario registrado en multiples paìses. SEPTIMO: Que se ha acreditado con la prueba documental acompañada, no objetada, asi como la propia verificaciòn personal por parte de este Tribunal que ingresado en el buscador de Internet Google, la expresiòn Gasolina Urban Blends, todos los resultados de la primera pagina hacen referencia al revocante, lo que en la experiencia de este Juez Arbitro no es usual. Ello permite dar por acreditado que el registro marcario del revocante es ampliamente reconocido en Internet y asociado a su emprendimiento. OCTAVO: Que si bien el revocante alegó una relación comercial previa con el actual titular, vinculado a la comercialización de bebidas, ello no fue probado en autos, con todo dado el reconocimiento que se aprecia en Internet respecto de la marca y productos del revocante, es de presumir que ella era conocida por su actual titular al momento de su inscripción, lo que es un indicio de conducta contraria a la ética mercantil. NOVENO: Que conforme a lo indicado en los considerandos precedentes, apreciando la prueba en de conformidad con las maximas de la experiencia y la equidad, es posible concluir que la expresión Gasolina Urban Blends se asocia em Internet exclusivamente al revocante o al menos de manera significativamente preponderate, lo que permite tener por establecido que de permanecer el nombre de dominio gasolinaurbanblends.cl a nombre de su actual titular, existirá una grave posibilidad de confusión en cuanto al origen empresarial de dicho nombre de dominio y lo que se publique por medio del mismo. DECIMO: Que el titular del nombre de domino de autos no ha aportado prueba alguna que permita desvirtuar las alegaciones de la revocante o acreditar, el interés que le asiste ni un mejor derecho. Dejándose constancia que a la fecha no hay un uso útil del mismo por parte de su actual titular.

7 DÉCIMO PRIMERO: Que a pesar de su importancia, el principio primero en llegar, primero en derecho, no es absoluto, debiendo ceder en el caso de autos, ante el interés preferente que ha acreditado la demandante sobre el dominio gasolinaurbanblends.cl SE RESUELVE: En mérito de lo señalado en la parte considerativa, y de conformidad a lo establecido en la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio. CL, el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio Cl, lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, conforme a la prudencia y equidad; se acoge la demanda de revocación temprana interpuesta en contra de ENERGY BAT SPA. por PAN AMERICAN PROPERTIES CORP en estos autos y se ordena que se transfiera a PAN AMERICAN PROPERTIES CORP el registro del nombre de dominio gasolinaurbanblends.cl El expediente electrónico será cerrado en su oportunidad procesal. Que no habiendo concurrido a litigar el demandado, cada parte pagará sus costas. Notifíquese a las partes y a Nic Chile mediante correo electrónico. Ejecútese por Nic Chile esta Resolución. Luis Villarroel Villalón Árbitro designado Autorizan en calidad de testigos Maritza Fernanda Díaz Valdenegro Diego Alberto del Solar Vivanco Rut: Rut:

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