Sentencia definitiva Juicio por nombre de dominio ship.cl ROL N 16.382-2017 Santiago, 11 de septiembre de 2017 VISTOS: PRIMERO: Que con fecha 03 de mayo de 2017, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile) notificó al suscrito de su designación como Árbitro en el conflicto trabado por la demanda de revocación del nombre de dominio ship.cl, Expediente ROL N 16.382-2017. SEGUNDO: Que son partes en dicho conflicto, como titular, FRANCISCO JAVIER POBLETE CORNEJO, y como revocante EMBOTELLADORA METROPOLITANA S.A. TERCERO: Que con fecha 03 de mayo de 2017, el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el conflicto por el nombre de dominio ship.cl, y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible. CUARTO: Que con fecha 22 de mayo de 2017 se dio inicio al período de demanda, y con fecha 23 de mayo de 2017 la revocante, EMBOTELLADORA METROPOLITANA S.A., dedujo demanda de revocación temprana, en la que manifestó que EMBOTELLADORA METROPOLITANA S.A., es una reconocida empresa embotelladora chilena con más de 20 años en el mercado nacional, dedicada a la fabricación, distribución y comercialización de productos bebestibles para el consumo masivo. Que cuenta con dos plantas productivas, una en la Región Metropolitana y la otra en la Séptima Región. Que su ámbito de negocios específico comprende dos líneas de desarrollo: la elaboración de productos bebestibles para terceros, que se comercializan bajo las marcas propias de éstos, como lo son los comercializados bajo las marcas propias de cadenas de supermercados; y la elaboración de productos bebestibles con sus marcas propias, caracterizados por una excelente relación precio calidad. Que es así como la parte elaborara, distribuye y comercializa aguas minerales y saborizadas, jugos, 1
bebidas gaseosas, bebidas energéticas y hasta dos líneas de cervezas artesanales. Que resulta crucial para el posicionamiento de todos estos productos el desarrollo de una fuerte imagen comercial, la que se encuentra ligada y depende indisolublemente de un concepto marcario que la respalde. Que, consecuente con lo señalado, la parte se ha preocupado de proteger sus importantes activos de propiedad industrial, siendo titular de muchísimas solicitudes y registros de marcas comerciales, entre las que se cuenta precisamente la marca registrada SHIP, que distingue productos de la clase 32 del Clasificador Internacional de Niza para el registro de Marcas Comerciales, en el que se incluyen las bebidas no alcohólicas, jugos, jugos en polvo, aguas minerales y saborizadas y las cervezas. Que este signo ha estado registrado desde hace más de 17 años a la fecha, y el mismo se ha ocupado de manera efectiva en el mercado para distinguir toda una línea de bebidas de fantasía. Que los antecedentes de dicho registro marcario de titularidad de la parte, Embotelladora Metropolitana S.A., son los siguientes: Marca : SHIP. Registro : 949.286 (renovación del Registro N 618.083 de 17.01.2000) Clase : Bebidas y jugos de frutas, naturales y artificiales, con y sin gas; aguas minerales naturales y con sabor; preparaciones para hacer bebidas, Cervezas, clase 32 int. Vigencia : 17/01/2022. Que la parte usa de manera amplia y profusa el signo SHIP, tanto en el ámbito marcario como en el campo de los nombres de dominio, y lo hace como tal, o bien, unido a diferentes expresiones que aluden directamente a las diferentes variedades de la bebida gaseosa distinguida como SHIP. Que, de esta manera, tal como puede ser apreciado en la página web del solicitante emsachile.com, la denominación SHIP corresponde al nombre de fantasía que recibe su principal bebida gaseosa, la cual, según su composición y sabores, posee distintas variedades, tales como, SHIP COLA, SHIP NARANJA, SHIP PAPAYA, SHIP FRUTAL, SHIP GINGER ALE, SHIP LIMA LIMÓN y SHIP LIMÓN SODA. Que, conjuntamente, en el ámbito de los nombres de dominio, la parte también es titular del nombre SHIPCOLA.CL, inscrito originalmente el 31 de julio de 2008; es decir, hace prácticamente 9 años a la fecha. Que, en consecuencia, la parte utiliza de manera real y efectiva el signo comercial SHIP, y sus combinaciones, para identificar profusamente en el mercado sus productos consistentes en bebidas de fantasía no alcohólicas. Que las marcas SHIP gozan de una considerable fama y notoriedad, debido principalmente a la excelente relación precio-calidad del producto y a la gran 2
inversión que ha efectuado la parte en su posicionamiento comercial a través de diferentes técnicas de mercadeo y la utilización de canales promocionales y medios de comunicación. Que se trata de un producto de valor asequible, de carácter masivo, y ampliamente distribuido y comercializado por diversos agentes comerciales que intervienen en dicho mercado, tales como: distribuidoras de productos alimenticios, cadenas de supermercados y una amplia variedad de comercios de abarrotes y botillerías a nivel nacional. Que dicha fama y notoriedad en su ámbito comercial genera el efecto de constituir a SHIP en una marca con una elevada capacidad distintiva, circunstancia que sin duda influye y debe ser considerada al momento de evaluar la potencial capacidad de inducción a error o confusión que otros signos marcarios o nombres de dominio de terceros pueden presentar en relación con la marca de la parte, como ocurre justamente con el nombre de dominio de autos SHIP.CL. Alude al uso efectivo en el comercio de la marca SHIP. Que la presente no constituye sino una acción de protección y defensa de su signo comercial SHIP, la que se ha desplegado en relación con un nombre de dominio que resulta ser Idéntico a su marca registrada y latamente lesivo a sus intereses. Que, en consecuencia, el otorgamiento del nombre de dominio en disputa SHIP.CL, inducirá a toda suerte de errores y/o engaños en el público consumidor en relación con la procedencia empresarial de los productos o servicios que se pretendan comercializar o publicitar a través del sitio web al que se acceda utilizando dicho localizador, lo que naturalmente resultará sumamente dañino para la parte. Que el primer solicitante, señor Francisco Javier Poblete Cornejo, posee un considerable portafolio de inscripciones de nombres de dominio a su nombre, parte de los cuales le han sido asignados tras haber tenido lugar los correspondientes juicios arbitrales de adjudicación o bien de revocación. Que consta, como resultado de una verificación efectuada en www.domaintools.com, sitio web especializado en el análisis de registros de nombres de dominio y uso de sus contenidos, que según el mismo, el primer solicitante es titular de 53 nombres de dominio.cl. Respecto de éstos, y por razones de acceso a la información, sólo ha sido posible verificar en NIC Chile el potencial uso real y efectivo de alguno de éstos, tales como; superguia.cl; redsocial.cl; gamestop.cl; y gameshop.cl, por sólo mencionar algunos. Que, en relación con todos los otros dominios restantes, se pregunta si éstos responden realmente a actividades comerciales en desarrollo, reales y efectivas, o si, 3
por el contrario, no serán más bien, como muchas veces ocurre, instrumentos funcionales a fines especulativos, en espera de algún negocio asociado a su venta o traspaso a quienes realmente les sean relevantes desde un punto de vista comercial. Que sólo ha podido constatar el uso real y efectivo del primero de los dominios, es decir, superguia.cl. Que a través de éste se accede a una guía con información de carácter comercial, destinada a promocionar comercios de distinto tipo de productos y servicios en diversas regiones y ciudades del país. Que, respecto de los restantes nombres de dominio indicados, no fue posible constatar la existencia de una actividad económica real y concreta, ni que se encontrasen asociados a ningún contenido fidedigno verificable, no encontrándose siquiera algunos de éstos activados técnicamente para su uso. Que se ha intentado acceder por diversos motores de búsqueda en Internet a información adicional referente a la persona del primer solicitante, pudiendo sólo constatarse, además de los antecedentes indicados sobre nombres de dominio, la existencia de dos solicitudes de registro de marca comercial presentadas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI). La primera de ellas respecto de la marca MEGAGUIA, Solicitud de Registro N 882356 en clase 38 int. y la segunda referente a la marca SUPERGUIA, Solicitud de Registro N 1011454 en clase 35 int. Es el caso es que ambas solicitudes se encuentran abandonadas y archivadas, sin haberse constituido finalmente en registros comerciales. Que, a pesar de lo anterior, toda la información recopilada permite, en principio, presumir que el ámbito de los negocios del primer solicitante radicaría justamente en el avisaje y/o promoción comercial de comercios de diferente tipo, área de negocios que ninguna relación tiene con el ámbito comercial propio de una empresa embotelladora, ni menos aún con el nombre en particular de uno de sus productos. Que, así las cosas, la eventual consolidación de la titularidad del nombre de dominio SHIP.CL en la persona del primer solicitante, a pesar de la titularidad de la marca SHIP de la parte, de más de 17 años, de su uso real, efectivo y profuso en el mercado, de la titularidad, además de su nombre de dominio SHIPCOLA.CL de casi 9 años, y de las diferencias entre los ámbitos de negocios de ésta y del primer solicitante, entre otros aspectos, no implicaría sino un reconocimiento precisamente de ello, es decir, de haber sido el primero en requerir el nombre de dominio, pero no constituiría necesariamente un reconocimiento del hecho de asistirle a éste un interés preferente sobre el nombre en 4
disputa. Que si bien la revocante comprende la relevancia de los efectos propios de haber sido el primero en requerir el registro del nombre de dominio en disputa, y que ello provee al primer solicitante una posición preferente con respecto a la asignación definitiva del mismo, la finalidad del presente procedimiento es evaluar todos los antecedentes que concurren en un caso, y a la luz del conjunto de éstos determinar a quién le asiste un interés preferente para que el nombre le sea finalmente asignado. Aduce mala fe del demandado, quien, además, mantiene el nombre de dominio en disputa inactivo, sin ningún contenido ni mención a empresa o negocio alguno. En mérito de todo lo antes señalado, solicita se acoja su demanda y le sea asignado el nombre de dominio, con costas. QUINTO: Que la revocante acompañó a su demanda prueba documental consistente en: 1) Impresión de la página web de INAPI del Registro N 949.286 de la marca SHIP, en clase 32 a nombre de Embotelladora Metropolitana S.A.; 2) Impresión de la página web de NIC Chile del registro del nombre de dominio shipcola.cl a nombre de Embotelladora Metropolitana S.A.; 3) Impresiones de la página web de www.emsachile.com; 4) Impresiones extraídas de motores de búsqueda en Internet; 5) Impresión del sitio web www.domaintools.com; 6) Impresiones de la página web de INAPI de la Solicitud de Registro N 882356 marca MEGAGUIA, en clase 38 y Solicitud de Registro N 1011454 marca SUPERGUIA, en clase; 9) Impresiones de la página web de NIC Chile del registro de los nombres de dominio superguia.cl, redsocial.cl, gamestop.cl y gameshop.cl. SEXTO: Que con fecha 01 de junio de 2017 se dio inicio a la etapa de contestación de la demanda, y con fecha 11 de junio de 2017 se tuvo por contestada la demanda, en los siguientes términos: El titular declara ser chileno, nacido en Santa Cruz, y que sus padres lo llevaron a Estados Unidos adonde vive por más de 35 anos. Que tiene un título de Bacherlor de Science en Marketing e Business Administration de la Universidad de Maryland. Que trabajó por 18 años como gerente de informática en varias empresas norte americanas y tuvo una exitosa carrera, lo que le permitió tomar un tiempo para conocer a Chile y ayudar a su padre con su jubilación. Que en los últimos 6 años participó en Start-Up Chile, un programa de Corfo que busca convertir a Chile en el polo de innovación y emprendimiento de América Latina. Que hoy él y su esposa están operando dos pymes en Chile, que son: Chile Wine Travel SpA, para 5
impulsar el enoturismo en Chile, y Digital Media SpA., para promocionar pymes en la web. Que son empresarios y están desarrollando otros negocios con socios. Que también son bien conocidos en Santa Cruz y su esposa ayuda en la comunidad con clases de inglés y el titular da charlas gratis de digital marketing a las pymes de Santa Cruz. Que también es director de la cámara de turismo de Colchagua. Que su pyme Digital Media SpA., (www.digitalmedia.cl) ha ayudado a muchas pymes en Chile a salir adelante en la web, y también ayudado a pequeña empresas con trabajo voluntario para promocionarlos al extranjero. Que en muchos casos sus clientes no manejan la web y/o saben utilizar una computadora. Que por esta razón él ha tenido que registrar varios dominios utilizando su cuenta en NIC para desarrollar sus sitios webs. Que por esta razón el revocante puede decir que posee un considerable portafolio de inscripciones de nombres de dominio a su nombre. Que en el futuro va a a discontinuar registrando dominios para sus clientes. Que en el mes pasado (sic) un nuevo cliente llamado LAICA Inversiones le pidió que le desarrollara un nuevo sitio web que se ganó por Sercotec. Que, después de la acusación del revocante, le envió instrucciones al cliente para que ellos registraran el dominio LAICA.CL que se encontraba disponible. Que la semana pasada el cliente le avisó que no pudo registrar el nombre. Que otra empresa registró el dominio y ellos tuvieron que registrar LAICACORP.CL. Que, sobre la acusación de que unos dominios registrados por el titular se encuentran en revocación, es cierto, pero aclara que no fue por mala fe. Que también es cierto que trató de registrar las marcas de MEGAGUIA Y SUPEGUIA cuanto estaba en el programa de Start-Up Chile y en los dos casos no fue exitoso por falta de conocimiento del proceso de registrar una marca en Chile. Que la EMBOTELLADORA METROPOLITANA S.A. tiene más de 20 marcas caducadas. Que los abogados de la EMBOTELLADORA METROPOLITANA S.A. le enviaron correos electrónicos amenazándolo de que ellos van a continuar este procedimiento de revocación hasta obtener el rechazo formal del mismo, procediendo posteriormente a resarcirse de los gastos incurridos, y con costas. Que los abogados de la EMBOTELLADORA METROPOLITANA S.A. están utilizando la táctica de difamación e intimidación para el secuestro inverso del dominio SHIP.CL Una táctica que es sancionada por ICANN e NIC Chile. Se refiere al secuestro inverso, del cual acusa a la revocante. Luego se refiere a la palabra SHIP en la web. Que buscó las palabras SHIP, SHIPCOLA, Y SHIP COLA en Chile y 6
el resultado es que la palabra SHIP es buscada en Google a mínimo 50 veces al día, en cambio SHIPCOLA Y SHIP COLA es buscada 0 a 1 veces al día combinada. Que la herramienta utilizada muestra también las regiones en que se buscan las palabras y la palabra SHIP COLA se busca solamente en la Región Metropolitana. Que el Google Trend reporte muestra que en las consultas relacionadas en la búsqueda de SHIP no salen la palabras SHIP COLA o SHIPCOLA. Que la palabra SHIP es de origen inglesa desde los 1800 y significa boat en ingles e Boat en español es barco. También, SHIP es una palabra que el titular conoció en los Estados Unidos para enviar paquetes. Que, por lo tanto, cuando registró el dominio SHIP.CL para su nueva pyme de venta y arriendo de shipping containers, no tenía conocimiento de la soda SHIP COLA. Que es efectivo que el revocante registró la marca SHIP de la clase 32 INCL.BEBIDAS Y JUGOS DE FRUTAS, NATURALES Y ARTIFICIALES, CON Y SIN GAS; AGUAS MINERALES NATURALES Y CON SABOR; PREPARACIONES PARA HACER BEBIDAS. CERVEZAS, pero que no es cierto que el registro de la marca SHIP tiene más de 17 años a la fecha y el mismo se ha ocupado de manera efectiva en el mercado para distinguir toda una línea de bebidas de fantasía. Que la verdad es que el INVERSIONES SAN PATRICIO S.A. (Titular Anterior) le transfirió la marca SHIP en 28/05/2014 a la EMBOTELLADORA METROPOLITANA S.A. Que subió una página web, y que la página web shipcola se encuentra inactiva. SÉPTIMO: Que el titular presentó los siguientes documentos: 1) constitución de sociedad por acciones Digital Media SpA; 2) Definición de ICANN - secuestro inverso de nombres de dominio; 3) Impresión de la Tabla de Honorarios Arbitrales en NIC.CL; 4) Impresión de búsqueda de Google para la palabra Bebidas SHIP; 5) Impresión de búsqueda de Google para la palabra SHIP; 6) Reporte de Google Trends para la búsqueda de las palabras SHIP, SHIP COLA, Y SHIPCOLA en Chile; 7) Origen de la palabra SHIP; 8) Impresiones de la página web de INAPI de la marca SHIP, mostrando la fecha en que se transfirió la marca desde el titular anterior INVERSIONES SAN PATRICIO S.A. a EMBOTELLADORA METROPOLITANA S.A.; 9) Impresiones de la página web de INAPI mostrando 20 marcas de la EMBOTELLADORA METROPOLITANA S.A. que se encuentran caducadas; 10) Impresiones del sitio web www.shipcola.cl que se encuentra inactivo; 11) Impresión del sitio web www.ship.cl; 12.Copia de correo electrónico de los abogados de la EMBOTELLADORA METROPOLITANA S.A. 7
OCTAVO: Que con fecha 20 de julio de 2017 el árbitro citó a las partes a oír sentencia. NOVENO: Que con fecha 9 de agosto de 2017, el árbitro decretó las medidas para mejor resolver de consulta en la red internet por la existencia de un sitio web para el dominio ship.cl; de consulta al sitio web www.emsachile.com por el uso de la marca ship; de acceso a youtube para inspeccionar varios links propuestos por la revocante, y de oficio a Nic Chile para que informara de nombres de dominio inscritos a nombre de don Francisco Javier Poblete Cornejo. DECIMO: Que las medidas decretadas fueron llevadas a efecto con fechas 16 y 29 de agosto de 2017. CONSIDERANDO: PRIMERO: Que la prueba rendida por las partes, no fue objetada, razón por la cual se le atribuye valor probatorio. SEGUNDO: Que de dicha prueba, de los argumentos de la revocante, y de las medidas para mejor resolver decretadas de consulta al sitio web www.emsachile.com por el uso de la marca ship y de acceso a youtube para inspeccionar varios links propuestos por la revocante, fluye que su parte es titular del registro marcario Ship, que tiene una antigüedad de 17 años, y que con el distingue, elabora, comercializa y publicita las bebidas de fantasía Ship, las cuales tienen presencia en el mercado virtual y real. Que es titular también del dominio Shipcola ; y que sus productos gozan de fama y notoriedad. TERCERO: Que el titular explicó la índole de sus actividades en la Sexta Región y su vinculación con en el dominio Ship. Que la medida para mejor resolver decretada arrojó la existencia de una página web dedicada a la venta y arriendo de contenedores marítimos, y que goza de la presunción de mejor derecho a su favor que se conoce como principio First come, first served, la que, de todos modos, admite prueba en contrario. CUARTO: Que, llamado a resolver cuál de las partes tiene un mejor derecho y un interés preferente a la expresión en controversia, este árbitro tendrá por cierto que la expresión Ship tiene, en idioma inglés, dos significados: como sustantivo, es barco o embarcación, y como verbo, consiste en enviar o transportar. En ambos casos se trata 8
de expresiones genéricas, no posibles de apropiación exclusiva y excluyente por nadie. Enseguida, será necesario determinar si pueden coexistir pacíficamente en la red internet el dominio Ship, bajo posesión de su actual titular, con la marca y productos de la revocante. Bajo los actuales supuestos, este árbitro lo estima así, pues el dominio y página web dedicados por el titular a la venta y arriendo de contenedores marítimos no colisiona ni amenaza a la producción y comercialización de bebidas de fantasía, que es el rubro de la revocante. QUINTO: Con todo, este árbitro formulará considerando expreso de que, para resolver como lo hará, atribuye valor a las protestas del titular de proceder de buena fe y de no ser su deseo el de afectar los derechos marcarios ni las actividades de la revocante, protestas que se ven respaldadas por la utilización efectiva que ha dado al dominio en controversia; lo anterior en términos tales que, de vulnerar el titular sus declaraciones expuestas por escrito, podría incurrir en los supuestos de revocación tardía de su nombre de dominio, en razón de abuso, que se establecen en el artículo 20 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.Cl. SEXTO: Que, con el mérito de lo antes considerado, y tratándose en este caso de una demanda de revocación deducida en los términos del artículo 19 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio.CL, la que supone para que sea acogida la invocación y prueba de un interés preferente, el árbitro estima que ambas partes demostraron tener derechos e intereses sobre el nombre de dominio, razón por la cual la posición del titular deberá prevalecer por virtud del principio First come, first served. Por lo anterior, y con la prevención señalada en el considerando quinto, se rechazará la demanda, en los términos que pasan a expresarse en la parte resolutiva de la sentencia. Y vistos, además, lo dispuesto en el artículo 26 de la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.CL SE RESUELVE: Que se rechaza la demanda de revocación, y se mantiene la asignación del nombre de dominio ship.cl en favor de su titular, Francisco Javier Poblete Cornejo, sin costas. 9
Fírmese digitalmente y notifíquese a las partes y al Centro de Resolución de Controversias, a fin de que de cumplimiento a lo resuelto. Dispónese el cierre del expediente electrónico. Publíquese. Firmaron como testigos don Jorge Lara Lara, C.I. 15.154.757-5, y doña Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2. 10