SOCIEDAD PRODUCTORA DE MEDIOS AUDIOVISUALES KAWESQAR COMUNICACIONES CHILE LTDA. con CONSTRUMART S.A. contrumar.cl Causa Rol N 8560 2 de junio de 2016 VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: PRIMERO: Que, de conformidad a lo dispuesto en la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.CL y en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio.CL, en adelante e indistintamente el Procedimiento, se notificó al infrascrito su nombramiento como árbitro en el conflicto suscitado con motivo de la solicitud de revocación del nombre de dominio contrumar.cl, siendo partes en este litigio, como actual asignatario del nombre de dominio, SOCIEDAD PRODUCTORA DE MEDIOS AUDIOVISUALES KAWESQAR COMUNICACIONES CHILE LTDA., y, como solicitante de revocación, CONSTRUMART S.A. SEGUNDO: Que, el suscrito aceptó el cargo con fecha 22 de diciembre de 2015, lo que se notificó a las partes y a NIC Chile según consta en autos. TERCERO: Que, consta en autos que el solicitante de revocación ha cumplido con las cargas procesales que le corresponden. CUARTO: Que, dentro de plazo, el solicitante de revocación presentó la demanda arbitral por revocación de nombre de dominio, alegando en lo medular lo siguiente: - CONSTRUMART nació el 27 de octubre de 1997 producto de la fusión de tres importantes empresas que lideraban el mercado de la construcción:
Chicharro S.A., Comercial Corbella Ltda., y Comercial Eguiguren S.A. Desde entonces se ha venido posicionado como una de las más famosas y prestigiosas ferreterías del país, otorgando productos y servicios con un alto valor agregado a sus clientes en el mercado nacional. - En el año 2011, el Grupo SMU adquirió CONSTRUMART, hito que logró posicionar a la compañía como una de las más importantes en el rubro del retail no solo en Chile, sino que también en América Latina.. - La solicitante de revocación es titular de los siguientes registros marcarios en Chile: 1. Registro N 1.003.310, CONSTRUMART, mixta, Establecimiento Comercial. 2. Registro N 1.003.308, CONSTRUMART, mixta, clase 39. 3. Registro N 1.003.306, CONSTRUMART, mixta, clase 37. 4. Registro N 976.523, CONSTRUMART, mixta, clase 35. 5. Registro N 976.521, CONSTRUMART, mixta, clase 24. 6. Registro N 976.519, CONSTRUMART, mixta, clase 21. 7. Registro N 976.517, CONSTRUMART, mixta, clase 20. 8. Registro N 976.515, CONSTRUMART, mixta, clase 19. 9. Registro N 976.513, CONSTRUMART, mixta, clase 16. 10. Registro N 976.511, CONSTRUMART, mixta, clase 11. 11. Registro N 976.509, CONSTRUMART, mixta, clase 8. 12. Registro N 976.507, CONSTRUMART, mixta, clase 7. - Además, es titular del nombre de dominio www.construmart.cl - Sostiene que estos registros son una poderosa muestra del mejor derecho que le asiste respecto del nombre de dominio CONTRUMAR.CL, pues su marca comercial, razón social y signo distintivo está reproducido en dicho dominio, sin que se haya incorporado ningún elemento diferenciador significante y adecuado. - Indica que, en definitiva, CONSTRUMART es una marca creada, utilizada y registrada por ella, por lo que su uso o aprovechamiento por parte de un tercero le causará un grave perjuicio.
- Existe un altísimo riesgo de confusión, en que los usuarios de internet entren al nombre de dominio en disputa, pensando que corresponde a un sitio de la revocante, toda vez que el sitio contrumar.cl simplemente reproduce la razón social, nombre comercial, nombre de dominio, marca e identidad comercial de la revocante, sin que se haya incorporado ningún elemento diferenciador suficiente, ello porque la expresión CONTRUMAR es fonéticamente similar a la expresión CONSTRUMART, y en este sentido, es la revocante quien se ha hecho famoso mundialmente por dicho signo, razón por la tendría un mejor derecho respecto del nombre de dominio CONTRUMAR.CL. - Afirma que la decisión de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros criterios, en atención a la titularidad de registros marcarios para el signo inscrito como nombre de dominio. - Por lo anterior y en atención a los diversos registros marcarios que ostenta, los que se encuentran reproducidos en el nombre en dominio en disputa, sostiene poseer un mejor derecho, debiendo acogerse su demanda de revocación. - Funda su tesis en la normativa de ICANN, OMPI, Nic Chile, en particular el artículo 20 del Reglamento, así como en jurisprudencia arbitral. - Señala que le asiste la aplicación del criterio de identidad, el cual establece que corresponderá asignar el nombre de dominio en conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre, u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo. - Asevera que le ha conferido fama, notoriedad y prestigio a la expresión CONSTRUMART, por cuanto gozaría de una especial protección al ser una marca notoria. - Indica que, en virtud del criterio de creación intelectual del signo, puede proteger la denominación que ha creado de terceros que pretenden aprovecharse de ella. En este sentido, ha invertido grandes sumas de dinero en infraestructura, personal y otra serie de bienes tangibles, siendo
el nombre con el cual son conocidos e identificados sus servicios y productos, uno de sus activos más importantes. - A su vez, indica que se debe considerar que hace un uso efectivo en Internet de la expresión CONSTRUMART, lo que queda de manifiesto con los sitios web www.construmart.cl, donde ofrece sus productos y publica su actividad. - A mayor abundamiento, señala que con la mera búsqueda de la expresión CONTRUMAR en Google, se pueden observar diversos resultados que aluden a la solicitante de revocación. Además, dicho sitio muestra los resultados de la búsqueda de la expresión construmart, debido a que cree que es un error al identificarlos. - Finalmente, en virtud del Convenio de París, afirma que debe reconocerse la protección que ha de otorgarse a las marcas notoriamente conocidas, como sería el caso. Este tipo de marcas deberán protegerse de cualquier tipo de imitación susceptible de crear confusión en los consumidores. - La solicitante de revocación acompañó los siguientes documentos: 1. Copia simple de los registros marcarios anteriormente individualizados. 2. Impresiones de certificados obtenidos del sitio NIC.CL que da cuenta de los nombres de dominio nacionales de su titularidad. 3. Impresión del sitio Web www.construmart.cl, sitio oficial de la revocante, en el que se puede apreciar el uso profuso de su marca CONSTRUMART. 4. Impresión del famoso buscador de Internet Google, en el que se puede apreciar que al ingresar la expresión CONTRUMAR como patrón de búsqueda, los resultados aluden a la revocante. 5. Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio promain.cl 6. Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio colocolodetodos.cl 7. Copia de su personería
QUINTO: Que, este Tribunal tuvo por interpuesta la demanda de revocación, por acompañados los documentos presentados, y dio traslado de la presentación al actual asignatario del nombre de dominio. SEXTO: Que, dentro de plazo, la actual titular evacuó el traslado conferido, alegando, en lo medular, lo siguiente: - El dominio solicitado está orientado a identificar un enlance de internet sin fines de lucro dedicado a promocionar cabañas de descanso construidas en la costa (contru-mar), no existe intención alguna en copiar, plagiar o imitar sus atributos como dominio. - Manifiesta que, en su oportunidad, verificaron que el nombre de dominio no se encontrara inscrito y pudiera ser utilizado. Si hubiera sabido de algún tipo de compromiso por un tercero, no hubiese procedido a realizar la compra. - Finalmente, afirma que si resultara necesario renunciar al dominio en cuestión, lo harían sin inconvenientes. Todo conforme a reiterar su postura en cuanto a no existir mala fe ni intención alguna en generar conflicto. SÉPTIMO: Que, atendiendo el mérito del proceso, este Tribunal citó a las partes a oír sentencia, decretando como medida para mejor resolver la inspección personal del Tribunal al sitio web www.contrumar.cl, otorgando un plazo de 3 días para efectos de que las partes formularan las observaciones que estimaran pertinentes. CONSIDERANDO: OCTAVO: Que, atendido a que los documentos acompañados por la demandante de revocación no han sido objetados, y han sido presentados en tiempo y forma, se tendrán por reconocidos para todos los efectos probatorios en esta causa. NOVENO: Que, el solicitante de la revocación cumplió con todas las cargas ordenadas por el Tribunal y practicó las presentaciones dentro del plazo estipulado, demandando la revocación del nombre de dominio contrumar.cl, argumentando en lo medular y sustancial que en el caso de autos posee un
interés preferente respecto al nombre de dominio en conflicto, toda vez que en éste se encuentran reproducidos sus nombres de dominio, marcas y registros marcarios de su representada, buscando el actual titular, inducir a error o engaño a los clientes del solicitante de revocación. DÉCIMO: Que, el objeto de este proceso consiste en determinar si en la especie se cumplen o no los requisitos para que, de conformidad con el título "De las Revocaciones de Dominio", artículos 18 y siguientes del Procedimiento, tenga lugar la revocación del nombre de dominio contrumar.cl, lo que, en la especie, deberá ser establecido por este árbitro a través de los dichos y pruebas aportadas por el solicitante de la revocación y el actual asignatario. UNDÉCIMO: Que, de acuerdo a las disposiciones ya singularizadas, el caso que nos ocupa consiste en una revocación denominada temprana, esto significa que el revocante puede invocar un interés preferente, bastando que se acrediten derechos preferentes al dominio, por una parte para que éste le sea asignado. DÉCIMO SEGUNDO: Que, siendo efectivo que SOCIEDAD PRODUCTORA DE MEDIOS AUDIOVISUALES KAWESQAR COMUNICACIONES CHILE LTDA. es el actual titular, este sentenciador ha señalado reiteradamente en su jurisprudencia que el principio first come, first served es precisamente un principio, mas no un derecho, únicamente orientador en idéntica situación de relevancia de los intereses que se pretende satisfacer, por lo que corresponderá avocarse al análisis del fondo de los mismos. DÉCIMO TERCERO: Que, en relación con el solicitante de revocación, queda acreditado a través de los argumentos planteados y la documentación acompañada que es titular de la marca CONSTRUMART y del nombre de dominio construmart.cl, según consta en los Registros respectivos. De lo señalado, y de sus propios dichos se desprende que su interés en la asignación
del nombre de dominio es obtener protección de su signo distintivo y evitar la confusión de los consumidores y usuarios. DÉCIMO CUARTO: Que, como ha sostenido este sentenciador en su jurisprudencia uniforme, el antecedente marcario no debe ser considerado como único ni decisivo para efectos de resolver los conflictos surgidos de las inscripciones de nombres de dominio, pero sí debe ser correctamente sopesado a la hora de determinar un mejor derecho sobre ellos. DÉCIMO QUINTO: Que, la importancia primordial de los nombres de dominio es la de identificar un determinado producto, servicio, organización o cualquier tipo de sistema social en la Web, en forma rápida y precisa, a fin de evitar que las personas en general y los consumidores en particular, de los productos y servicios cuya información se recaba a través de Internet, experimenten confusión sobre la procedencia, calidad y características o condiciones de los mismos. DÉCIMO SEXTO: Que, en atención a que éste sentenciador es llamado a resolver los asuntos que son sometidos a su conocimiento en virtud de las reglas de la prudencia y la equidad, se ha realizado una inspección personal del tribunal en la página web del dominio en disputa, a saber, www.contrumar.cl. Este árbitro comprobó que el sitio web no se encuentra operativo. DÉCIMO SÉPTIMO: Que, analizados los antecedentes disponibles se ha llegado a la conclusión de que el nombre de dominio en disputa contrumar.cl es similar y fonéticamente idéntico a las marcas registradas de la revocante, lo que no permitiría la diferenciación del dominio cuestionado, lo cual podría causar confusión del público consumidor respecto del origen empresarial de los productos o servicios que en éste se comercialicen. DÉCIMO OCTAVO: Que, a mayor abundamiento, es posible establecer el legítimo interés del solicitante de revocación en cuanto a proteger la expresión que
constituyen las marcas y el nombre de dominio de los que es titular, atendido que éstos se encuentran reproducidos en el nombre de dominio objeto del presente conflicto, no existiendo elemento diferenciador alguno, lo que permite entender que existe una pretensión atendible en el sentido de impedir una confusión de los cibernautas respecto de los productos y servicios que otorga la revocante del nombre de dominio. Que, a mayor abundamiento, en su presentación, el actual titular no acompaña prueba alguna ni indica su real intención e interés en la asignación del nombre de dominio en disputa, siendo especialmente relevante la falta de un uso real y efectivo, toda vez que el sitio web en disputa no se encuentra operativo. Por lo anterior, este árbitro arbitrador inclina su convicción hacia el interés preferente del demandante de revocación, concluyendo que se le deberá otorgar la protección requerida en esta contienda arbitral. Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, el Procedimiento de Nic Chile y demás normas legales pertinentes. RESUELVO: Se acoge la demanda de revocación deducida por parte de CONSTRUMART S.A., en contra de SOCIEDAD PRODUCTORA DE MEDIOS AUDIOVISUALES KAWESQAR COMUNICACIONES CHILE LTDA., actual asignatario del nombre de dominio. Asígnese el nombre de dominio contrumar.cl a la demandante de revocación CONSTRUMART S.A. Cada parte pagará sus costas. Comuníquese a NIC Chile para su inmediato cumplimiento.
Resolvió Cristián Saieh Mena,. Autorizan los testigos Francisco Javier Vergara Diéguez y Sebastián Matías Contreras Pizarro.