Nombre de Dominio : baruc.cl Rol Expediente : : Andrés Soto Arenas : Pontificia Universidad Católica de Chile, rep. por Sargent & Krahn.

Transcripción

1 Nombre de Dominio : baruc.cl Rol Expediente : Titular : Andrés Soto Arenas Revocante : Pontificia Universidad Católica de Chile, rep. por Sargent & Krahn. Santiago, a diecisiete de agosto de dos mil diecisiete. VISTOS: 1.- Que con fecha diez de enero del dos mil diecisiete, NIC Chile notifica al suscrito su designación como árbitro para la resolución del conflicto por la asignación del nombre de dominio baruc.cl, suscitado entre Andrés Soto Arenas, en lo sucesivo la parte demandada, y la Pontificia Universidad Católica de Chile, en lo sucesivo la parte demandante. 2.- Que, con igual fecha, el suscrito expresa que no le afecta inhabilidad alguna para desempeñar el cargo de árbitro, el cual acepta y jura desempeñar fielmente, con la debida diligencia y en el menor tiempo posible. 3.- Que consta en este expediente electrónico que no se ha formulado causal de inhabilidad alguna respecto del suscrito por ninguno de los intervinientes. 4.- Que, con fecha primero de febrero de dos mil diecisiete, la parte demandante presenta demanda arbitral, solicitando la revocación del nombre de dominio en disputa y su asignación para sí, con expresa condenación en costas, fundándose en los antecedentes de hecho y de derecho que se precisan a continuación. En cuanto a los antecedentes de hecho, la parte demandante arguye que la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) es una de las universidades más antiguas del país, con un reconocido prestigio nacional e internacional, ampliamente conocida tanto por su nombre íntegro como por la sigla distintiva UC, hecho de notorio y público conocimiento. Adiciona que la demandante es titular de una amplia familia de marcas comerciales registradas que incorporan el signo UC a efectos de distinguir e identificar la universidad misma, así como los diversos bienes y servicios asociados a ella. En este sentido, la demandante sostiene que los usuarios y el público en general relacionarán el nombre de dominio en disputa con la universidad y no con la parte demandada. Añade la demandante ser titular de una amplia familia de nombres de dominio que incorporan la partícula UC, la cual permite a los usuarios de Internet su asociación con la universidad, sus bienes y servicios. Dicho poder de asociación ha sido reconocido por previos fallos arbitrales en materia de nombres de dominio. De esto último resulta que el nombre de dominio en disputa fomentaría confusión entre los usuarios respecto de las actividades, productos y servicios de la demandante. Prosigue la parte demandante articulando la relación entre el nombre de dominio en disputa y los derechos de su parte. En síntesis, sostiene la demanda, la expresión UC goza de fama y

2 notoriedad en cuanto se asocia con la Universidad Católica, tanto a través de sus nombres de dominio como de sus marcas, así en el entorno en línea como en el analógico. De modo que su empleo en el nombre de dominio en disputa se asociará con la demandante. En efecto, prosigue la demanda, la función básica de todo nombre de dominio, consistente en identificar e individualizar usuarios en Internet, no se estaría verificando si el nombre en disputa es asignado a la demandada. Esto último pues el nombre en cuestión suscitará confusión dada su identidad gráfica con el nombre, las marcas y los nombres de dominio de titularidad de la demandante. Adicionalmente, la parte demandante sostiene que la demandada no ha desarrollado un sitio web, lo que evidencia que no existe un interés real en usar el dominio y no puede alegar un interés preferente. Prosigue la demandante agregando que la expresión del nombre de dominio en su conjunto sólo adquiere significado al estar acompañada de la expresión UC y que se encuentra estrechamente vinculada con su parte, quien no ha autorizado la inscripción de este dominio, el que en manos de un tercero será fuente de errores y confusiones entre los usuarios de la web. En abono de esta alegación, la demandante cita jurisprudencia sentada en el conflicto por el nombre de dominio abogadauc.cl. Para concluir los antecedentes de hecho, la demanda apunta que, de conformidad con el artículo 14 del Reglamento, es responsabilidad exclusiva del titular que su inscripción no contraríe derechos válidamente adquiridos por terceros. Al respecto, sostiene la demanda, la parte demandada no ha podido sino prever que la inscripción del nombre de dominio en disputa podría infringir los derechos marcarios de la demandante sobre sus marcas famosas y notorias, junto con introducir a confusión a los usuarios y consumidores en línea. En cuanto a los antecedentes de derecho, la demandante comienza por establecer el poder de los nombres de dominio para identificar a cada usuario en Internet. Enseguida, prosigue la demandante, considerando diversos criterios para la resolución de conflictos por nombres de dominio, los que se sintetizan en los párrafos siguientes. Un primer criterio descansa en la titularidad de marcas comerciales y su relación con nombres de dominio. La relación entre ambos signos distintivos ha sido establecida tanto en el derecho comparado, como en la jurisprudencia local. Ambos cumplen ciertos fines comunes, tal como identificar el origen de bienes y servicios, facilitar el comercio, y evitar la potencial confusión y errores entre los usuarios. Adicionalmente, los nombres de dominio cumplen una función de medio de publicidad. En este sentido, la resolución de los conflictos de nombre de dominio debe ser resuelta, entre otros criterios, atendiendo a la titularidad de marcas comerciales. En el caso de marras, este es el caso de la demandante, quien es titular de un número de marcas comerciales que hacen uso de la expresión UC para distinguir diversos bienes y servicios. La relevancia de las marcas comerciales en la resolución de disputas por nombres de dominio aparece refrendada por la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio de la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet, por el Informe Final de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), así como por las Opiniones del Panel OMPI sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP, y por el propio Reglamento de NIC-Chile. Conviene tener presente, sostiene la demandante, que, en el caso de autos, asignar el nombre de dominio a la demandada no sólo se traduciría en dilución marcaria para la demandante, sino también en inducir claramente a error a los usuarios de Internet. En el caso particular de autos, el nombre de dominio inscrito es engañoso pues

3 incorpora íntegramente el signo distintivo de su parte, cuestión que no ha sido autorizada, antecedido únicamente de la expresión BAR, lo que en ningún caso puede considerarse elemento diferenciador. De ahí que, concluye la demandante, el dicho nombre de dominio deba asignársele a su parte, quien dispone ya de diversos registros marcarios bajo su nombre. Un segundo criterio esgrimido por la demandante descansa en el legítimo, real y efectivo interés que su parte tiene sobre el nombre en disputa, desde que él identifica y protege su nombre, productos y servicios. Un tercer criterio de resolución de la controversia, de acuerdo a la demandante, descansa en la notoriedad del signo pedido. Al respecto, arguye, las marcas UC de su titularidad gozan de fama, notoriedad y prestigio. Dichas circunstancias instan a asignar el nombre de dominio a la demandante. Un cuarto criterio para resolver el conflicto de nombres de dominio radica en las disposiciones del Convenio de París que brindan protección a la marca famosa y notoria, incluso cuando parte esencial de ella sea incluida en la reproducción o una imitación sea susceptible de crear confusión con ésta. Adicionalmente, las normas que previenen competencia desleal del mencionado Convenio resultarían también aplicables desde que el nombre de dominio en disputa pudiese inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos. Un quinto criterio de asignación de los nombres de dominio en disputa, de acuerdo a la demandante, descansa en la identidad. Conforme a este criterio, corresponde asignar el nombre de dominio a quien cuya marca, nombre, u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo. En la especie esta parte sería la demandante, puesto que UC identifica su propio nombre, así como una familia de registros marcarios de que es titular. Un sexto criterio de resolución de conflictos de nombres de dominio es el uso efectivo del respectivo signo distintivo. Al respecto la demandante alega que el signo UC ha sido ampliamente usado para identificar a la universidad, sus productos y servicios en el entorno en línea. Consecuencialmente, sugiere que la demandante goza de preferencia para el empleo del nombre de dominio en disputa. Enseguida, la demandante trae a colación algunos fallos arbitrales que le han reconocido su asociación al signo UC. Ellos son: uc.cl, constructorciviluc.cl, y meiuc.cl. Estos fallos, sostiene la demandante, son antecedentes manifiestos y veraces de que sus argumentos son actualmente aceptados y aplicados de manera general. 5.- Como medios de prueba de sus alegaciones, la parte demandante acompaña: copias de los certificados de registros de las marcas denominativas U.C. números , , , , , , , , , , , y , para diversa clase de servicios; copia de registro marca denominativa CETIUC números y ; copia de registro marca denominativa FEUC números y ; copia de los certificados de los nombres de dominio uc.cl, cetiuc.cl, feuc.cl, teuc.cl, alumniuc.cl, cacouc.cl, abogadouc.cl, cituc.cl, deconuc.cl, y masipuc.cl; impresión del sitio web impresión de la entrada correspondiente a la Pontificia Universidad Católica Chile en el sitio web impresión de resultados asociados a la búsqueda de la expresión

4 UC en Google; impresión de los sitios web y con información relativa a la demandante; copia de fallos arbitrales recaídos en disputas por nombres de dominio ucc.cl, abogadauc.cl, promain.cl, easyservice.cl, masajescorona.cl, colocolodetodos.cl, sisleyparis.cl, sisley-paris.cl, viñasdelmaipo.cl, uc.cl., constructorciviluc.cl, y meiuc.cl; copias del poder otorgado por la Pontificia Universidad Católica de Chile a Sargent & Krahn, y de este último a María Luisa Valdés Steeves. 6.- Que con fecha dos de febrero de dos mil diecisiete se confiere traslado de la demanda a la parte demandada para su contestación. 7.- Que, con fecha dos de febrero de dos mil diecisiete, la demandada contesta la demanda, solicitando su rechazo. Sostiene que como todas las páginas que ha registrado a su nombre, la demandada revisó que el nombre no estaba registrado como marca en INAPI. Jamás se le pasó por la cabeza que la Universidad Católica quisiera el nombre de dominio en disputa, es más, cuando le llega la revocación, intentó encontrar la relación con la palabra BARUC, pensando que pudiese tener una relación con la Universidad Católica, pero no por el motivo que aparece en su demanda. Tras leer la demanda, la demandada entiende que el asunto radica en que porque BARUC termina en UC (comprendo que es la sigla de Universidad Católica). Sin embargo, reitera, no le interesa el nombre de la Universidad Católica. Respecto a porque usa el nombre sostiene que baruc no es una palabra compuesta, tampoco es una palabra en español, no corresponde a un BAR (UC), por si eso entendieron los señores de Universidad Católica. Baruc es una palabra hebrea que significa bendición, dentro de muchas otras definiciones. Pero esa es la que le interesa a la demandada. Y es por este lado, hebreo-cristiano por el cual pensó que pudiesen tener relación con Universidad Católica. Si bien no tiene una página web online, es porque la misma parte programa y diseña, y al no tener estudios de Diseño Gráfico Web, le toma un poco más de tiempo el hacerlo. No tiene intención de hacer alusión a Universidad Católica, ni usará el dominio para denostar a la Universidad Católica. Vuelve a repetir que jamás pensó en la Universidad Católica cuando compró el dominio. Y para finalizar, es una página de catálogo de ropa, para compras online. No es un bar, no es bar-uc, es BARUC (bendición) tienda por catálogo online. 8.- Como medios de prueba de sus alegaciones, la parte demandada acompaña una imagen con preview de la página web en desarrollo para baruc.cl. 9.- Que con fecha dos de febrero de dos mil diecisiete se cita a las partes a oír sentencia. CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, de conformidad con lo previsto en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio.CL, el presente procedimiento tiene por objeto resolver la revocación del nombre de dominio baruc.cl, actualmente asignado a la parte demandada. SEGUNDO: Que el dicho procedimiento permite a quien estime afectados sus derechos por la inscripción de un nombre de dominio pedir la revocación de esa inscripción, mediante la

5 invocación de un interés preferente. En consecuencia, compete a la parte demandante esgrimir un interés determinado que, puesto en la balanza en relación con el interés de la parte demandada, evidencia una preferencia tal que amerita su protección mediante la revocación de la asignación inicial del nombre de dominio a la demandada y la concesión de su titularidad a la parte demandante. TERCERO: Que la parte demandante esgrime diversos intereses cuya protección requeriría la revocación del nombre de dominio en disputa a la demandada y su asignación a la demandante. Entre ellos: ser la sigla distintiva UC ampliamente asociada con el nombre propio de la demandante; hacer un uso legítimo, real y efectivo del signo distintivo en cuestión tanto en el entorno en línea como analógico; ser dicho signo distintivo notoriamente asociado a la demandante; ser titular de una familia de registros marcarios que incorporan la sigla UC para la provisión de diversos bienes y servicios; y, gozar sus derechos marcarios de fama y notoriedad en el mercado nacional. CUARTO: Que los antecedentes agregados a estos autos permiten dar por ampliamente acreditado que la demandante dispone de derechos preexistentes sobre marcas comerciales registradas, nombres de dominio registrados, y una razón social sobre la expresión UC, todas indicativa de su vínculo con la Pontificia Universidad Católica de Chile. QUINTO: Que, junto con controvertir algunas de las alegaciones de la demandante, la demandada ha implícitamente esgrimido como interés legítimo la identificación en línea de bienes o servicios consistentes en venta de ropa en línea, asociados a la expresión baruc, que traducida desde el hebreo expresa bendición. SEXTO: Que, en el caso de autos, si bien la demandante ha acreditado derechos sobre registros marcarios, así como su fama y notoriedad, todos y cada uno de ellos refieren a expresiones distintas de aquella correspondiente al nombre de dominio en disputa. En efecto, dichos derechos refieren a la expresión UC u otras que finalizan con tal partícula, tales como CETIUC o FEUC. Sin embargo, ninguno de dichos derechos refiere a la exacta expresión que se corresponde al nombre en disputa baruc.cl SÉPTIMO: Que, similarmente, si bien la demandante ha acreditado derechos sobre una serie de nombres de dominio que incluyen la expresión UC, ninguno de ellos refiera exactamente o incluye exactamente la expresión que conforma el nombre en disputa baruc.cl., aunque si guardan analogía en cuanto concluyen con las letras UC. OCTAVO: Que aun cuando los derechos esgrimidos por la demandante sobre sus signos distintivos sean insuficientes para bridarle algún derecho sobre el dominio en disputa, a efectos de dar pie a la revocación de un nombre de dominio, la Reglamentación requiere sólo un interés legítimo. Esto es, un cierto orden material, que aún sin ser un derecho, es digno de protección jurídica. En ese orden de circunstancias, aun cuando mínimo, la parte demandante ha acreditado un legítimo interés en el nombre de dominio en disputa baruc.cl, dada cierta similitud entre la expresión que conforma éste y los derechos que la demandante ostenta como titular preexistente sobre marcas comerciales y nombres de dominio que incluyen la expresión UC.

6 NOVENO: Que, como ha quedado dicho en el considerando segundo, a efectos de acoger la demanda de autos es menester que el interés esgrimido por la demandante sea, además, preferente, esto es, que goce de alguna circunstancia que le confiera primacía, ventaja o mayoría respecto del interés de la demandada. DÉCIMO: Que, en orden a establecer un interés preferente de la demandante sobre el dominio en disputa, es menester hacer una breve consideraciones a dos alegaciones de la demandada. La primera, que la expresión en que consiste el nombre en disputa no corresponde a una asociación entre las expresiones bar y la marca UC, sino a la palabra hebrea baruc, que traducida al español significa bendición. Y, la segunda, que el objeto de la demandada, consistente en la comercialización de ropa en línea, no se corresponde con alguno de los objetos sociales de la demandante, ni aun de la clase de servicios ofertados a través de sus registros marcarios. DÉCIMO PRIMERO: Que los nombres de dominio constituyen localizadores e identificadores de recursos en línea. Dichos localizadores pueden revestir diversa naturaleza, entre los cuales es concebible incluir una marca comercial, una razón social, un nombre comercial, personal y hasta geográfico, entre otros muchos. Aunque la mayor parte de los conflictos sobre nombres de dominio se suscitan respecto de marcas comerciales, ello no implica que, como la jurisprudencia arbitral en la materia y la Reglamentación dejan establecido, éstas sean el único factor determinante para resolver un conflicto, especialmente cuando la colisión de intereses se produce con otros derechos o intereses igualmente dignos de protección. DÉCIMO SEGUNDO: Que este sentenciador estima que el nombre baruc, traducido desde el hebreo al español como bendición, guarda una distintividad suficiente para la identificación de servicios en línea no relacionados con la demandante, ni sus múltiples signos distintivos para la partícula UC. DÉCIMO TERCERO: Que, respecto a las alegaciones de la demandante sustentadas en el potencial error o confusión entre los usuarios y consumidores, así como la competencia desleal entre las partes de autos, quien resuelve las desestima por carecer de elemento de convicción alguno que les de sustento. En efecto, no existe prueba alguna en autos que permite dar por acreditada que la naturaleza, el giro de los servicios, la localización geográfica, u otro factor hagan plausible una confusión entre los usuarios de Internet ni exista competencia alguna entre las partes. DÉCIMO CUARTO: Que, según lo expuesto, si bien la parte demandante ha acreditado disponer de un interés legítimo para gozar de la titularidad del nombre de dominio baruc.cl, no ha logrado establecer un interés preferente sobre el nombre de dominio en disputa, lo que conducirá a este sentenciador a rechazar los términos de la demanda de revocación. DÉCIMO QUINTO: Que, a mayor abundamiento, beneficia a la demandada la aplicación del principio first come, first served, desde que ha sido la primera en solicitar y registrar el nombre de dominio en disputa.

7 Con lo considerado y teniendo presente lo establecido, además, en los números 18 y 19 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio.CL, así como en el numeral 26 de la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.CL, SE RESUELVE: Rechazar la demanda de revocación de autos presentada por la Pontificia Universidad Católica de Chile manteniéndose la asignación del nombre del dominio en disputa baruc.cl a nombre de su actual titular Andrés Soto Arenas; y, se rechaza la condenación en costas, debiendo cada parte soportar las propias. Notifíquese a los intervinientes y a NIC Chile. Ciérrese este expediente electrónico. Una vez hecho, ejecútese esta resolución y publíquese la misma por NIC Chile. Testigos de actuación don Daniel Álvarez Valenzuela y don Claudio Ruiz Gallardo. Claudio Ruiz Gallardo Daniel Álvarez Valenzuela Proveyó Alberto J. Cerda Silva, Juez Árbitro.