Nombre de Dominio : aluminioscondor.cl Rol Expediente : 160 Titular : Dennis Castillo Moreno Revocante : Enlozados Condor S.A. rep. por Sargent & Krahn Santiago, a seis de julio de dos mil quince. VISTOS: 1.- Que con fecha tres de julio del dos mil catorce, NIC Chile notifica al suscrito su designación como árbitro para la resolución del conflicto por la asignación del nombre de dominio aluminioscondor.cl, suscitado entre Dennis Castillo Moreno, en lo sucesivo la parte demandada, y Enlozados Condor S.A. representada por María Josefina Mora Arias, en lo sucesivo la parte demandante. 2.- Que con igual fecha, el suscrito expresa que no le afecta inhabilidad alguna para desempeñar el cargo de árbitro, el cual acepta y jura desempeñar fielmente, con la debida diligencia y en el menor tiempo posible. 3.- Que consta en este expediente electrónico que no se ha formulado causal de inhabilidad alguna respecto del suscrito por ninguno de los intervinientes. 4.- Que con fecha veinticinco de julio de dos mil catorce, la parte demandante presenta demanda arbitral, solicitando la revocación del nombre de dominio en disputa y su asignación para sí, con expresa condenación en costas, fundándose en los antecedentes de hecho y de derecho que se precisan a continuación. En cuanto a los antecedentes de hecho, la parte demandante arguye que Enlozados Condor S.A. es una industrial chilena dedicada a la fabricación de productos en acero, fierro enlozado y aluminio que gozan de amplio reconocimiento en el mercado nacional desde 1940. Adiciona que la demandante es titular de un número de marcas comerciales registradas que incorporan el expresión condor a efectos de distinguir e identificar los múltiples productos que ofrece y comercializa en el mercado nacional. En este sentido, sostiene la demanda, los usuarios relacionarán el nombre de dominio en disputa con la demandante y no con la parte demandada. Añade la demanda que el nombre de dominio permitirá a los usuarios asociarle con los productos de aluminio producidos por la demandante, ya que él reproduce íntegramente la marca de titularidad de tal parte, sin que la adición de la expresión aluminio confiera distintividad al nombre de dominio en disputa, sino que, al contrario, cataliza el riesgo de confusión con los productos fabricados por la demandante. Apunta la parte actora, además, la confusa similitud entre el nombre de dominio en disputa y el nombre de dominio enlozadoscondor.cl de titularidad de la demandante. Prosigue la demanda articulando la relación entre el nombre de dominio en disputa y los derechos de la demandante. En síntesis, sostiene la demanda, el nombre de dominio reproduce íntegramente la marca registrada Condor, la cual goza de fama y notoriedad
para la comercialización de productos de la demandante tanto en el mercado real (sic) como en Internet. La adición de la expresión aluminio no confiere distintividad suficiente al nombre de dominio, máxime cuando catalizará riesgo de error entre los usuarios de Internet con los productos producidos y comercializados por la demandante, dado que el nombre de dominio en disputa se asociará con los productos de la mencionada marca. Al efecto, repara la parte demandante en la similitud gráfica entre el nombre de dominio en disputa alumnioscondor.cl con la marca comercial Condor y el nombre de dominio enlozadoscondor.cl, ambos de su titularidad. Para concluir los antecedentes de hecho, la demanda apunta que, de conformidad con el artículo 14 del Reglamento, es responsabilidad exclusiva del titular que su inscripción no contraríe derechos válidamente adquiridos por terceros. En efecto, prosigue la demanda, la función básica de todo nombre de dominio, consistente en identificar e individualizar usuarios en Internet, lo que en la especie no se verificaría si el nombre en disputa es asignado a la demandada, pues este induce a confusión los usuarios de Internet, quienes creerán estar frente a productos de aluminio producidos por la demandante. En cuanto a los antecedentes de derecho, la demandante comienza por establecer el poder de los nombres de dominio para identificar a cada usuario en Internet. Enseguida, prosigue la demandante, considerando diversos criterios para la resolución de conflictos por nombres de dominio, los que se sintetizan en los párrafos siguientes. Un primer criterio descansa en la titularidad de marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio. La relación entre ambos signos distintivos ha sido establecida tanto en el derecho comparado, como en la jurisprudencia local. Ambos cumplen ciertos fines comunes, tal como la identificación del origen de bienes y servicios, la facilitación del comercio, y evitar confusión y errores entre los usuarios. Adicionalmente, los nombres de dominio cumplen una función de medio de publicidad. En este sentido, la resolución de los conflictos de nombre de dominio debe ser resuelta, entre otros criterios, atendiendo a la titularidad de marcas comerciales. En el caso de marras, este es el caso de la demandante, quien es titular de la marcas comercial que hace uso de la expresión Condor para distinguir sus productos. La relevancia de las marcas comerciales en la resolución de disputas por nombres de dominio aparece refrendada por la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio de la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet, por el Informe Final de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), así como por las Opiniones del Panel OMPI sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP, y por el propio Reglamento de NIC-Chile. Al respecto, conviene tener presente, sostiene la demandante, que, en el caso de autos, el elemento esencial en el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca comercial de la demandante, sin que elemento adicional le confiera distintividad suficiente y adecuada para desvincularse de dicha marca. Un segundo criterio esgrimido por la demandante descansa en el legítimo, real y efectivo interés que su parte tiene sobre el nombre en disputa, desde que él identifica y protege su nombre y los productos que fabrica y comercializa.
Un tercer criterio de resolución de la controversia, sostiene la demandante, radica en reconocer y proteger a quien ha creado intelectualmente e invertido en el signo distintivo Condor. En la especie, la demandante. Un cuarto criterio de resolución de la controversia, de acuerdo a la demandante, descansa en que ella ha conferido fama, notoriedad y prestigio al signo pedido. Al respecto, arguye, el nombre de dominio aluminioscondor.cl incluye íntegramente la marca de titularidad de la parte demandante, en tanto que la adición de la expresión aluminios suscitará confusión en los consumidores en cuanto a que el sitio ofrece o entrega información de los productos producidos por la demandante. En consecuencia, este cuarto criterio, sostiene la actora, también instan a asignarle el nombre de dominio a sí y no a la contraria. Un quinto criterio (sic) para resolver el conflicto de nombres de dominio radica en las disposiciones del Convenio de París que brindan protección a las marcas famosas y notorias, incluso cuando parte esencial de ella sea incluida en la reproducción o una imitación sea susceptible de crear confusión con ésta. Adicionalmente, las normas que previenen competencia desleal del mencionado Convenio resultarían también aplicables desde que el nombre de dominio en disputa pudiese crear confusión respecto del establecimiento, los productos o la actividad de un competidor, o bien inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos. Un sexto criterio de asignación de los nombres de dominio en disputa, de acuerdo a la demandante, descansa en la identidad. Conforme a este criterio, corresponde asignar el nombre de dominio a quien cuya marca, nombre, u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo. En la especie esta parte sería la demandante, puesto que la expresión Condor identifica su propio nombre y el de sus productos, amén de disponer de derechos marcarios sobre la misma expresión. Un séptimo criterio de resolución de conflictos de nombres de dominio es el uso efectivo de las expresiones Condor y Aluminio en el entorno en línea, las que están asociadas a la demandante y los productos por ella fabricados y comercializados. Ello se constata no sólo a través del sitio web de la demandante enlozadoscondor.cl, sino también por búsquedas de ambas expresiones asociadas a través de Google. 5.- Como medios de prueba de sus alegaciones, la parte demandante acompaña: copia de certificado de registro de la marca denominativa Condor número 840.970, para distinguir utensilios y recipientes para el menaje y la cocina, y relacionados; copias de certificados de los registros de la marca mixta Condor números 870.198 y 870.199, para la clase 21; copia de certificado de registro de la marca denominativa Condor número 800.468, para la clase 11; copia de certificado de registro de la marca denominativa Condor Vitrolux número 732.788, para la clase 21; copia del certificado del nombre de dominio enlozadoscondor.cl; impresión del sitio web www.enlozadoscondor.cl; impresión de los sitios web www.lacasadelaolla.cl, www.sodimac.cl, y www.mercantil.com, todos con información relativa a la demandante; impresión de resultados asociados a la búsqueda de la expresión aluminios condor en Google; copia de fallos arbitrales recaídos en disputas por nombres de dominio
viñasdelmaipo.cl, promain.cl, y linternasmaglite.cl; copias del poder otorgado por Enlozados Condor S.A. a Sargent & Krahn, y de este último a María Josefina Mora Arias. 6.- Que con fecha veintiocho de julio de dos mil catorce se da inicio al período de contestación de la demanda. 7.- Que con fecha quince de octubre de dos mil catorce se pone término a la etapa de contestación de la demanda, en rebeldía de la parte demandada. 8.- Que con fecha quince de octubre de dos mil catorce se cita a las partes a oír sentencia. CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, de conformidad con lo previsto en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio.CL, el presente procedimiento tiene por objeto resolver la revocación del nombre de dominio aluminioscondor.cl, actualmente asignado a la parte demandada. Dicho procedimiento permite a quien estime afectados sus derechos por la inscripción de un nombre de dominio pedir la revocación de esa inscripción, mediante la invocación de un interés preferente. En consecuencia, compete a la parte demandante esgrimir un interés determinado que, puesto en la balanza en relación con el interés de la parte demandada, evidencia una preferencia tal que amerita su protección mediante la revocación de la asignación inicial del nombre de dominio a la demandada y la concesión de su titularidad a la parte demandante. SEGUNDO: La parte demandante esgrime diversos intereses cuya protección requeriría la revocación del nombre de dominio en disputa a la demandada y su asignación a la demandante. Entre ellos: ser titular de la razón social Enlozados Condor S.A. ; ser reconocido fabricante de productos en acero, fierro enlozado y aluminio, los cuales son precisamente producidos y comercializados bajo diversas marcas registradas Condor y otras; hacer un uso legítimo, real y efectivo del signo distintivo en cuestión tanto en el entorno analógico como en línea, incluyendo el sitio web de su titularidad enlozadoscondor.cl ; y, gozar sus derechos marcarios de fama y notoriedad en el mercado nacional. TERCERO: Que la contestación de la demanda se ha producido en rebeldía de la parte demandada y, por consiguiente, ésta no ha esgrimido interés preferente alguno. Dicha rebeldía ha de entenderse como negación de las alegaciones esgrimidas por la demandante, junto con imponer, en lo sustancial, la carga de la prueba a la misma. CUARTO: Que los nombres de dominio constituyen localizadores e identificadores de recursos en línea. En la especie y en el entorno nacional, un nombre de dominio que asocia las expresiones Aluminios y Condor evoca los productos producidos por la demandante, cuya razón social incluye la expresión Condor, junto con disponer de una serie de marcas registradas asociadas a dicha expresión, así como un nombre de dominio
que incluye la misma. Si bien el registro de dominio antepone la partícula aluminios frente a la expresión Condor, ella no reviste la distintividad suficiente para diferenciarse de la razón social de la demandante, ni de sus derechos marcarios o sobre nombres de dominio, máxime cuando la demandante tiene un reconocido posicionamiento en el mercado nacional como productor en acero, fierro enlozado y aluminio. QUINTO: Que la parte demandada no ha podido desconocer o ignorar la existencia de los derechos de la parte demandante sobre el signo distintivo Condor. Por un lado, los derechos marcarios de la demandante revisten fama y notoriedad en el mercado local y, por otro lado, tanto la denominación de la demandante como los productos por ella elaborados y comercializados son ampliamente reconocidos, lo que debía ser conocido de la demandada, particularmente en lo referente a productos elaborados a partir de aluminio. SEXTO: Que la anteposición de la expresión aluminios en la conformación del nombre de dominio aluminioscondor.cl no confieren a éste una distintividad, más aún cuando tiene el potencial de referir a los productos producidos y comercializados por la demandante bajo una razón social, marcas registradas, y sitios web que hacen uso de la expresión Condor. SÉPTIMO: Que si bien asignar el nombre de dominio en disputa a la parte demandada diluiría los derechos de la demandante en su denominación propia y marcas registradas, no se encuentra probado que ello induciría a confusión a los usuarios de Internet. En efecto, no existe en autos elemento de convicción alguno en orden a establecer que la demandada fungiría como productora o comercializadora de productos análogos a los provistos por la demandante. Por consiguiente, desde que se desconoce el preciso propósito de la demandada para registrar el nombre de dominio en disputa bajo su nombre, es imposible dar por probada o presumida confusión alguna entre los usuarios de Internet. OCTAVO: Que, a pesar de lo recientemente expuesto, la parte demandante ha logrado establecer un interés legítimo y preferente que conduce a este sentenciador a aceptar los términos de la demanda de revocación y disponer la asignación del nombre de dominio en disputa a dicha parte. Con lo considerado y teniendo presente lo establecido, además, en los números 18 y 19 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio.CL, así como en el numeral 26 de la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.CL, SE RESUELVE: Acoger la demanda de revocación de autos, en cuanto solicita revocar la asignación del nombre del dominio aluminioscondor.cl a nombre de su actual titular Dennis Castillo Moreno y, en su lugar, asignar el mismo a la parte demandante Enlozados Condor S.A.; y, rechazar la demanda, en lo concerniente a la condenación en costas a la parte demandada.
Notifíquese a los intervinientes y a NIC Chile. Ciérrese este expediente electrónico. Una vez hecho, ejecútese esta resolución y publíquese la misma por NIC Chile. Testigos de actuación don Daniel Álvarez Valenzuela y don Claudio Ruiz Gallardo. Claudio Ruiz Gallardo Daniel Álvarez Valenzuela Proveyó Alberto J. Cerda Silva, Juez Árbitro.