Sentencia definitiva Juicio por nombre de dominio pronokal.cl Expediente ROL N 15766-2017 Santiago, 27 de junio de 2017 VISTOS: PRIMERO: Que con fecha 4 de abril de 2017, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), notificó al suscrito de su designación como Árbitro en el conflicto trabado por la demanda de revocación del nombre de dominio pronokal.cl, expediente ROL N 15766-2017.. SEGUNDO: Que son partes en dicho conflicto, como titular, SERGIO SAEZ ZAVALA y como revocantes, ALVARO FERNANDEZ ROJAS Y/O FERNANDO FERNANDEZ TELLERIA Y/O VERAMARK S.A. EN REPRESENTACION DE PRI S.A. TERCERO: Que con fecha 4 de abril de 2017, el suscrito aceptó el cargo para el conflicto por el nombre de dominio pronokal.cl, y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible. CUARTO: Que por resolución de fecha 24 de abril de 2017 se dio inicio al periodo de demanda, y con fecha 1º de mayo de 2017 la revocante dedujo demanda de revocación temprana, en la que manifestó tener un interés preferente en la asignación del nombre de dominio señalado, argumentando que corresponde a una empresa multinacional con más de 10 años de trayectoria en sistemas y tratamientos para la pérdida de peso, siendo un referente indiscutido en éste ámbito, expandiéndose por más de 15 países y teniendo 3 sedes corporativas en Europa (Ginebra, Barcelona y Luxemburgo). Que el éxito de los sistemas y tratamientos para la pérdida de peso está avalado en más de 450.000 pacientes tratados y 4.000 médicos prescriptores que confían en la rigurosidad y eficacia de los métodos de la parte. Que es así como su principal activo está representado por el gran valor, reputación y fama a nivel internacional de su marca Pronokal, así como de sus sedes 1
y agencias a nivel mundial, tanto en América, como en Europa y África, quien ha creado, fabricado, patentado, usado, comercializado y distribuido a lo largo de todo el mundo, el afamado método o programa para perder peso, mantenerlo a largo plazo y llevar una vida saludable, conocido mundialmente como Pronokal, cuya eficacia y seguridad han sido avalados por diversos estudios científicos. Que dicho sistema o método está basado en una dieta proteinada. Que es tal el reconocimiento y éxito que ha tenido la marca a nivel mundial, que en algunos países el método o dieta Pronokal es popularmente conocido como la dieta de los famosos, tal como ocurre en Argentina o Uruguay. Que la parte, como primer adoptante de la marca Pronokal, decidió registrarla para identificar diversos productos y servicios relacionados a su negocio, los que menciona determinadamente. Que la creación intelectual de la expresión Pronokal pertenece a la parte, y constituye un importantísimo activo de la empresa, asociado a una imagen y reputación afamada mundialmente, y que ha sido objeto de grandes inversiones y esfuerzos efectuados a fin de que la marca logre tener el prestigio y nombre que posee actualmente. Que dicho esfuerzo se ve reflejado en el uso, registros y abundante publicitaciones realizadas por la parte en el mercado nacional e internacional, tanto de su marca comercial, así como de dominios en internet. Que lo anterior se puede comprobar ingresando a los dominios www.pronokal.com y www.pronokalgroup.com, en donde se puede dimensionar la fuerte entrada en el mercado internacional de sus productos. Que también posee diversas páginas en facebook, tales como las páginas www.facebook.com/pronokal.oficial.españa, www.facebook.com/pronokalbrasil. Que el dominio www.pronokal.com tiene entrada directa a distintos países, tales como Argentina, Brasil, España, México, Portugal, Reino Unido, República Dominicana, Suiza, Uruguay, entre otros. Que abunda en internet información respecto del método o dieta Pronokal, apareciendo en diversas páginas de salud o de nutrición, tanto en Chile como en el extranjero. Que se encuentra gran cantidad de noticias respecto de la empresa, así como del método Pronokal, en diversos medios de comunicación y periódicos de todo el mundo. Que la parte ha participado en diversos congresos y seminarios referidos al área de la salud, nutrición y mundo científico, e incluso existe la aplicación para descargar que tiene como objetivo ayudar a las personas a perder y controlar su peso corporal, llevando para tales 2
efectos un riguroso plan y tratamiento, a fin de orientar y ayudar a las personas a conseguir los resultados esperados. Que es posible encontrar abundante información en el sitio web más popular del mundo para reproducir y compartir videos, a saber, youtube.com, con un resultado de búsquedas de casi 3.000 videos. Que la tendencia del público consumidor a identificar o distinguir los productos o servicios por los elementos más característicos o destacados que componen una marca comercial, hace que esta situación acreciente los peligros de confusión en el mercado, siendo inaceptable el aprovechamiento y uso ilegitimo que el demandado realiza. Que lo anterior evidencia un claro caso de lo que popularmente se conoce como ocupación ilegal del ciberespacio o ciberocupación, que corresponde a los casos en que una persona registra como nombre de dominio una marca de la cual no es titular, actuando, por lo tanto, de mala fe. Que en un gran número de leyes y jurisdicciones el registro de la marca de otra persona o empresa como nombre de dominio se considera una infracción de la marca. Que el dominio solicitado por Sergio Sáez Zabala es una copia absoluta de la marca registrada PRONOKAL, sin que la primera incorpore algún elemento que permita diferenciarla de la marca previamente registrada, siendo una mera copia en su totalidad, e imposibilitando una coexistencia en el mercado, sin que el público consumidor incurra en confusiones en la red internet. Que la comparación respectiva pone en evidencia la configuración de todas las causales de prohibición señaladas en el Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.CL, de NIC Chile, tratándose de una inscripción abusiva y que da cuenta de causales de prohibición establecidas en el artículo 20 del citado Registro, las que menciona. Cita el artículo 14 del Reglamento de Nic Chile; se refiere al principio first come, first served; Aduce fama y notoriedad de la marca PRONOKAL, lo que relaciona con lo previsto en el artículo 20, letra g) inciso 1 de la Ley 19.03. Se remite a lo señalado en el artículo 6 N 1 y N 2 de la Recomendación Conjunta Relativa a las Disposiciones Sobre Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París y por la Asamblea General de la OMPI, en 1999, referida a los Nombres de dominio conflictivos. Cita el "Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial", en su artículo 6 bis y el artículo 6 septies. Que al ingresar al dominio www.pronokal.cl, ya inscrito, existe una imagen en donde aparece en su parte superior un slogan de color rojo con la 3
expresión SWISS PROTEIN, en español, Proteína Suiza, y más abajo aparece la frase Método, tecnología y eficacia con el mejor sabor en distintos idiomas. Que, al respecto, la proteína es fundamental para una dieta sana y saludable, puesto que dicho nutriente es esencial para el crecimiento y desarrollo del cuerpo, proporcionándole los aminoácidos esenciales que este requiere, actuando, además, como defensa contra infecciones o agentes desconocidos, entre otros muchos beneficios y funciones que posee. Que, adicionalmente a lo anterior, también es útil mencionar que la proteína está asociada popularmente a la nutrición deportiva o nutrición para el bienestar del cuerpo, y por ende, llevar una vida saludable. Luego, la frase acuñada en la página web precitada Método, Tecnología y Eficacia con el mejor sabor alude, de forma indiscutible, a que con dicha nomenclatura pretenden comercializar productos nutritivos para el consumo humano, especialmente, Proteína (cuyo origen, según se puede desprender, es suizo). Que, dicho lo anterior, y teniendo en consideración que la parte, mediante su marca PRONOKAL, identifica un especial método y tratamiento para la pérdida de peso y, consecuencialmente, llevar una vida saludable, en base a una dieta proteica, es evidente que el destinatario consumidor, al ingresar al sitio web www.pronokal.cl, se verá expuesto a toda clase de errores y engaños, principalmente respecto de la procedencia de los productos que, supuestamente, comercializa el demandando. Que se han acreditado todas y cada una de las circunstancias y hechos que confirman que la parte comercializa sus productos con la denominación PRONOKAL en Chile, y sobre todo, en el extranjero, y es lógico que, por su mejor derecho, se encuentra en su legítimo interés de promocionar sus productos a través de internet. Que las funciones de una marca comercial son distinguir productos y servicios tanto en el mercado real como en el virtual, como es internet. Que los productos que ofrece la parte los publicita por medio de su marca Pronokal (denominativa y mixta) y nombre de dominio www.pronokal.com, solicitados y registrados con anterioridad tanto en Chile como en el extranjero, detentando por ello un mejor derecho sobre dicha denominación. Que el hecho de que el nombre de dominio www.pronokal.cl sea asignado a Sergio Sáez Zabala traería grandes perjuicios a la parte y al público consumidor, quienes se verían engañados en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios que adquirirían. 4
QUINTO: Que la revocante acompañó a su demanda, inserta en el libelo, prueba documental consistente en: 1) Certificados de registros de la marca PRONOKAL y METODO PRONOKAL, para distinguir productos y servicios en las clases 5, 29, 30, 32 y 44; 2) Impresos de páginas web pronokal; 3) impresos de páginas web referidas a la Dieta Pronokal; 4) Impresos de noticias relativas a pronokal; 5) Impreso de descarga app; 6) Impreso de youtube; 7) Impresos de buscadores Google, Yahoo y Bing; 8) Impreso de página web www.swissprotein.com. SEXTO: Que con fecha 5 de junio de 2017 se dio inicio a la etapa de contestación de la demanda, y con fecha 21 de junio de 2017 se tuvo por contestada la demanda en rebeldía del titular. SEPTIMO: Que con fecha 21 de junio de 2017 el árbitro decretó la diligencia probatoria de consulta en la red internet por la existencia de una página web para el dominio pronokal.cl, debiendo registrarse lo que allí se encontrara y acompañarse a los autos, con citación. OCTAVO: Que el mismo día 21 de junio de 2017 se llevó a efecto la medida decretada, comprobándose que la página web www.pronokal.cl redirecciona automáticamente a la página web www.swissprotein.com, en la cual no hay referencia alguna a la expresión Pronokal. NOVENO: Que el día 21 de junio de 2017 el árbitro tuvo por cumplida la diligencia decretada y tuvo por acompañado el registro obtenido con citación. DECIMO: Que con fecha 24 de junio de 2017 la revocante hizo uso de la citación que le fue conferida. DECIMO PRIMERO: Que con fecha 27 de junio de 2017 el árbitro citó a las partes a oír sentencia. CONSIDERANDO: PRIMERO: Que la prueba acompañada por la revocante, referenciada en el resultando quinto, no fue objetada por la demandada, razón por la cual se le atribuye valor probatorio. 5
SEGUNDO: Que de dicha prueba, y de los argumentos de la revocante, fluye que la expresión PRONOKAL está contenida en numerosos registros marcarios en varios países, entre ellos Chile, donde se encuentra registrada con el número 1172281, para las clases 29, 30, 32, a nombre de PRI S.A., con protección hasta el 13/07/2025. Que distingue un método para bajar de peso, el que es objeto de asidua difusión en las redes sociales y a través de la página web www.pronokal.com. La búsqueda en los buscadores Google, Yahoo y Bing demostró que esa expresión conduce inmediata y directamente al método para bajar de peso. Por otra parte, la expresión Pronokal no existe, a lo menos, en los idiomas castellano, inglés, alemán ni francés, por lo que el árbitro le atribuye carácter original y novedoso. TERCERO: Que, con el objeto de adquirir medios adicionales de convicción, el árbitro decretó una diligencia probatoria de consulta en la red internet por la existencia de una página web para el dominio pronokal.cl, la que arrojó el inmediato redireccionamiento a la página web www.swissprotein.com, en la cual no hay referencia alguna a la expresión Pronokal. Dicha circunstancia oscurece y no arroja luz sobre la posición del titular, quien se mantuvo rebelde durante el curso del juicio y no presentó argumentos ni pruebas, generando, además, dudas razonables acerca de la buena fe de su proceder, e indicios de la verosimiltud de las denuncias formuladas por la revocante en orden a existir riesgos de error y confusión en la red internet de mantenerse el dominio en posesión de su actual titular. CUARTO: Que, en mérito de lo antes considerado, sopesando las posiciones de ambas partes, el árbitro estima demostrado un interés preferente de la revocante, toda vez que la expresión pronokal es idéntica a sus productos y servicios, marcas y dominio con los cuales actúa en los mercados real y virtual. SEXTO: Que, con el mérito de lo antes considerado, y tratándose en la especie de una demanda de revocación deducida en los términos del artículo 19 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio.CL, la que supone para que sea acogida la invocación y prueba de un interés preferente, el árbitro estima comprobado ese interés preferente por la revocante, razón por la cual acogerá la demanda, en los términos que pasan a expresarse en la parte resolutiva sentencia. de la 6
Y vistos, además, lo dispuesto en el artículo 26 de la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.CL SE RESUELVE: Que se acoge la demanda de revocación, y se asigna el nombre de dominio pronokal.cl al revocante, ALVARO FERNANDEZ ROJAS Y/O FERNANDO FERNANDEZ TELLERIA Y/O VERAMARK S.A. EN REPRESENTACION DE PRI S.A., sin costas. Fírmese digitalmente y notifíquese a las partes y al Centro de Resolución de Controversias, a fin de que dé cumplimiento a lo resuelto. Dispónese el cierre del expediente electrónico. Publíquese. Firmaron como testigos don Jorge Lara Lara, C.I. 15.154.757-5, y doña Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2. 7