SOLICITANTE : LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.

Transcripción

1 SOLICITANTE : LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A. Registro de lema comercial Falta de distintividad Lima, tres de enero del dos mil ocho. I. ANTECEDENTES Con fecha 29 de mayo del 2007, Laboratorio Franco Colombiano Lafrancol S.A. (Colombia) solicitó el registro del lema comercial ENSOY, EL EXPERTO EN NUTRICIÓN, para usarse como complemento de la marca ENSOY y logotipo, inscrita bajo certificado N 93628, que distingue productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas, de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial. Mediante Resolución N /OSD-INDECOPI de fecha 24 de agosto del 2007, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del lema comercial solicitado. Consideró que la expresión ENSOY, EL EXPERTO EN NUTRICIÓN no puede ser admitida a registro toda vez que no contiene ningún elemento que permita realzar la distintividad de la marca de producto ENSOY, ya que tan sólo se limita a alabar o resaltar algunos de los productos que pretende publicitar, destacando que tales productos son óptimos para una alimentación adecuada, razón por la cual constituye una frase laudatoria. Con fecha 7 de setiembre del 2007, Laboratorio Franco Colombiano Lafrancol S.A. interpuso recurso de apelación manifestando que la frase solicitada es de fantasía, puesto que el término experto no hace referencia a que los productos son buenos para alimentación adecuada, sino que le otorga una cualidad humana: la experiencia y la capacidad de poder mejorar una determinada actuación en base al ejercicio repetitivo de una misma actividad a lo largo del tiempo. II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si el lema comercial ENSOY, EL EXPERTO EN NUTRICIÓN reúne los requisitos de registrabilidad exigidos por la ley y si no se encuentra incurso dentro de alguna de las prohibiciones de registro. 1-8

2 III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 1. Informe de antecedentes Se ha verificado que Laboratorio Franco Colombiano Lafrancol S.A. (Colombia) es titular de la marca de producto constituida por la etiqueta con la denominación ENSOY escrita en letras características sobre la cual se aprecia hacia el lado derecho una figura estilizada y en la parte inferior un vaso de leche; conforme al modelo, que distingue productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas, de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, inscrito bajo certificado N 93628, vigente hasta el 4 de diciembre del Con fecha 28 de setiembre del 2004, Abbot Laboratories, mediante expediente Nº , solicitó la nulidad de la referida marca. Dicho procedimiento se encuentra en trámite ante la Oficina de Signos Distintivos. 2. Carácter y requisitos de registrabilidad del lema comercial 2-8

3 Mediante Resolución N TPI-INDECOPI de fecha 25 de abril de , se estableció con carácter de observancia obligatoria los requisitos de registrabilidad exigidos a los lemas comerciales. Cabe señalar que si bien la mencionada Resolución fue emitida a la luz de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, teniendo en cuenta que la actual Decisión 486 mantiene el mismo tratamiento legal a los lemas comerciales, y dado el carácter general del precedente, este criterio interpretativo puede ser aplicado al presente caso. En dicha Resolución, la Sala estableció lo siguiente: El objeto de toda publicidad en el tráfico económico es la promoción de las ventas propias. La publicidad busca que el potencial consumidor - a través de información o sugestión - concentre su atención en un producto, servicio o en una empresa, para inducirlo a la adquisición del producto, la contratación del servicio o de la empresa. En tal sentido, el lema comercial - conocido también en la doctrina comparada como frase publicitaria - debe tener capacidad publicitaria a fin de que pueda cumplir su función en el mercado. El lema comercial como signo distintivo constituye un elemento de la propiedad industrial, al cual le son aplicables los requisitos y consecuencias jurídicas de todo signo distintivo en especial y de todo elemento de propiedad industrial en general. Así, para que un lema comercial pueda acceder a registro como un signo distintivo y, consecuentemente se confiera a su titular un derecho exclusivo al uso del mismo, es necesario que éste - al igual que la marca que publicita - sea perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica. Además, no debe estar incurso en las causales de prohibición al registro contenidas en los artículos 82 y 83 por remisión del artículo 120 de la Decisión 344 (artículos 135 y 136 por remisión del artículo 179 de la Decisión 486). A este respecto, debe tenerse en cuenta que el derecho de exclusiva que otorga a su titular el registro de un lema comercial supone - además de la facultad de utilizarlo en el tráfico económico para publicitar determinados productos o servicios y ofrecerlos al público (dimensión positiva del derecho) - una facultad de exclusión o abstención que el titular del lema puede exigir de los terceros (dimensión negativa del derecho), sustrayendo del tráfico económico el uso de los términos, vocablos, frases o gráficos que constituyen 1 Recaída en el expediente Nº relativo a la solicitud de registro del lema comercial SABOR Y COLOR presentada por Fábrica de Productos Alimenticios Sibarita S.A. Precedente de observancia obligatoria en relación con los requisitos de registrabilidad exigidos al lema comercial, publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 19 de junio de 1998 (pp a ). 3-8

4 el lema con relación a tales productos o servicios. Esto constituye en última instancia una dificultad para que terceros puedan acceder al mercado, y por esta razón se excluye del registro a los lemas que no cumplan con los requisitos para constituirse en signos distintivos. Caso contrario, el derecho exclusivo de un lema tendría efectos anticompetitivos: se privaría a los demás empresarios de un medio indispensable para competir en el mercado. Un lema comercial cumplirá con el requisito de distintividad para acceder al registro en la medida que no sea percibido únicamente como un texto puramente promocional, sino cuando goce en sí mismo de la aptitud distintiva necesaria para permitir su diferenciación con relación a la marca que publicita. Por ello, no se podrá registrar como lema comercial una frase simple o banal que sin fantasía alguna se limite a alabar los productos o servicios que se desee publicitar. La distintividad del lema no puede basarse sólo en la presencia de una marca registrada al interior del mismo, ya que con ello se llegaría a una situación absurda: bastaría a la competencia sustituir esa marca por la propia para poder usar el lema registrado sin cometer infracción. La vinculación entre el lema comercial y la marca se produce por el hecho de que el primero tiene como función primordial publicitar a la segunda. No en vano se le ha asignado al lema comercial la noción de complementariedad respecto de la marca, así como la supeditación de su existencia a la vigencia de la marca que promociona. 2 No puede tampoco permitirse que el concepto o idea que el lema comercial pretenda transmitir a los consumidores a través de la conjunción de las palabras que lo conforman constituya una expresión genérica o descriptiva con relación a los productos o servicios que la marca que publicita distingue, en la medida que tal circunstancia dificultaría que los competidores puedan promocionar en el correspondiente sector del mercado otra marca de producto o servicio utilizando dicha expresión genérica o descriptiva. Por lo 2 Al respecto, conviene mencionar lo expuesto por Areán Lalín, quien al comentar la relación entre el lema comercial y la marca en el contexto del Régimen Común sobre Propiedad Industrial del Pacto Andino, considera al lema comercial como una figura de muy dudosa autonomía frente a la marca, aunque le reconoce cierta particularidad: En rigor, el lema comercial es un signo seleccionado por un empresario para distinguir sus productos o servicios; y, por tanto, tiene el mismo objeto específico que la marca. De ahí que en Europa se conozca esta modalidad de signo distintivo como marca - slogan; esto es, como una clase o variedad de marcas con una estructura singular (subrayado nuestro). La Protección de los Signos Distintivos en el Comercio, Revista de la Propiedad Industrial, Año 1996, Número 5, Montevideo, Uruguay, p

5 anterior, es mejor dejar libres estas expresiones para que puedan ser utilizadas por todos los competidores. En virtud de las consideraciones anteriores, puede suceder que un lema cumpla perfectamente una función publicitaria en el mercado pero: i) carezca de carácter distintivo), ii) designe o describa el producto o servicio al que se refiere o iii) transgreda los derechos de terceros (caso de utilización de un lema que genera un riesgo de confusión con un signo registrado o previamente solicitado) 3. Tales lemas comerciales no pueden acceder al registro. Ahora bien, el hecho de que un lema comercial no acceda al registro no significa que dicho lema o frase publicitaria deba ser automáticamente retirado del mercado, ya que si bien no resulta registrable puede ser utilizado sin carácter exclusivo por su titular. La Sala hace notar que existen importantes concordancias entre lo establecido en la resolución antes mencionada y la interpretación prejudicial de los artículos y de la Decisión 344, realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N 74-IP , en la cual se afirma que El lema comercial es un signo distintivo, y al igual que las marcas, que las denominaciones de origen o que el nombre comercial, buscan la protección general del consumidor para evitar que pueda ser inducido a error o caer en confusión. En dicha interpretación prejudicial, se señala, asimismo, que: La función de complementariedad encomendada al lema comercial implica que éste debe ser capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita. En razón de lo cual, debe gozar por sí mismo, de la distintividad requerida para cumplir dicha función....con respecto al carácter complementario, implica que su distintividad no puede basarse sólo en la presencia de la marca registrada al interior del mismo; y que tampoco podrán registrarse como lema comercial las frases 3 El uso de lemas comerciales que transgreden los derechos de terceros es susceptible de generar una acción por infracción de derechos de propiedad industrial (cuando se infringen derechos de exclusiva). 4 Artículo Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales. Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca. 5 Artículo Serán aplicables a esta Sección, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Capítulo de Marcas de la presente Decisión. 6 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 765 del 27 de febrero del

6 simples, comúnmente utilizadas para promocionar productos; las frases sin fantasía alguna que se limiten a alabar los productos o servicios distinguidos con la marca que se publicita; así como las frases genéricas y descriptivas con relación a los productos o servicios que la marca que publicite distinga. La distintividad es la característica esencial y función primigenia que debe reunir todo signo en el mercado para ser susceptible de registro. Asimismo, el lema debe poseer un mínimo de novedad, esto es, no haber sido utilizado en el mercado. Finalmente, la Decisión 344 consagra la protección comunitaria andina de otros signos distintivos como el nombre, la enseña y el lema comercial a los que les es aplicable el requisito de distintividad para efectos de proteger al público consumidor de la posibilidad de confusión en la identificación y elección de productos y servicios. De lo anterior, se desprende que el Tribunal Andino ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos lemas comerciales que no gocen en sí mismos de un mínimo grado de distintividad, ello a fin de evitar que los consumidores puedan ser inducidos a confusión. 2. Carácter del lema comercial solicitado. Aplicación al caso concreto En el presente caso, se ha solicitado el lema comercial ENSOY, EL EXPERTO EN NUTRICIÓN para publicitar la marca ENSOY y etiqueta, que distingue productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas, de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial La Sala considera que la frase ENSOY, EL EXPERTO EN NUTRICIÓN, en general, alude a la experiencia y destreza que una persona o empresa pueda tener en el mercado, respecto a la fabricación de determinados productos o a la prestación de servicios específicos, gracias a su ejercicio o práctica habitual, de modo tal que dicha expresión puede ser empleada por cualquiera que, por su experiencia, pueda presentarse como experta en diversas materias. En ese sentido, el lema comercial solicitado ENSOY, EL EXPERTO EN NUTRICIÓN, con relación a las sustancias dietéticas para uso médico que distingue la marca de producto ENSOY, transmite la idea de que dichos productos son mejores en relación a otros que se ofrecen en el mercado, debido a que son el resultado de la experiencia y destreza que su fabricante ha obtenido en el ámbito de la fabricación de productos destinados a la nutrición. 6-8

7 En tal sentido, el lema comercial solicitado estaría atribuyendo cualidades a los productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial identificados con la marca ENSOY y etiqueta, de las que también podrían gozar otros productos que oferten los demás competidores, por lo que, de concederse un derecho de exclusiva sobre el lema comercial en cuestión, se impediría que los competidores que también se encuentren en condiciones de ofrecer productos de naturaleza similar utilicen dicha expresión para publicitarlos libremente. A mayor abundamiento, el lema comercial solicitado ENSOY, EL EXPERTO EN NUTRICIÓN expresa un concepto ya conocido sin revestirlo de una estructura que le otorgue mayor particularidad. Por lo tanto, no transmite un mensaje creativo o ingenioso que aluda en forma indirecta acerca de las cualidades y/o bondades de los productos a publicitar, sino que, por el contrario, informa directamente acerca de algunas de sus características; razón por la cual no contribuye a reforzar la distintividad de la marca ENSOY y etiqueta. Si bien el lema comercial ENSOY, EL EXPERTO EN NUTRICIÓN contiene la denominación que constituye la marca que publicita (ENSOY y etiqueta), ello no le confiere la distintividad necesaria para acceder al registro, ya que la distintividad del lema no puede basarse sólo en la presencia de una marca registrada al interior del mismo, ya que con ello se llegaría a una situación absurda: bastaría a la competencia sustituir esa marca por la propia para poder usar el lema registrado sin cometer infracción. Por lo expuesto, el lema comercial solicitado se encuentra incurso en la prohibición establecida en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, aplicable por remisión del artículo 179 de dicha norma, por lo que no corresponde acceder a su registro. No obstante lo anterior, conviene señalar que la denegatoria del registro del lema comercial ENSOY, EL EXPERTO EN NUTRICIÓN no es impedimento para que Laboratorio Franco Colombiano Lafrancol S.A. pueda utilizarlo en la publicidad y promoción de sus productos, ya que si bien no resulta registrable, al no cumplir los requisitos de ley, puede ser utilizado pero sin el carácter de exclusiva que otorga el registro de un signo distintivo 7. 7 El registro de un signo otorga a su titular un derecho de exclusiva, el cual supone, además de la facultad de utilizarlo en el tráfico económico para designar o publicitar determinados productos o servicios y ofrecerlos al público (dimensión positiva del derecho), una facultad de exclusión o abstención que el titular del signo puede exigir de los terceros (dimensión negativa del derecho), sustrayendo del tráfico económico el uso de los términos, vocablos, frases o gráficos que constituyen el signo en relación a tales productos o servicios. 7-8

8 IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA CONFIRMAR la Resolución N /OSD-INDECOPI de fecha 24 de agosto del 2007, que DENEGÓ el registro del lema comercial ENSOY, EL EXPERTO EN NUTRICIÓN, solicitado por Laboratorio Franco Colombiano Lafrancol S.A. Con la intervención de los vocales: María Soledad Ferreyros Castañeda, Teresa Mera Gómez y Tomás Unger Golsztyn /gp. MARIA SOLEDAD FERREYROS CASTAÑEDA Vice- Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual 8-8