SOLICITANTE : ÁLICORP S.A. Registro de lema comercial - Falta de distintividad. Lima, treinta de abril de dos mil uno I.

Transcripción

1 SOLICITANTE : ÁLICORP S.A. Registro de lema comercial - Falta de distintividad Lima, treinta de abril de dos mil uno I. ANTECEDENTES Con fecha 11 de julio del 2000, Álicorp S.A. (Perú) solicitó el registro del lema comercial UNA EXPLOSIÓN DE CHOCOLATE! para usarse como complemento de la marca de producto CHOCOBUM (debió decir CHOCO-BUM) registrada bajo certificado N para distinguir productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial. Mediante Resolución N /OSD-INDECOPI de fecha 19 de octubre del 2000, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro solicitado. Citando la Resolución N TPI-INDECOPI, precedente de observancia obligatoria, determinó que el lema comercial solicitado UNA EXPLOSIÓN DE CHOCOLATE! no puede ser admitido a registro por cuanto sugiere al consumidor la idea que algunos de los productos distinguidos con la marca a la que se vincula son susceptibles de producir una sensación en el órgano (debió decir sentido) del gusto o un sabor básicamente a chocolate, siendo agradable al paladar; atributos, cualidades o virtudes que pueden ser compartidas por otros competidores que ofrecen dichos productos en el mercado. Señaló que sin perjuicio de que algunas frases publicitarias puedan ser eficaces publicitariamente, su banalidad, su amplia difusión en los usos mercantiles o su contenido estrictamente genérico o descriptivo, las relegan desde el punto de vista estrictamente jurídico al terreno del dominio público, por lo que de otorgarse un derecho exclusivo sobre las mismas a favor de un solo titular, se estarían retirando del mercado elementos que son de libre utilización por parte de cualquier empresario, ya que se le impediría seguir valiéndose de este tipo de frases en la publicidad de sus productos, con lo cual se perjudicaría a las empresas competidoras. Con fecha 14 de noviembre del Álicorp S.A. interpuso recurso de apelación manifestando que el lema comercial solicitado no constituye una denominación calificativa, genérica o descriptiva en relación con los productos que publicita la marca, por lo que debe ser otorgada. II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si el lema comercial UNA EXPLOSIÓN DE CHOCOLATE! reúne los requisitos de registrabilidad exigidos por la ley. III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 1-6

2 1. Informe de antecedentes Se ha verificado que Álicorp S.A. es titular de la marca de producto CHOCO-BUM, que distingue galletas de toda clase y bajo toda forma de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N 51931, vigente hasta el 13 de febrero del año Norma aplicable Las normas que a la fecha de la presentación de la solicitud en cuestión (11 de julio del 2000) regulaban el registro de los lemas comerciales en el Perú eran la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (en adelante, la Decisión 344) y el Decreto Legislativo 823. La Decisión 344 fue derogada por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, la Decisión 486), la misma que de acuerdo a lo establecido en su artículo entró en vigencia el 1 de diciembre del Esta variación de las normas que regulan el registro de lemas comerciales, que ha ocurrido entre la fecha de presentación de la solicitud de registro y el momento de resolver, plantea el problema del conflicto de las leyes en el tiempo. La Sala considera necesario esclarecer previamente este punto, porque ello puede ser relevante para determinar los requisitos exigidos para el registro de lemas comerciales. El Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, modificado por el Protocolo de Cochabamba, dispone, como norma general, que las Decisiones obligan a los Países Miembros desde la fecha de su aprobación (artículo 2 ), y que son directamente aplicables en todos los Países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo - instituida en el mismo Tratado - a menos que las mismas señalen una fecha posterior (artículo 3 ). Se entiende que una Decisión se mantiene vigente hasta que sea modificada o derogada por una Decisión posterior. Por otro lado, el artículo 103 de la Constitución de 1993 establece que:...ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivo, salvo en materia penal, cuando favorece al reo.... Sin embargo, no fija el límite que existe entre aplicación retroactiva y aplicación inmediata de las normas jurídicas. En propiedad industrial, ese límite lo fija la Primera Disposición Transitoria de la Decisión 486, que establece: Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. 1 Artículo La presente Decisión entrará en vigencia el 1 de diciembre de

3 De lo anterior se desprende que la presente solicitud de registro se tramitará de acuerdo a la Decisión 486, concordada en lo pertinente con el Decreto Legislativo 823 y siempre que no la contravenga, aunque la solicitud de registro fue presentada durante la vigencia de la Decisión Carácter y requisitos de registrabilidad del lema comercial Mediante Resolución N TPI-INDECOPI de fecha 25 de abril de , se estableció con carácter de observancia obligatoria los requisitos de registrabilidad exigidos a los lemas comerciales. Cabe señalar que si bien la mencionada Resolución fue emitida a la luz de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, teniendo en cuenta que la actual Decisión 486 mantiene el mismo tratamiento legal a los lemas comerciales, y dado el carácter general del precedente, este criterio interpretativo puede ser aplicado al presente caso. En dicha Resolución, la Sala estableció lo siguiente: El objeto de toda publicidad en el tráfico económico es la promoción de las ventas propias. La publicidad busca que el potencial consumidor - a través de información o sugestión - concentre su atención en un producto, servicio o en una empresa, para inducirlo a la adquisición del producto, la contratación del servicio o de la empresa. En tal sentido, el lema comercial - conocido también en la doctrina comparada como frase publicitaria - debe tener capacidad publicitaria a fin de que pueda cumplir su función en el mercado. El lema comercial como signo distintivo constituye un elemento de la propiedad industrial, al cual le son aplicables los requisitos y consecuencias jurídicas de todo signo distintivo en especial y de todo elemento de propiedad industrial en general. Así, para que un lema comercial pueda acceder a registro como un signo distintivo y, consecuentemente se confiera a su titular un derecho exclusivo al uso del mismo, es necesario que éste - al igual que la marca que publicita - sea perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica. Además, no debe estar incurso en las causales de prohibición al registro contenidas en los artículos 82 y 83 por remisión del artículo 120 de la Decisión 344 (artículos 135 y 136 por remisión del artículo 179 de la Decisión 486). A este respecto, debe tenerse en cuenta que el derecho de exclusiva que otorga a su titular el registro de un lema comercial supone - además de la facultad de utilizarlo en el tráfico económico para publicitar determinados productos o servicios y ofrecerlos al público (dimensión positiva del derecho) - una facultad de exclusión o abstención que el titular del lema puede exigir de los terceros 2 Recaída en el expediente Nº relativo a la solicitud de registro del lema comercial SABOR Y COLOR presentada por Fábrica de Productos Alimenticios Sibarita S.A. Precedente de observancia obligatoria en relación a los requisitos de registrabilidad exigidos al lema comercial, publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 19 de junio de 1998 (pp a ). 3-6

4 (dimensión negativa del derecho), sustrayendo del tráfico económico el uso de los términos, vocablos, frases o gráficos que constituyen el lema con relación a tales productos o servicios. Esto constituye en última instancia una dificultad para que terceros puedan acceder al mercado, y por esta razón se excluye del registro a los lemas que no cumplan con los requisitos para constituirse en signos distintivos. Caso contrario, el derecho exclusivo de un lema tendría efectos anticompetitivos: se privaría a los demás empresarios de un medio indispensable para competir en el mercado. Un lema comercial cumplirá con el requisito de distintividad para acceder al registro en la medida que no sea percibido únicamente como un texto puramente promocional, sino cuando goce en sí mismo de la aptitud distintiva necesaria para permitir su diferenciación en relación a la marca que publicita. Por ello, no se podrá registrar como lema comercial una frase simple o banal que sin fantasía alguna se limite a alabar los productos o servicios que se desee publicitar. La distintividad del lema no puede basarse sólo en la presencia de una marca registrada al interior del mismo, ya que con ello se llegaría a una situación absurda: bastaría a la competencia sustituir esa marca por la propia para poder usar el lema registrado sin cometer infracción. La vinculación entre el lema comercial y la marca se produce por el hecho que el primero tiene como función primordial publicitar a la segunda. No en vano se le ha asignado al lema comercial la noción de complementariedad respecto de la marca, así como la supeditación de su existencia a la vigencia de la marca que promociona. 3 No puede tampoco permitirse que el concepto o idea que el lema comercial pretenda transmitir a los consumidores a través de la conjunción de las palabras que lo conforman constituya una expresión genérica o descriptiva en relación a los productos o servicios que la marca que publicita distingue, en la medida que tal circunstancia dificultaría que los competidores puedan promocionar en el correspondiente sector del mercado otra marca de producto o servicio utilizando dicha expresión genérica o descriptiva. Por lo anterior, es mejor dejar libres estas expresiones para que puedan ser utilizadas por todos los competidores. En virtud de las consideraciones anteriores, puede suceder que un lema cumpla perfectamente una función publicitaria en el mercado pero i) carezca de carácter distintivo), ii) designe o describa el producto o servicio al que se refiere o iii) 3 Al respecto, conviene mencionar lo expuesto por Areán Lalín, quien al comentar la relación entre el lema comercial y la marca en el contexto del Régimen Común sobre Propiedad Industrial del Pacto Andino, considera al lema comercial como una figura de muy dudosa autonomía frente a la marca, aunque le reconoce cierta particularidad: En rigor, el lema comercial es un signo seleccionado por un empresario para distinguir sus productos o servicios; y, por tanto, tiene el mismo objeto específico que la marca. De ahí que en Europa se conozca esta modalidad de signo distintivo como marca - slogan; esto es, como una clase o variedad de marcas con una estructura singular (subrayado nuestro). La Protección de los Signos Distintivos en el Comercio, Revista de la Propiedad Industrial, Año 1996, Número 5, Montevideo, Uruguay, p

5 transgreda los derechos de terceros (caso de utilización de un lema que genera un riesgo de confusión con un signo registrado o previamente solicitado) 4. Tales lemas comerciales no pueden acceder al registro. Ahora bien, el hecho que un lema comercial no acceda al registro no significa que dicho lema o frase publicitaria deba ser automáticamente retirado del mercado, ya que si bien no resulta registrable puede ser utilizado sin carácter exclusivo por su titular. 4. Carácter del lema comercial solicitado. Aplicación al caso concreto En el presente caso, el lema comercial solicitado UNA EXPLOSIÓN DE CHOCOLATE! pretende difundir la idea de que se trata de un producto (galletas) que se encuentra elaborado en base a chocolate o que incluye dicho ingrediente en su preparación y que, por ende, el sabor que posee es de chocolate. Cabe precisar que el término EXPLOSIÓN puede suscitar la idea de un producto que tiene abundante chocolate o que en todo caso, los productos que distingue la marca registrada se encuentran rellenos o bañados en abundante chocolate. Respecto a los signos de admiración que presenta el lema solicitado, la Sala considera que éstos no contribuyen a que el mismo adquiera distintividad, puesto que es práctica en el mercado que los lemas comerciales vayan acompañados de signos de admiración o exclamación. Por lo anterior, el lema comercial solicitado no cumple con la función de realzar la distintividad de la marca CHOCO-BUM registrada en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial. Además, la Sala conviene en precisar que es usual que en el mercado se utilicen expresiones similares para la promoción de productos de la misma naturaleza, por lo que no es razonable suponer que la expresión UNA EXPLOSIÓN DE CHOCOLATE! constituya un medio idóneo capaz de acentuar la distintividad de la marca que pretende publicitar, de manera tal que pueda contribuir a fijar en la mente del consumidor las bondades de los productos que dicha marca distingue en el mercado. En este orden de ideas, de concederse un derecho de exclusiva sobre la expresión solicitada, se impediría que los competidores que también se encuentren en condiciones de ofrecer productos con abundante chocolate en su conformación la utilicen libremente. En consecuencia, el lema comercial solicitado carece del requisito de distintividad establecido - por remisión del artículo 179 de la Decisión en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, por lo que no corresponde su registro. 4 El uso de lemas comerciales que transgreden los derechos de terceros es susceptible de generar una acción por infracción de derechos de propiedad industrial (cuando se infringen derechos de exclusiva). 5-6

6 Sin embargo, la Sala conviene en precisar que conforme se estableció en el punto 3 de la presente Resolución el hecho que un lema comercial no acceda al registro no significa que dicho lema o frase publicitaria deba ser automáticamente retirado del mercado, ya que si bien no resulta registrable puede ser utilizado sin carácter exclusivo por su titular. IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA CONFIRMAR la Resolución N /OSD-INDECOPI de fecha 19 de octubre del 2000 y, en consecuencia, DENEGAR el registro del lema comercial UNA EXPLOSIÓN DE CHOCOLATE! solicitado por Álicorp S.A. Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre, Carmen Padrón Freundt y Luis Abugattás Majluf. /lt LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual 6-6