SOLICITANTE : UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. DE OFICIO Registro de lema comercial - Falta de distintividad Lima, treinta de enero de dos mil dos I. ANTECEDENTES Con fecha 26 de setiembre del 2000, Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. (Perú) solicitó el registro del lema comercial QUE BIEN CAE UNA CERVEZA, para usarse como complemento de la marca de producto CRISTAL, registrada bajo certificado N 87658, que distingue cerveza Ale y Porter, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas y otros preparados para hacer bebidas, de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial. Mediante proveído de fecha 5 de junio del 2001, la Oficina de Signos Distintivos requirió a la solicitante para que cumpla con adecuar su razón social dentro del plazo de 30 días, toda vez que en el certificado N 87658 figura como Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A. Con fecha 23 de julio del 2001, Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. cumplió con el mandato de fecha 5 de junio del 2001, presentando copia del cargo de la solicitud de modificación de su denominación social en el certificado Nº 87658, dirigida a la Oficina de Registro y Archivo de la Oficina de Signos Distintivos. Mediante Resolución N 13339-2001/OSD-INDECOPI de fecha 23 de noviembre del 2001, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro solicitado. Consideró lo siguiente: Efectuado el examen de registrabilidad, se concluye que el lema comercial solicitado no contiene ningún elemento que permita realzar la distintividad de la marca CRISTAL, convirtiéndose en una frase banal y poco ingeniosa, que no cumple con la función de complementariedad de la marca. El lema comercial solicitado QUE BIEN CAE UNA CERVEZA consiste en una frase simple, en la medida que tan sólo pretende transmitir a los consumidores una idea positiva de la cerveza, ya que señala que su consumo cambia o mejora su estado de ánimo. Por lo anterior, estaría incurso en la prohibición establecida en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486. Con fecha 14 de diciembre del 2001, Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. interpuso recurso de apelación manifestando que el lema comercial QUE BIEN CAE UNA CERVEZA logra en la mente del consumidor la asociación directa de ésta con la marca que publicita (CRISTAL) y la empresa Unión de 1-7
Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A., aunque no se les aluda, ya que, según afirmó, no se puede negar que cuando hablamos de cerveza la primera asociación que se genera es con su reconocido producto, cerveza CRISTAL. Sostuvo que el lema comercial solicitado no es una frase que se limita a alabar los productos publicitados, puesto que el potencial consumidor mediante la sugestión, concentra su atención en su producto CRISTAL. Señaló que el lema comercial cumple con el carácter informativo, toda vez que informa al público que el consumo de la cerveza es bueno para la salud. A efectos de corroborar lo expuesto, acompañó copia del informativo de Asociación Latinoamericana de Fabricantes de Cerveza - ALAFACE. II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si el lema comercial QUE BIEN CAE UNA CERVEZA reúne los requisitos de registrabilidad exigidos por la ley. III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 1. Informe de antecedentes Se ha verificado que Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. es titular de la marca de producto CRISTAL, que distingue cerveza Ale y Porter, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas y otros preparados para hacer bebidas, de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial, solicitada el 30 de marzo de 1990 y otorgada el 9 de octubre de 1990, inscrita bajo certificado N 87658, vigente hasta el 9 de octubre del 2005. 2. Determinación de la norma aplicable Las normas que a la fecha de presentación de la solicitud en cuestión (26 de setiembre del 2000) regulaban el registro de lemas comerciales en el Perú eran la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (en adelante, la Decisión 344) y el Decreto Legislativo 823. La Decisión 344 fue derogada por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, la Decisión 486), la misma que de acuerdo a lo establecido en su artículo 274 1 entró en vigencia el 1 de diciembre del 2000. Esta variación de las normas que regulan el registro de lemas comerciales, que ha ocurrido entre la fecha de presentación de la solicitud de registro y el momento de resolver, plantea el problema del conflicto de las leyes en el tiempo. La Sala considera necesario esclarecer previamente este punto, porque ello puede ser relevante para determinar los requisitos exigidos para el registro de lemas comerciales. El Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, modificado 1 Artículo 274.- La presente Decisión entrará en vigencia el 1 de diciembre de 2000. 2-7
por el Protocolo de Cochabamba, dispone, como norma general, que las Decisiones obligan a los Países Miembros desde la fecha de su aprobación (artículo 2 ), y que son directamente aplicables en todos los Países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo - instituida en el mismo Tratado - a menos que las mismas señalen una fecha posterior (artículo 3 ). Se entiende que una Decisión se mantiene vigente hasta que sea modificada o derogada por una Decisión posterior. Por otro lado, el artículo 103 de la Constitución de 1993 establece que:...ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivo, salvo en materia penal, cuando favorece al reo.... Sin embargo, no fija el límite que existe entre aplicación retroactiva y aplicación inmediata de las normas jurídicas. En propiedad industrial, ese límite lo fija la Primera Disposición Transitoria de la Decisión 486, que establece: Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. De lo anterior se desprende que la presente solicitud de registro se tramitará de acuerdo a la Decisión 486, concordada en lo pertinente con el Decreto Legislativo 823 y siempre que no la contravenga, aunque la solicitud de registro fue presentada durante la vigencia de la Decisión 344. 3. Carácter y requisitos de registrabilidad del lema comercial Mediante Resolución N 422-1998-TPI-INDECOPI de fecha 25 de abril de 1998 2, se estableció con carácter de observancia obligatoria los requisitos de registrabilidad exigidos a los lemas comerciales. Cabe señalar que si bien la mencionada Resolución fue emitida a la luz de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, teniendo en cuenta que la actual Decisión 486 mantiene el mismo tratamiento legal a los lemas comerciales, y dado el carácter general del precedente, este criterio interpretativo puede ser aplicado al presente caso. En dicha Resolución, la Sala estableció lo siguiente: El objeto de toda publicidad en el tráfico económico es la promoción de las ventas propias. La publicidad busca que el potencial consumidor - a través de información o sugestión - concentre su atención en un producto, servicio o en una empresa, para inducirlo a la adquisición del producto, la contratación del servicio o de la empresa. En tal sentido, el lema comercial - conocido también en la doctrina comparada como frase publicitaria - debe tener capacidad publicitaria a fin de que pueda cumplir su función en el mercado. 2 Recaída en el expediente Nº 280074 relativo a la solicitud de registro del lema comercial SABOR Y COLOR presentada por Fábrica de Productos Alimenticios Sibarita S.A. Precedente de observancia obligatoria en relación a los requisitos de registrabilidad exigidos al lema comercial, publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 19 de junio de 1998 (pp. 160853 a 160857). 3-7
El lema comercial como signo distintivo constituye un elemento de la propiedad industrial, al cual le son aplicables los requisitos y consecuencias jurídicas de todo signo distintivo en especial y de todo elemento de propiedad industrial en general. Así, para que un lema comercial pueda acceder a registro como un signo distintivo y, consecuentemente se confiera a su titular un derecho exclusivo al uso del mismo, es necesario que éste - al igual que la marca que publicita - sea perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica. Además, no debe estar incurso en las causales de prohibición al registro contenidas en los artículos 82 y 83 por remisión del artículo 120 de la Decisión 344 (artículos 135 y 136 por remisión del artículo 179 de la Decisión 486). A este respecto, debe tenerse en cuenta que el derecho de exclusiva que otorga a su titular el registro de un lema comercial supone - además de la facultad de utilizarlo en el tráfico económico para publicitar determinados productos o servicios y ofrecerlos al público (dimensión positiva del derecho) - una facultad de exclusión o abstención que el titular del lema puede exigir de los terceros (dimensión negativa del derecho), sustrayendo del tráfico económico el uso de los términos, vocablos, frases o gráficos que constituyen el lema con relación a tales productos o servicios. Esto constituye en última instancia una dificultad para que terceros puedan acceder al mercado, y por esta razón se excluye del registro a los lemas que no cumplan con los requisitos para constituirse en signos distintivos. Caso contrario, el derecho exclusivo de un lema tendría efectos anticompetitivos: se privaría a los demás empresarios de un medio indispensable para competir en el mercado. Un lema comercial cumplirá con el requisito de distintividad para acceder al registro en la medida que no sea percibido únicamente como un texto puramente promocional, sino cuando goce en sí mismo de la aptitud distintiva necesaria para permitir su diferenciación en relación a la marca que publicita. Por ello no se podrá registrar como lema comercial una frase simple o banal que sin fantasía alguna se limite a alabar los productos o servicios que se desee publicitar. La distintividad del lema no puede basarse sólo en la presencia de una marca registrada al interior del mismo, ya que con ello se llegaría a una situación absurda: bastaría a la competencia sustituir esa marca por la propia para poder usar el lema registrado sin cometer infracción. La vinculación entre el lema comercial y la marca se produce por el hecho que el primero tiene como función primordial publicitar a la segunda. No en vano se le ha asignado al lema comercial la noción de complementariedad respecto de la marca, así como la supeditación de su existencia a la vigencia de la marca que promociona. 3 3 Al respecto, conviene mencionar lo expuesto por Areán Lalín, quien al comentar la relación entre el lema comercial y la marca en el contexto del Régimen Común sobre Propiedad Industrial del Pacto Andino, considera al lema comercial como una figura de muy dudosa autonomía frente a la marca, aunque le reconoce 4-7
No puede tampoco permitirse que el concepto o idea que el lema comercial pretenda transmitir a los consumidores a través de la conjunción de las palabras que lo conforman constituya una expresión genérica o descriptiva en relación a los productos o servicios que la marca que publicita distingue, en la medida que tal circunstancia dificultaría que los competidores puedan promocionar en el correspondiente sector del mercado otra marca de producto o servicio utilizando dicha expresión genérica o descriptiva. Por lo anterior, es mejor dejar libres estas expresiones para que puedan ser utilizadas por todos los competidores. En virtud de las consideraciones anteriores, puede suceder que un lema cumpla perfectamente una función publicitaria en el mercado pero: i) carezca de carácter distintivo), ii) designe o describa el producto o servicio al que se refiere o iii) transgreda los derechos de terceros (caso de utilización de un lema que genera un riesgo de confusión con un signo registrado o previamente solicitado) 4. Tales lemas comerciales no pueden acceder al registro. 4. Carácter del lema comercial solicitado. Aplicación al caso concreto Cabe precisar que la marca registrada CRISTAL ha sido registrada para distinguir cerveza Ale y Porter, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas y otros preparados para hacer bebidas, de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial. En el presente caso, el lema comercial solicitado QUE BIEN CAE UNA CERVEZA transmite la idea de que uno de los productos que distingue la marca (la cerveza) produce una sensación placentera a la persona que lo consuma, lo cual constituye una expresión del lenguaje usual y de uso masivo, que podría ser utilizada por cualquier competidor, por lo que difícilmente el consumidor la asociará con un origen empresarial determinado. Así, es usual que en el mercado se utilicen expresiones similares para la promoción de productos de la misma (o de diferente) naturaleza, por lo que el lema comercial solicitado constituye una frase simple que carece de fantasía alguna en relación a las cervezas; aguas minerales, gaseosas y otros preparados para hacer bebidas, en la medida que presenta un contenido conceptual que no es capaz de realzar la distintividad de la marca registrada CRISTAL y que además es comúnmente utilizada en el mercado, pudiendo referirse no sólo a productos de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial, sino a otro tipo de productos o incluso de servicios, siendo que la solicitante se ha limitado a tomar una expresión preexistente en el mercado, sin haber creado una propia y distintiva. cierta particularidad: En rigor, el lema comercial es un signo seleccionado por un empresario para distinguir sus productos o servicios; y, por tanto, tiene el mismo objeto específico que la marca. De ahí que en Europa se conozca esta modalidad de signo distintivo como marca - slogan; esto es, como una clase o variedad de marcas con una estructura singular (subrayado nuestro). La Protección de los Signos Distintivos en el Comercio, Revista de la Propiedad Industrial, Año 1996, Número 5, Montevideo, Uruguay, p. 12. 4 El uso de lemas comerciales que transgreden los derechos de terceros es susceptible de generar una acción por infracción de derechos de propiedad industrial (cuando se infringen derechos de exclusiva). 5-7
En ese sentido, de otorgarse el registro de frases que estén conformadas únicamente por expresiones de dominio público y, de concederse un derecho de exclusiva sobre las mismas, se impediría que las demás personas las utilicen libremente. En ese sentido, es mejor dejarlas libres para que puedan ser utilizadas por todos los competidores. Por otro lado, la solicitante señaló en su recurso de apelación que el lema comercial solicitado cumple una función informativa, consistente en comunicar que la cerveza es buena para la salud. Al respecto, la Sala conviene en precisar, que aun en el caso que ello fuera cierto, dicha frase publicitaria estaría atribuyendo una condición que podría no ser exclusiva de la cerveza identificada con la marca CRISTAL y que podría corresponder a los productos de la misma clase que ofertan otros competidores. Por las razones expuestas, la Sala considera que el lema comercial solicitado se encuentra incurso en la prohibición establecida en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, por lo que no corresponde acceder a su registro. No obstante lo anterior, la Sala conviene en señalar que la denegatoria del registro del lema comercial QUE BIEN CAE UNA CERVEZA no es impedimento para que Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. pueda utilizarlo en la publicidad y promoción de sus productos, ya que si bien no resulta registrable al no cumplir los requisitos de ley, puede ser utilizado pero sin el carácter de exclusiva que otorga el registro de un signo distintivo 5. IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA CONFIRMAR la Resolución N 13339-2001/OSD-INDECOPI de fecha 23 de noviembre del 2001 y, en consecuencia, DENEGAR el registro del lema comercial QUE BIEN CAE UNA CERVEZA, solicitado por Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. Con la intervención de los vocales: Begoña Venero Aguirre, Carmen Padrón Freundt y Juan Francisco Rojas Leo. 5 El registro de un signo otorga a su titular un derecho de exclusiva, el cual supone, además de la facultad de utilizarlo en el tráfico económico para designar o publicitar determinados productos o servicios y ofrecerlos al público (dimensión positiva del derecho), una facultad de exclusión o abstención que el titular del signo puede exigir de los terceros (dimensión negativa del derecho), sustrayendo del tráfico económico el uso de los términos, vocablos, frases o gráficos que constituyen el signo en relación a tales productos o servicios. 6-7
/sm BEGOÑA VENERO AGUIRRE Vice-Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual 7-7