SOLICITANTE : INTERNATIONAL PARTS SERVICE PERU S.R.L.

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1 SOLICITANTE : INTERNATIONAL PARTS SERVICE PERU S.R.L. Registro de nombres geográficos Denominaciones descriptivas Falta de distintividad del signo solicitado Distintividad adquirida no acreditada Lima, veintidós de julio del dos mil cuatro I. ANTECEDENTES Con fecha 3 de octubre del 2003, International Parts Service Perú S.R.L. (Perú) solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación NIPPON escrita en letras características encerrada entre las letras JAPANESE y TECHNOLOGY dispuestas en forma circular, en color negro; conforme al modelo, para distinguir elementos constitutivos, partes y accesorios para cualquier tipo de aparato de locomoción terrestre, con motores eléctricos y de combustión interna, máquinas motrices y mecanismos de propulsión, sus partes y componentes, de la clase 12 de la Nomenclatura Oficial. Mediante Resolución N /OSD-INDECOPI de fecha 19 de abril del 2004, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo solicitado, La Oficina consideró lo siguiente: (i) El signo solicitado no puede ser admitido a registro debido a que las denominaciones NIPPON, JAPANESE y TECHNOLOGY que lo conforman resultan claramente identificables y entendibles por parte del público consumidor peruano, ello no obstante su presentación en idioma extranjero (inglés) como elementos de naturaleza descriptiva de los productos a distinguir. (ii) El término NIPPON (Japón) que aparece de manera preponderante en el conjunto del signo solicitado, en relación con los productos a distinguir, indica una procedencia geográfica determinada, además del hecho que podrá 1-13

2 (iii) (iv) presumirse una óptima calidad de los productos debido a que el mencionado país es reconocido por su avanzada tecnología en tales productos. Las denominaciones JAPANESE (japonés) y TECHNOLOGY (tecnología), no obstante su menor relevancia dentro del conjunto del signo solicitado, también resultan descriptivas de las características de los productos a distinguir ya que indican que los productos cuentan con tecnología japonesa. En tal sentido, todos los elementos denominativos que integran el signo solicitado transmiten de manera directa e inequívoca informaciones acerca de las características de los productos a distinguir, por lo que se trata de un signo descriptivo y además, la distribución de sus elementos denominativos no aporta la distintividad necesaria a efectos de desvirtuar lo anteriormente señalado, por lo que el signo solicitado se encuentra incurso en las prohibiciones de registro establecidas en el artículo 135 incisos b) y e), por lo que no procede acceder a su registro. Con fecha 18 de mayo del 2004, International Parts Service Perú S.R.L. interpuso recurso de apelación manifestando que ha cumplido con los requisitos que exige la ley para solicitar el registro de una marca, por lo que el argumento expuesto por la Oficina de Signos Distintivos al señalar que el signo solicitado carece de distintividad al contener las denominaciones NIPPON, JAPANESE y TECHNOLOGY resulta contraproducente con lo dispuesto en el artículo 137 del Decreto Legislativo 823 1, que establece que cuando la marca conste de un nombre geográfico no podrá comercializarse el producto sin indicarse en este en forma visible y claramente legible el lugar de fabricación del producto, por lo que el signo solicitado cumple a cabalidad con todos los requisitos para la obtención de su registro. Posteriormente, señaló que su empresa viene usando desde el año 2003 el signo solicitado en forma constante en el Perú sin que ello haya originado confusión alguna frente al consumidor, por lo que el signo solicitado se encuentra dentro del supuesto del último párrafo del artículo 135 de la Decisión Adjuntó en calidad de prueba una 1 Artículo Cuando la marca conste de un nombre geográfico, no podrá comercializarse el producto sin indicarse en éste, en forma visible y claramente legible, el lugar de fabricación del producto. 2 Artículo No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) b) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; ( ) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; f) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; g) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica; h) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; ( ) 2-13

3 solicitud de inspección de la empresa Cotecna y un empaque del producto clutch release bearing en el que se utiliza el signo solicitado. Finalmente, solicitó el uso de la palabra, el cual fue denegado mediante proveído de fecha 14 de junio del 2004 por la Sala de Propiedad Intelectual. II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN Corresponde a la Sala de Propiedad Intelectual determinar si el signo solicitado reúne los requisitos de registrabilidad exigidos por ley. III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 1. Informe de antecedentes Se ha verificado que en la clase 12 de la Nomenclatura Oficial se encuentran registradas a favor de distintos titulares las siguientes marcas: NIPPON PARTS (mixta), NIPPONDENSO, JAPAN AUTOS S.A. (mixta), 2002 KOREA JAPAN (mixta), COMPACT TECHNOLOGIES, M2 TECHNOLOGY (mixta), SAAB TECHNOLOGIES (mixta), UNITED TECHNOLOGIES (mixta). 2. Prohibición de registro de los símbolos de Estado en la legislación vigente El artículo 135 inciso m) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse como marca (de productos y servicios) los signos que reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas, y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional. La Sala advierte que la Decisión a diferencia de la Decisión 344 (artículo 82 inciso j) 3 - y, más bien, de modo semejante al artículo 6ter del Convenio de París 4 no No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica. 3 El artículo 82 inciso j) de la Decisión 344 concordado con el artículo 129 inciso j) del Decreto Legislativo 823 establecía que no podían registrarse como marca (de productos y servicios) los signos que reprodujeran o imitaran el nombre, los escudos de armas; banderas y otros emblemas; siglas; o, denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier Estado o de cualquier organización internacional, que sean reconocidos oficialmente, sin permiso de la autoridad competente del Estado o de la organización internacional de que se trate. En todo caso, dichos signos solamente podían registrarse cuando constituyeran un elemento accesorio del distintivo principal. 4 El artículo 6ter del Convenio de París establece que los Países de la Unión acuerdan rehusar o anular el registro y prohibir, con medidas apropiadas, la utilización, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea 3-13

4 prohibe el registro de los nombres o denominaciones de los Estados, ni exige que los símbolos de Estado cuyo uso esté autorizado deban ser un elemento accesorio del distintivo principal, ya que conforme se observa, la prohibición admite como único supuesto de excepción para la utilización de estos signos que el solicitante cuente con la autorización del Estado u organismo competente. La Sala considera que dado que el artículo 129 inciso j) del Decreto Legislativo 823 incluye entre los signos protegidos como símbolos de los Estados a los nombres o denominaciones de los mismos, precisando que dichos signos solamente podrán registrarse cuando constituyan un elemento accesorio del distintivo principal, cabe precisar que dicha disposición no resulta aplicable, toda vez que significaría la transgresión de las normas comunitarias contenidas en la Decisión 486, ya que al contener esta última causales de prohibición de registro que son absolutas entre las cuales no se encuentra comprendida la prohibición de registro de los nombres o denominaciones de los Estados, ni exigencia alguna respecto a su dimensión dentro del signo las mismas no pueden ser ampliadas por la normativa nacional mediante la inclusión de nuevas causales. En tal sentido, la Sala considera que, de acuerdo a lo dispuesto por la legislación vigente, la utilización de la denominación de un Estado debe ser vista dentro del contexto correspondiente a las indicaciones geográficas y no dentro del marco correspondiente a la utilización de símbolos del Estado. 3. Registro de un nombre geográfico como marca 3.1 Limitaciones relativas a estos signos La Sala conviene en precisar que, en principio, sí es posible otorgar un derecho de exclusiva sobre un nombre geográfico. Las limitaciones al registro de los mismos se encuentran contenidas en el artículo 135 incisos e), i), j) k) y l) de la Decisión 486: i) Cuando consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir (entre otros) la procedencia geográfica de los productos o los servicios para los cuales ha de usarse (inciso e). como marcas de fábrica o de comercio, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado de los países de la Unión, signos y punzones oficiales de control y de garantía adoptados por ellos, así como toda imitación desde el punto de vista heráldico. La Sala conviene en precisar que si bien en dicha norma no existe un impedimento para que el signo consista sólo en el emblema de un Estado, Fernández-Novoa (El Sistema Comunitario de Marcas, Madrid 1995, p.151) considera que a pesar de que el artículo 6ter guarda silencio en este punto, debe entenderse que el escudo, bandera o emblema cuyo uso ha sido autorizado, no puede ser el único elemento de la marca solicitada. 4-13

5 Se considerará que una indicación geográfica es descriptiva cuando la función que cumple es la de indicar la procedencia geográfica del producto o servicio. La Sala considera que dichas indicaciones deben quedar libres para que otros productores de la zona puedan utilizarlas libremente para indicar la procedencia geográfica de sus productos, ya que si se permitiera el registro de las mismas se concedería un derecho exclusivo sobre éstas a favor de un competidor singular, lo que constituiría una barrera de acceso al correspondiente sector del mercado, equivalente al otorgamiento de un monopolio sobre los correspondientes productos o servicios. Finalmente, la norma antes señalada sólo comprende a los signos que exclusivamente están compuestos por indicaciones descriptivas. En consecuencia, signos que contengan otros elementos distintivos sí pueden acceder al registro. ii) Cuando puedan engañar a los medios comerciales o al público (entre otros) sobre la procedencia del producto o servicio de que se trate (inciso i). Para ello debe evaluarse si los consumidores perciben a la indicación geográfica como una referencia al origen geográfico de los productos en cuestión 5 y éstos no provienen de dicha zona. iii) Cuando reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad (inciso j). iv) Cuando contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas (inciso k). v) Cuando consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique (inciso l). En estos casos se evalúa si la zona geográfica es típica o usual para los correspondientes productos o servicios y si su uso puede inducir a confusión al público, llevándolo a tomar un producto por otro. Lo anterior determina que en tanto un nombre geográfico no se encuentre comprendido en alguna de las limitaciones establecidas por la ley, puede constituirse como marca. 5 El Régimen Internacional de Protección de las Indicaciones Geográficas, en: Seminario Nacional de la OMPI Sobre la Protección Legal de las Denominaciones de Origen, Doc. OMPI/AO/LIM/97/1 del , p

6 Así, por ejemplo existen registradas diversas marcas constituidas por nombres geográficos, tales como: FLORIDA 6 para distinguir conservas de pescado, ALICANTE 7 para distinguir café, té, cacao y otros, ANDES 8 o BREMEN 9 para distinguir cerveza o ALASKA 10 para helados, las cuales no constituyen denominaciones descriptivas de la procedencia geográfica ni inducen a engaño o confusión a los consumidores respecto de los productos a los cuales se aplican. En estos casos, la Sala conviene en precisar que siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca, los terceros pueden sin consentimiento del titular de una marca constituida por un nombre geográfico, utilizar dicho nombre en tanto este uso sea realizado con propósitos de identificación o información y no sea capaz de inducir a error al público sobre la procedencia de los productos o servicios. En tal sentido, el uso de un nombre geográfico por parte de un fabricante o productor para indicar el lugar del cual proviene su producto, es un uso a título informativo o descriptivo del lugar y por tanto se encuentra permitido (primer párrafo del artículo 157 de la Decisión y del artículo 170 del Decreto Legislativo ). 3.2 Aplicación al caso concreto La Sala conviene en precisar que el término NIPPON que conforma el signo solicitado, es entendido por el público consumidor como el nombre de un Estado (Japón). Asimismo, cabe precisar que la denominación NIPPON también podría ser considerada como una variación de la denominación Nipón que es la que se utiliza en nuestro idioma para referirse a alguien o a algo japonés. 6 Certificados N 4162, 16688, 8337, 3236, Certificado N Certificado N Certificado N Certificados N 12009, Artículo Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios ( ). 12 Artículo Siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca, los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado: su propio nombre, domicilio o seudónimo, el uso de un nombre geográfico; o, de cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios (.). 6-13

7 En tal sentido, constituye una indicación que describe la procedencia geográfica de los productos que pretende distinguir (elementos constitutivos, partes y accesorios para cualquier tipo de aparato de locomoción terrestre, con motores eléctricos y de combustión interna, máquinas motrices y mecanismos de propulsión, sus partes y componentes, de la clase 12 de la Nomenclatura Oficial), puesto que es conocida la reputación que posee dicho país con relación a autopartes o accesorios para vehículos o aparatos y máquinas en general. Asimismo, el signo solicitado incluye en su conformación las denominaciones JAPANESE y TECHNOLOGY que por su frecuente uso en el mercado y su similitud con la traducción de dicha denominación en nuestro idioma (Tecnología Japonesa) será entendida por el público consumidor como una frase descriptiva que indica directamente una de las características de los productos a distinguir, y que se ve reforzada con el hecho que el signo solicitado incluya de forma preponderante la denominación NIPPON (Japón). En tal sentido, el signo solicitado se encuentra conformado exclusivamente por denominaciones descriptivas que informan directamente acerca de la procedencia geográfica y/o las características de los productos que pretende distinguir. Por las consideraciones expuestas, la Sala determina que la denominación NIPPON JAPANESE TECHNOLOGY que forma parte del signo solicitado se encuentra incursa en la prohibición contenida en el artículo 135 inciso e) de la Decisión Carácter distintivo del signo solicitado 4.1 Sobre la distintividad de los signos De conformidad con el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad. La función esencial de una marca es identificar los productos o servicios de una persona natural o jurídica respecto de los productos o servicios idénticos o similares de otra en el mercado, posibilitando la elección por parte del público consumidor. Sobre el particular, la Sala ha tenido presente la sentencia emitida con fecha 12 de marzo de 1997 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 22- IP durante la vigencia de la Decisión en la que se precisa que la marca es el medio o el modo externo y necesario de que se valen los empresarios para 13 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 256 del 16 de mayo de 1997, p Lo expresado por el Tribunal en dicha sentencia mantiene su vigencia, por cuanto los artículos 134 y 135 inciso b) de la Decisión 486 concuerdan con lo señalado por los artículos 81 y 82 inciso a) de la Decisión

8 asignar a sus productos y servicios un distintivo que les permita diferenciar en el mercado sus productos o servicios de los de la misma clase, o que guarden identidad o similitud con los de sus competidores. De esta forma, el consumidor asocia una clase o categorías de bienes y productos con un signo determinado, produciéndose una asociación directa entre la marca como un signo externo de diferenciación, y los productos como objeto de protección marcaria. La capacidad distintiva de un signo se determina en relación a los productos o servicios que está destinado a identificar en el mercado. Un signo distintivo debe ser apto para distinguir por sí mismo productos o servicios según su origen empresarial, no según sus características o destino. En tal sentido, la Sala considera que un signo es distintivo si es capaz de identificar o asociar los productos o servicios de una persona natural o jurídica en relación a un origen empresarial determinado. No se puede afirmar que un signo sea distintivo por el solo hecho que no exista ninguna otra indicación con la cual se pueda designar el producto o servicio. Por ejemplo, si en una envoltura determinada sólo figura un nombre (o un signo cualquiera sin otro tipo de denominación o figura) que por ser banal 15 u otras razones 16 tiene una dudosa capacidad distintiva pero donde el público - a falta de la presencia de un signo distintivo - se ve obligado a identificar al producto con este nombre o indicación, no significa que este signo tenga capacidad distintiva. Tampoco será distintivo un signo por el solo hecho que exprese un nuevo concepto. Así, el público se ha acostumbrado a que en la publicidad aparezcan constantemente nuevas palabras acuñadas que transmiten información sobre los correspondientes productos o servicios en forma singular. Estas expresiones transmiten una información determinada y son reconocidas como tales, no como indicadores de un origen empresarial, por lo que no son distintivas. Para determinar la distintividad de un signo debe tomarse en cuenta el modo usual de utilizar los signos distintivos en el correspondiente campo de productos o servicios. El sector pertinente lo conforman los fabricantes y productores de los correspondientes productos o los prestadores de los servicios, así como los consumidores de los productos o servicios. Por lo tanto, la distintividad no se determina igualmente para 15 Un dígito o una letra escritos en forma ordinaria, un punto o una línea o un color aislado y no delimitado en una forma determinada. 16 Un paquete de galletas en el que figure únicamente la denominación GALLETAS, la cual resultaría genérica en relación al producto que distingue. 8-13

9 todos los productos y servicios. Así, un signo puede ser distintivo en relación con determinados productos o servicios y no con relación a otros. Para este efecto, resulta relevante el público consumidor nacional pertinente. Finalmente, en el procedimiento de registro de marcas no existe la posibilidad ni la obligación de parte de la autoridad de determinar concretamente si el público realmente aprecia el signo como proveniente de un determinado origen empresarial. En el examen de distintividad se trata de una cuestión de derecho, que se decide en base a hechos y experiencias generales sin que sea necesario realizar investigaciones extensas (por ejemplo encuestas de consumidores). Sin embargo, sí se requiere que la decisión de la autoridad se base en apreciaciones concretas (comparaciones con otras denominaciones descriptivas actualmente empleadas en el mercado); por lo que suposiciones teóricas, especulaciones, conjeturas, no son suficientes para determinar que un signo no es distintivo. 4.2 Aplicación al caso concreto La Sala considera que la dimensión más característica en el signo solicitado es el aspecto denominativo, toda vez que el tipo de letra en que se encuentran escritas las denominaciones en el signo solicitado no poseen un tipo de letra especial y si bien se encuentran en una disposición determinada (en forma circular), dicha forma mas bien podría hacer creer al público consumidor que se trata de una marca de certificación o un sello de garantía, tal como se aprecia a continuación: Por lo anterior y atendiendo a lo expuesto en el punto 3.2 de la presente resolución, ya que el signo solicitado no cuenta con elementos adicionales a la denominación NIPPON JAPANESE TECHNOLOGY que le otorguen fuerza distintiva para acceder a registro, resulta incapaz de individualizar los productos que pretende distinguir y diferenciarlos de los de sus competidores, por lo que dicho signo no puede estar 9-13

10 sometido a apropiación exclusiva, pues ello le daría a su titular una ventaja injusta y un monopolio sobre elementos que deben ser de libre uso en el mercado. En efecto, de otorgarse su registro, se afectaría el interés y el derecho que tienen los competidores de poder usar términos que son necesarios para la identificación y promoción de determinados productos. En consecuencia, el signo solicitado se encuentra incurso también en la causal de prohibición establecida en el artículo 135 inciso b) de la Decisión Sobre la distintividad adquirida. Secondary meaning (Significado secundario) Se denomina secondary meaning al fenómeno por el cual un signo originariamente desprovisto de capacidad distintiva se convierte por consecuencia fundamentalmente del uso en identificador de los productos o servicios de un determinado empresario. Así, en ciertos casos, a raíz de una vasta campaña publicitaria y de un uso prolongado en el comercio, una marca que inicialmente no era distintiva, es decir que no permitía identificar los productos o servicios a los que se refería con un origen empresarial determinado, puede adquirir para el público un significado secundario, es decir, un significado especial que va más allá del significado primario, genérico o descriptivo que normalmente tiene ese signo, el cual sirve para indicar el origen empresarial del producto o servicio particular de que se trata en relación con otros productos o servicios de la misma categoría. De la jurisprudencia de derecho comparado puede citarse el caso de la agencia de alquiler de automóviles Dollar-a-day (un dólar por día) que presentó una solicitud de registro de su marca de servicio del mismo nombre en los Estados Unidos de América. Si bien en principio esta expresión resulta descriptiva de los servicios que se querían distinguir, se consideró que la marca había adquirido un significado secundario a raíz de una campaña publicitaria lanzada en todo el país y también por el hecho de que la agencia tenía oficinas en muchos lugares, que tenía millares de clientes y que la expresión Dollar-a-day no había sido usada para distinguir los mismos servicios por ningún otro competidor, por lo que la expresión en cuestión era reconocida por el público consumidor como un signo especial distintivo de los servicios de una empresa en particular, y no como una descripción genérica empleada por todas las empresas del mismo giro empresarial La Protección Jurídica de las Marcas, en: Curso Introductorio sobre Propiedad Industrial organizado por la OMPI en cooperación con INDECOPI, Doc. OMPI/PI/JU/LIM/96/4 del , p

11 En forma semejante a los Estados Unidos de América (cuya posición es restrictiva en la medida que sólo permite que tenga relevancia jurídica el secondary meaning adquirido por signos descriptivos) en la legislación comparada de algunos países europeos, tradicionalmente se otorga validez en mayor o menor medida a este fenómeno 18. Actualmente, siguiendo lo dispuesto en la Primera Directiva de Marcas 19 (que concede relevancia jurídica al secondary meaning adquirido por cualquier signo carente de fuerza distintiva, es decir, signos genéricos, descriptivos y comunes o de libre uso 20 ), dicha figura es regulada en las modernas leyes de marcas de los países de la Unión Europea 21. Así, el artículo 3 apartado 3 de la Primera Directiva de Marcas establece que No se denegará el registro de una marca ni se declarará su nulidad de conformidad con lo dispuesto en las letras b), c) o d) del apartado 1 22 si, antes de la fecha de la solicitud del registro y debido al uso que se ha hecho de la misma, hubiese adquirido un carácter distintivo. Los Estados miembros podrán establecer que la presente disposición se aplique igualmente cuando el carácter distintivo haya sido adquirido después de la solicitud de registro o después de la fecha de registro. Esta disposición implica que un signo puede ser registrado cuando haya sido utilizado como marca durante un tiempo suficiente y de una manera que permita que una parte no desdeñable de los sectores interesados considere que se trata de una marca. 18 En el Reino Unido se permite el registro de denominaciones con un doble significado (originario y sobrevenido) siempre que no sean enteramente descriptivas, ni de uso general y estén apoyadas por el uso constante en el mercado. En Alemania se consagra expresamente la posibilidad de registrar un signo inicialmente carente de capacidad distintiva, siempre que se hubiese impuesto en el tráfico económico como signo identificador de los bienes o servicios del solicitante. Cfr. Gómez Segade. Texto completo de la conferencia sobre Fuerza distintiva y secondary meaning en el derecho de los signos distintivos pronunciada el 25 de octubre de 1994 en Córdoba, en el marco de las Jornadas sobre el derecho de la propiedad industrial organizadas por la Universidad de Córdoba y el Consejo General de Colegios Oficiales de Corredores de Comercio, p La Primera Directiva de Marcas (98/104/CEE) del 21 de diciembre de 1988 regula el caso de la distintividad sobrevenida tanto antes como después del registro. En el primer caso, se impone obligatoriamente su reconocimiento y en el segundo no se impone en forma obligatoria la sanación sino que se deja como opción para los Estados miembros. En el Reglamento de la Marca Comunitaria (Reglamento CE 40/94 del Consejo) de fecha 20 de diciembre de 1993 la adquisición del secondary meaning después del registro impide que la marca comunitaria sea declarada nula, produciéndose una especie de sanación o rehabilitación del signo carente originariamente de capacidad distintiva. Ibídem, pp. 26 y Únicamente no podrán adquirir secondary meaning los signos que consistan en una forma necesaria. 21 Por ejemplo, Ley francesa incorporada al Code de la Propriété Intellectuelle, Ley Italiana de marcas de 1992, Nueva Ley Alemana de Marcas de 1994, CPI portugués de 1995 o en la Ley Austríaca de Marcas de Artículo 1: Se denegará el registro de:.. b) las marcas que carezcan de carácter distintivo. c) las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del producto o del servicio. d) las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio

12 La Decisión 486 prevé la posibilidad de registro de signos que dado su empleo y difusión adquieren distintividad (a diferencia de la Decisión 344, la cual no regulaba tal situación). En efecto el segundo párrafo del artículo 135 de la Decisión 486 dispone: No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h) (del mismo).. un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica. En el caso concreto, si bien la solicitante señaló que viene usando desde el año 2003 el signo solicitado en forma constante en el Perú sin que ello haya originado confusión alguna frente al consumidor, por lo que el signo solicitado se encuentra dentro del supuesto del último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486 y adjuntó en calidad de prueba una solicitud de inspección de la empresa Cotecna en la que se aprecia la comercialización de productos bajo la marca NIPPON y un empaque del producto clutch release bearing en el que se utiliza el signo solicitado, no ha presentado prueba alguna que demuestre un uso constante y prolongado del signo solicitado en el comercio, por lo que no ha adquirido capacidad distintiva que determine que dicho signo sea reconocido por el público consumidor del país como proveniente de su empresa y que permita diferenciarlo de los productos de otras empresas en atención a su origen, por lo que no se puede establecer que el signo solicitado haya adquirido aptitud distintiva respecto de los productos que pretende distinguir. En consecuencia, el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición establecida en el artículo 135 inciso e) de la Decisión 486, careciendo asimismo del requisito de distintividad establecido en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, razón por la cual no procede acceder a registro. Finalmente, si bien la solicitante ha manifestado que el signo solicitado cumple a cabalidad con todos los requisitos para la obtención de su registro e incluso cumple con lo dispuesto en el artículo 137 del Decreto Legislativo 823, la Sala conviene en precisar que el hecho que el artículo 137 del Decreto Legislativo 823 establezca que cuando la marca conste de un nombre geográfico, no podrá comercializarse el producto sin indicarse en éste, en forma visible y claramente legible, el lugar de fabricación del producto, no significa que sea un requisito para acceder al registro de una marca sino que se refiere a una de las condiciones para el uso de determinado tipo de marcas. Además, dicho artículo se refiere al uso de marcas que, a diferencia del presente caso, han logrado obtener el registro respectivo, es decir, que no se encontraban incursas en prohibiciones de registro al momento de ser solicitadas a registro. IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA 12-13

13 CONFIRMAR la Resolución N /OSD-INDECOPI de fecha 19 de abril del 2004 y, en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de producto constituida por la denominación NIPPON escrita en letras características encerrada entre las letras JAPANESE y TECHNOLOGY dispuestas en forma circular, en color negro; conforme al modelo, solicitado por International Parts Service Perú S.R.L. (Perú). Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Dante Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyn. /lt LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual 13-13